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欧洲申请早期程序——简介与实务

一、引言


对于一件欧洲专利申请,欧洲专利局(EPO)在正式发出审查意见通知书(OA)前可能会发出名目众多的检索报告(Search Report),例如不完全检索报告(Incomplete Search Report)、根据EPC细则62a(1)的邀请(Invitation pursuant to Rule 62a(1) EPC)、部分检索报告(Partial European Search Report)、扩展检索报告(Extended European Search Report)、补充检索报告(Supplementary European Search Report)。专利代理人在初步接触到欧洲专利申请时,面对上述诸多种类的检索报告,想要了解每一种检索报告针对的具体问题以及采取何种解决方案,难免会感觉头绪繁杂,难以下手。笔者基于处理欧洲申请的一些经验,对欧洲申请早期程序中的相关规定进行梳理,并且有针对性地探讨适当的处理方式,希望对初步接触欧洲申请的专利代理人有所帮助。


二、欧洲申请早期程序的相关规定及相应的建议


2.1. 不完全检索报告(Incomplete Search Report)


如果EPO认为一件欧洲专利申请的权利要求不清楚或者范围太大以致无法全面检索,会针对该欧洲专利申请发出不完全检索报告(Incomplete Search Report),要求申请人提交声明,指明要检索的主题。这一通知的答复期限是2个月并且不能延期,也没有后续程序。如果申请人不答复或者答复没有说服力,EPO可能不检索或者只检索部分主题。申请人可以在答复本通知书的时候,或者也可以在后续的审查过程(包括检索书面意见及后续的实质审查意见)答复中进行争辩和/或修改,如果争辩成功,那么EPO会进行全面的检索。


2.2.  根据EPC细则62a(1)的邀请(Invitation pursuant to Rule 62a(1) EPC)


欧洲申请有一个特殊的规定,即所谓“一类一独权”原则(a single independent claim in each category),例如产品、方法都只允许有一组独立权利要求(实际上,EPO将这个规定与单一性分开处理,可以理解为这是单一性以外的特殊规定)。


如果进入欧洲地区阶段的PCT申请不满足这一规定,EPO会发出通知要求申请人为每一类权利要求选择一组独立权利要求进行检索。根据EPO审查指南Part B - Chapter VIII-8的规定,审查员可以单独发出通知,也即上述“Invitation pursuant to Rule 62a(1) EPC”;也可以在全面检索的前提下,在后续的书面意见中指出此问题。根据经验,审查员大多选择后一种处理方式。这一通知的答复期限是2个月并且不能延期,也没有后续程序。如果申请人不答复,EPO会选择每一类权利要求中最先出现的那组独权进行检索。申请人可以在答复本通知书的时候,或者也可以在后续的审查过程答复中进行争辩和/或修改,如果争辩成功,那么EPO不会缩小检索范围。


由于上述“一类一独权”是EPO的特殊要求,代理人在处理欧洲案件时要特别注意这一点,抓住各种修改时机对权利要求进行修改(例如PCT进入欧洲国家阶段时根据PCT 28条修改权利要求),以避免收到上述通知。若收到上述通知书,例如可以选择保留某一类权利要求中的某一个独立权利要求(例如产品权利要求中的第一组独立权利要求),而将其他同类型的权利要求修改为前述保留的独立权利要求的从属权利要求来克服此问题。当然,代理人也可以不修改权利要求而仅进行争辩。争辩的依据是EPC实施细则第43条第2款规定了可以不满足“一类一独权”的3种特殊情形,包括:

(a)多个相互关联的产品(a plurality of interrelated products);

(b)产品或装置的不同用途(different uses of a product or apparatus);

(c)对一特定问题的替代解决方案,并且不适用于通过单个权利要求来覆盖这些替代解决方案(alternative solutions to a particular problem, where it is inappropriate to cover these alternatives by a single claim)。


2.3.  部分检索报告(Partial European Search Report)


前述两个问题是与单一性问题分开处理的。如果EPO认为申请存在单一性问题,那么EPO会只检索第一组独立权利要求,同时发出部分检索报告(Partial European Search Report),允许申请人对其他权利要求缴纳附加检索费,来将检索覆盖到这些权利要求。这一通知的答复期限是2个月并且不能延期,也没有后续程序。并且,申请人此时也不能争辩(区别于前面两个程序),但可以在后续答复European search opinion的时候争辩。


如果不缴纳附加检索费:EPO只检索申请中首先出现的那组权利要求,并且后续的实质审查也只针对这组检索过的权利要求。对于未缴纳附加检索费的那部分权利要求,在后续程序中修改受到限制,例如即便是将缺乏单一性的从属权利要求的附加技术特征加入到被检索过的独立权利要求中,也是不允许的1,只能通过分案申请的形式寻求保护。需要注意的是,申请人不但没有机会争辩,在不缴纳附加检索费的情况下,甚至无法选择哪一组权利要求进行审查,因为收到PESR之时,EPO已经默认地对第一组权利要求进行了检索,后续的审查也只针对这一组检索过的权利要求。由此可见,将最重要的一组权利要求写在最前面是必须满足的要求,否则收到PESR之后,将面临不得不交附加检索费的不利处境。


如果缴纳附加检索费:检索会覆盖到缴费的权利要求,但是后续如果申请人对单一性的争辩未被接受,实质审查依然只针对一组发明进行,申请人有权选择对哪一组发明进行审查(参见附录5网页内容)。对于缴纳了附加检索费的权利要求,在后续程序中修改方式比较灵活,例如可以将某一组独立权利要求修改为另一组独立权利要求的从属权利要求(参见附录1)。如果缴纳了附加检索费用,并且后续对这部分缴纳了附加检索费用的权利要求通过分案的方式继续申请,那么此前缴纳的附加检索费用可以部分或者全部退还给申请人;但是,如果后续不进行分案,那么这部分附加检索费用是不可以退费的。


2.4. 扩展检索报告(Extended European Search Report)


对于通常的申请在检索完成后,EPO会发出附带书面意见的扩展检索报告(Extended European Search Report, EESR),即EESR包括EPO作出的检索报告以及相应的书面意见。EESR是最常见的检索报告类型。对于EESR的答复期限是6个月并且不能延期,申请人可以进行修改和争辩。并且,这个6个月期限也是主动修改的最后期限(参见附录5的PDF文件的内容)。申请人如果递交修改,必须指明修改依据。如果没有满足这一点,EPO会发出通知要求补正,期限1个月且不可延期。


2.5. 补充检索报告(Supplementary European Search Report)


补充检索报告(Supplementary European Search Report)仅针对通过PCT途径进入欧洲国家阶段,而EPO不是国际检索单位(ISA)的申请。一般在进入国家阶段、缴纳权利要求附加费及其他费用后,EPO会针对这一类申请发出补充检索报告,补充检索报告与书面意见同时发送,总的构成一份上述扩展检索报告(Extended European Search Report),申请人同样有6个月的时间,可以对该扩展检索报告进行答复及修改申请文件。


三、结论


欧洲专利局在正式发出审查意见通知书之前的早期程序较为复杂,特别是对于单一性问题的相关规定和处理方式与中国的做法存在较大差异。代理人应当熟悉了解欧洲专利局的相关规定,尽量早地解决例如“一类一独权”、单一性等问题。如果上述问题无法在早期解决,应当充分了解客户的需求和计划,以确定在PESR阶段是否缴纳附加检索费、后续是否通过分案的方式保护未检索的主题等问题,最大程度地维护客户的利益。


注1: 根据EPO细则137第(5)款的规定,修改的权利要求不能涉及与原始发明(original claimed invention or group of inventions)不具备单一性的未检索主题,也不能涉及根据细则62a或者63未检索的主题;而细则62a第(1)款的规定即“一类一独权”原则,细则63则涉及不完全检索。因此,在不缴纳附加检索费的情况下,是无法将原先不满足单一性要求或者不满足“一类一独权”要求的独立权利要求修改为第一组已检索过的权利要求的从属权利要求的,因为这样修改必然会引入未检索的主题。在某些情况下甚至不能够将从属权利要求合并进入独立权利要求。例如,在审的申请仅包括一组权利要求1-15,权利要求2-15都从属于独立权利要求1,EPO在PESR中检索到对比文件1,并且认为权利要求1-3相对于对比文件1不具备新颖性,在此基础上将权利要求划分为3组:1-3、4-10、11-15,认为这3组独立权利要求之间缺乏单一性,而检索仅限于第一组权利要求1-3。这样的情况下,如果不缴纳附加检索费用,也将无法将从属权利要求4-15合并入权利要求1-3。


参考资料:

1. 《关于欧洲专利申请权利要求架构设计中的“三步走' 方法》

2.  EPO审查指南 

3.  EPC 16th edition 2016

4.  EPO判例06.07.1993 OJ EPO 1993, 591,该判例特别针对不交附加检索费所带来的后果,请参见如下链接,

http://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/recent/g920002ep1.html#q

5. 某外所撰写的文档,主要探讨了直接向EPO递交的申请的早期程序及附加检索费策略,请参见如下链接及该链接中所附pdf文件, http://mewburn.com/resource/paying-additional-search-fees-at-the-epo-direct-european-patent-applications/

6. 同一个网页,介绍通过PCT途径进入EPO的专利申请程序,

http://mewburn.com/resource/obtaining-a-european-patent-via-the-euro-pct-route/

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