2017年4月20日，北京高院公布了新版的《专利侵权判定指南》（2017）（下称《侵权指南》)。
关于《侵权指南》的法律效力
《立法法》104条：
最高人民法院、最高人民检察院以外的审判机关和检察机关，不得作出具体应用法律的解释。
根据《最高人民法院、最高人民检察院关于地方人民法院、人民检察院不得制定司法解释性质文件的通知》，除最高院以外的法院（包括北京高院）不能制定具有普遍适用力的规范性文件。
《关于规范上下级人民法院审判业务关系的若干意见》第9条：
高级人民法院通过……制定审判业务文件……对辖区内各级人民法院和专门人民法院的审判业务工作进行指导。
由上述规定可知，《侵权指南》是非强制性的参考文件，且不得在判决书中援引。
虽然《侵权指南》的法律位阶较低，但是其对专利侵权的各个方面给出了重要的参考。本文基于《侵权指南》的规定，从专利民事侵权的判例倒推回专利说明书最初的撰写，试图为专利说明书的撰写提出一系列建议。
《侵权指南》第2条（2）：整体上属于现有技术的技术方案不应纳入保护范围。
案例：
（2009）一中行初字第2230号
（2010）高行终字第750号
（2011）知行字第25号
案情简介：
户谷技研株式会社拥有“塑料薄膜层的热密封装置”专利。第三人针对该专利提出无效，认为权利要求相对于证据7不具有创造性，而证据7是上述专利的说明书中披露的背景技术。证据7与权利要求1的区别在于：证据7没有公开权利要求1的等待时间T4以及加入T4的硬件单元。复审委认为根据证据7公开的内容，为了实现上述专利的技术效果，在证据7的基础上加入等待时间T4是显而易见的改进，因此，宣告该专利权全部无效。该无效决定被一审法院、二审法院、最高院维持。
户谷技研株式会社曾经提出，在专利授权过程中审查员并没有引用说明书中记载的背景技术、即证据7来评价上述专利申请的创造性；但是在专利确权程序中，复审委依据证据7宣告该专利权无效，这使得专利授权和专利确权中的审查标准不一致。对此，最高院认为在申请专利时将某一技术方案作为现有技术记载在背景技术中，且在该专利授权后，不能得出已使用该背景技术评价过专利的创造性的结论。
分析与建议：
由于申请人在向国家知识产权局提交专利申请时，在说明书的背景技术部分记载申请人已知的现有技术并非法定义务。因此，由于上述判例等原因，不建议在说明书的背景技术部分中对申请人已知的现有技术进行详细描述。作为对比，申请人在向美国专利商标局（USPTO）提交专利申请时，负有信息披露声明（IDS）的义务，但IDS中提交的证据也仅仅是申请人认为与本申请相关的背景信息而已，实践中，美国的专利律师从来不会在说明书中承认任何专利文件为现有技术，考虑到美国专利侵权判定的实践对中国的影响，在中国进行专利申请的过程中也推荐如此操作。
实践中曾经发生过的情况是，申请人在申请专利时可能得知一些会影响该申请的专利性的专利文献，但是申请人没有记载在说明书中。在日后的授权、确权程序中，审查员以及无效请求人也没有发现该篇专利文献，专利权从而得以维持。因此，在说明书中承认现有技术对于申请人而言没有任何益处，只会在日后的确权程序和侵权程序中带来不利。
另外的一个风险是，在说明书的背景技术部分记载的现有技术还有可能被认为是“公知常识”。“公知常识”主要用于创造性的判断，其范围小于现有技术，但与现有技术相比，公知常识对创造性的破坏力更大。（详见《审查指南》II.IV-3.2.1.1(3)）例如，专利文献的内容构成现有技术而不构成公知常识，但如果申请人在专利说明书的背景技术部分记载了专利文献，那么，根据申请人的撰写方式，该专利文献有可能被认为是公知常识。
一般而言，即便申请人认为某一技术内容是该领域的从业者都应当知道的，也并不意味着实际上该技术内容属于公知常识。比如申请人可能在该技术领域进行了大量的研发而处于领先地位，领先者了解的一些理所当然的技术不一定实际上等于对普通水平技术人员而言的公知常识。但是有的申请人在背景技术部分常常记载“大量使用”、“广为人知”、“常用的技术”等这样的词汇，这会构成了申请人的自认，从而使得这些词汇之后的内容可能被认定为是公知常识。
当然，根据《专利法实施细则》17条的规定，专利说明书中必须记载背景技术。为了最低限度满足该规定，申请人可以在说明书的背景技术中大概描述现有技术的梗概，而不必描述具体的技术方案。另外需要注意的是，《专利法实施细则》的17条只是一条宣誓性规则，没有相应的罚则。换言之，专利说明书中关于背景技术的记载不构成专利无效的理由，或者构成不侵权抗辩等。
实践中曾发生过阀门厂的厂长将球阀的国家标准申请为实用新型专利，并且利用该专利起诉他人的案件，后来被诉侵权人以恶意诉讼反诉权利人并要求赔偿，而且得到了法院的支持（参见（2003）宁民三初字第188号）。但是该案与申请人是否要在专利说明书中记载已知的现有技术并非同一问题，此处不赘言。
综上，在撰写专利说明书时，背景技术要记载得尽可能简单，不要记载、承认任何详细的技术方案作为现有技术，也不要罗列对比文件。以开头提及的案例而言，申请人一开始就不需要在专利说明书中披露证据7的存在。
IDS：
申请人在专利申请过程中具有向美国专利商标局提交相关的现有技术或背景信息的义务。如果申请人以欺骗的故意未提交相关的现有技术，该专利即使将来授权也会由于该不当行为而不可执行。
作者：邓超 法学博士 公号IP法
联系客服
