摘要：虽涉外定牌加工中的商标侵权认定应当遵循个案原则，但应基于立法本意厘清基本问题。从主客观要素判断，贴牌加工行为应当属于商标性使用行为，以实际效果作为其认定要件，既违背现行商标法，又难以逻辑自洽；从商标强保护的角度，商标侵权的归责原则应当采用无过错责任原则，因而在涉外定牌加工案件的商标侵权认定中无须考量被诉侵权人是否尽到审查义务；从文义解释的角度，相关公众的主体范围不应仅限于消费者，还应当包括与商品或服务有密切联系的相关经营者，且认为国内消费者有接触的可能性并不突破地域性的原理。同时，应当注重诚实信用原则在商标侵权认定中的运用，既要谨防国内商标权人恶意抢注商标，又要规制定作方利用商标的地域性原理规避法律。在涉外定牌加工中的商标侵权认定中要合理平衡国内商标权人与国内贴牌加工企业的利益。
目 录
一、“涉外定牌加工”的概念界定
二、“涉外定牌加工”中的商标侵权认定探究
(一) 贴牌加工是否属于商标性使用
(二) 商标侵权的归责原则
(三) 混淆可能性要件中“相关公众”的界定
(四) 诚实信用原则在涉外定牌加工案件中的运用
三、结语
随着全球化进程，涉外定牌加工成为一项重要的国际贸易业务，随之而来的是各执一词的商标侵权认定问题。由于知识产权保护的地域性原则，对于涉外定牌加工行为是否构成商标侵权，各地法院见仁见智。最高人民法院的裁判观点历经几番演变，地方法院也非亦步亦趋，导致在司法实务中难以做到“同法同释、同案同判、类案类判”。本文将结合我国法院的裁判观点，对涉外定牌加工的商标侵权问题进行分析，并提出己见。
一
“涉外定牌加工”的概念界定
涉外定牌加工，是指在来料加工、来样加工、来件装配业务中，我国加工企业接受境外商标权人或商标使用权人的委托，按照其要求加工产品，贴附其提供的商标，并将加工的产品全部交付给境外委托人，境外委托人根据约定向国内加工企业支付加工费，并将贴牌加工的全部产品销往境外的一种国际贸易形式。涉外定牌加工业务，通常也称为“OEM”（Original Equipment Manufacture）业务。
二
“涉外定牌加工”中的商标侵权认定探究
(一) 贴牌加工是否属于商标性使用
商标侵权的一般认定路径是：先要认定被诉侵权人诉争标志使用行为是否属于商标性使用；在符合前述条件的情况下，再比对诉争标志与权利商标是否相同或近似；在符合前述条件的情况下，再比对诉争标志使用的产品与权利商标核定使用的商品或服务是否相同或者类似，进而判断是否具有混淆可能性，最后认定是否构成侵权。因此，判断是否构成商标侵权，第一步要判断案涉行为是否属于商标性使用。
2013年《商标法》第四十八条规定：“本法所称商标的使用，是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，用于识别商品来源的行为。”该条在“商标性使用”的认定中引入“用于识别商品来源”要素，有学者认为该要素属于实质性要素，对于界定是否构成商标性使用更为关键。而且“用于识别商品来源”应当指的是实际发生的市场功能，不仅指向目的，而且首先是指实际发生的市场功能，功能才是定性的基础，通常不能按照目的来定性。[注1]在“PRETUL”案中，法院采用了此观点，认为贴牌产品并不在中国市场上销售，该标识无法在国内发挥商标的识别功能，因此不能被认定为商标意义上的使用行为。但在“本田”案中，法院却认为：《商标法》第四十八条的“用于识别商品来源”指的是商标使用人的目的在于识别商品来源，包括可能起到识别商品来源的作用和实际起到识别商品来源的作用。[注2]笔者更加赞同后一观点，理由有如下几点：
其一，严格按照文义解释，“用于识别商品来源”意指的是使用人的主观目的，而不是客观效果。因此，“商标性使用”的客观要素为：被诉侵权人具有将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中的行为；主观要素为：该使用行为的目的是识别商品或服务的来源，而不是描述商品特征或者说明商品用途等目的，即其具有发挥商标识别功能的意图，并不要求该目的能实际实现，只要求具有实现的可能性。
其二，将“实际发挥商标的识别来源功能”作为“商标性使用”的判断要素，将排除即发侵权行为的规制空间。在前述观点中，通常以被诉侵权产品是否能进入流通领域来判断是否实际发挥识别来源功能。如此一来，在涉外定牌加工中，因贴牌产品尚未出口至海外流通领域，被诉侵权标识在国内及国外均未能实际起到识别商品来源的作用，那么“贴牌行为”就不属于使用商标行为，无法进行规制。在普通商标侵权行为中，仅在生产环节查获的侵权产品，因尚未进入销售环节，同样无法实际发挥到商标的识别来源功能，若认为该生产行为不构成侵权，则与现行《商标法》相悖；若认为构成侵权，则难以逻辑自洽。
综上所述，商标性使用的主观要素应当指的是使用人的主观意思，而不是使用行为所能起到的实际效果。正如法工委的解读“商标使用是以识别商品来源为目的将商标用于商业活动的行为。”[注3]此处显然强调的是使用的目的，而不是使用的后果。因此，该使用在“用于识别商品来源”的目的指导下应当是指可能起到识别商品来源的作用，根据当然解释，实际起到识别商品来源的作用更在其中。
(二) 商标侵权的归责原则
至今为止，知识产权侵权的归责原则在理论界和实务界中都尚未有定论。在涉外定牌加工商标侵权认定中，若认为应当采用过错责任原则，那么被诉侵权人（指受委托加工方）已尽到审查义务（主观上不具有过错）则可成为抗辩事由；若认为应当采用无过错责任原则，则无须考察被诉侵权人是否已尽到审查义务，即便尽到审查义务，也无法成为抗辩事由。
当前理论界及实务界对知识产权侵权归责原则的争论较多，据笔者归纳，各观点及理由主要如下：
有观点认为应当采用过错责任原则，其理由主要在于：第一，归责原则的选择是基于价值判断的，过错责任原则是公共政策在侵权法中的体现，恰恰符合知识产权本身的公共性和政策性；[注4]第二，对于无过错责任的行为种类需由法律规定，在法律无特别规定的情况下，侵权行为一般均应适用过错责任原则，且知识产权并不具有优先于其他财产权获得保护的必要性和特殊性。第三，过错责任原则侧重于对侵权行为的制裁，无过错责任原则则强调对受害人之不幸损害的合理分配。采用无过错责任原则极易不当限制人的行为自由，应当严格限制其适用范围。虽然侵害的对象和结果与一般民事侵权行为不同，但性质上都是造成他人财产的损害行为，并不属于高度危险性的行为类型。因此，商标侵权并不属于无过错责任原则的适用领域。[注5]
有观点认为应当采用无过错责任原则，其理由主要在于：第一，与最高法在“本田”案中的裁判观点一致，严格按照文义解释，认为商标侵权的归责原则应当采用无过错责任原则；第二，由于知识产品具有非物质性，使得知识产权极易遭受侵害，且侵权行为具有较强的隐蔽性；第三，知识产权请求权之绝对权请求权采用无过错责任原则，系世界上多数国家的立法通例，也是Trips协议的精神。[注6]
有观点认为应当根据不同的责任承当方式采用不同的归责原则，其理由在于：商标法亦或知识产权法是置于民事法律体系框架下的，商标侵权系民事侵权范畴内的一部分，虽然知识产权侵权与其他民事侵权确有不同，但这种具体构成要件上的不同，并不是根本上抛弃侵权责任法的立法目的及相应的基础理论支撑，突破以过错责任为主、无过错责任例外的底线。按照民事侵权的理论与实践，停止侵权系基于权利被侵害的状态提出防御性请求权，此时不必考虑过错，因为侵权人负有停止的行为义务。损害赔偿系狭义的侵权责任，系补救性请求权，须以当事人过错为要件。[注7]
亦有观点认为应当区分直接侵权还是间接侵权而采用不同的归责原则，其认为：在知识产权侵权中，只有间接侵权以主观过错为构成要件，对于直接侵权而言主观过错仅是判赔的要件，商标法也不例外。定作方作为定牌加工的发起者应是商标使用的直接行为人，而加工方虽参与侵权过程但通常应视作商标使用的间接帮助人。对应到侵权类型，前者应涉及直接侵权判定，其构成不需考虑过错，而后者则对应间接侵权，以过错为成立前提。[注8]当然，此观点必须要有相配套的诉讼程序，在相关案件中通常难以将定作方列为被告。
在实务中，2009年最高人民法院发布的《关于当前经济形势下知识产权审判服务大局若干问题的意见》第18条规定：“妥善处理当前外贸'贴牌加工’中多发的商标侵权纠纷，对于构成商标侵权的情形，应当结合加工方是否尽到必要的审查注意义务，合理确定侵权责任的承担。”受此影响，在2016年的“东风”案[注9]中，二审、再审均审查了加工方是否尽到合理注意及避让义务，以判断其主观上是否具有过错。而在2019年的“本田”案[注10]中，最高人民法院采用严格的文义解释，认为商标侵权行为的归责原则应当属于无过错责任原则，因而在该案中并没有考察加工方是否尽到审查义务。
笔者认为，无过错责任原则更契合我国注册商标强保护的立法精神。注册商标均经过公告，社会公众理应知悉注册商标的存在，因此只要存在侵犯注册商标专用权的客观行为，就应当认定为侵权，不必考虑其主观状态。但在具体的责任承担上可适当考虑行为人的主观状态，对于无过错的侵权主体，可考虑降低赔偿数额，甚至免除赔偿责任，以更好地平衡注册商标权利人与社会公众的利益。
(三) 混淆可能性要件中“相关公众”的界定
在涉外定牌加工商标侵权的认定中，曾有不少观点认为涉外定牌加工产品因不在境内销售，所以并不会导致相关公众混淆，甚至一度认为“混淆”指的是实际发生的混淆。但现在一致认为“混淆”指的是可能发生的混淆。在涉外定牌加工商标侵权的认定中，不可避免地要论证“混淆可能性要件”，对于其中的“可能性”论证，首先要界定“相关公众”的范围，包括主体范围和地域范围。
1. “相关公众”主体范围的界定
从域外法的视角，世界知识产权组织通过的《关于驰名商标保护规定的联合建议》第一章第二条第二款规定，“相关公众” 应当包括但不限于：（1）商标所标识的某种商品或服务的实际和潜在消费者；（2）商标所标识的某种商品或服务的销售渠道的参与者；（3）从事商标所标识的某种商品或服务的行业内人士。[注11]美国兰哈姆法体系内的“相关公众”包括实际购买者及潜在购买者、商品或服务的实际使用者、投资者、雇员、第三方企业及礼物的受赠人，等等。[注12]德国商标法中的“相关公众”是指仅表面注意商品服务及其广告所标识的商标的非理性个体；而在法国及西班牙商标法语境下的“相关公众”是指不具有专业知识，但又非完全无知的一般大众。[注13]可见，域外法对“相关公众”主体范围的界定相当宽泛，几乎难以从主体界定上寻求抗辩。从域内法的视角，《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第八条规定：“商标法所称相关公众，是指与商标所标识的某类商品或者服务有关的消费者和与前述商品或者服务的营销有密切关系的其他经营者。”在国内法视域下，相关公众的主体范围并不限于消费者，也包括相关经营者，主体范围的界定也较为宽泛。在涉外定牌加工行为模式中，“相关公众”应当包括生产、包装、运输、出口等各个商业环节的参与者，而不限于销售环节的消费者，这也是最高人民法院在“本田”案中的裁判旨意。在司法裁判中曾一度流行“涉外定牌加工产品因不在境内销售，所以并不会导致相关公众混淆”的观点，该观点实际上就将“相关公众”的主体范围限定在消费者，经最高法在“本田”案中释明后，现已逐渐淡出实务。因此，在涉外定牌加工商标侵权案件中，被告以“加工产品不在国内销售，进而不会造成国内消费混淆”为由进行抗辩理应不予采纳。
2. 相关公众地域范围的界定
商标法的地域性决定商标权的地域性。我国《商标法》规定的商标使用行为都应当以我国境内为纽带和连接点。基于商标权的地域性，“相关公众”的范围也具有地域性，而在涉外定牌加工中，被诉侵权产品是销售往国外的，因此有相当部分法院认为国内消费者没有接触被诉侵权商品的可能，故不具有混淆的可能性。对此观点，笔者不完全赞同。
首先，正如最高人民法院在“本田”案中所述，随着电子商务和互联网的发展，难以保证贴牌产品回流至国内，造成国内的相关公众混淆；其次，随着经济与旅游业的发展，赴国外旅游及消费的人数众多，即使在境外也存在国内消费者对贴牌产品也存在接触和混淆的可能性。最后，即便定作方与加工方之间的承揽合同约定贴牌产品出口至国外销售，但该合同是否能够得到切实充分的履行，是否存在生产后直接内销的行为，对国内注册商标权利人而言是完全不可控的。
因此，笔者认为虽然“相关公众”具有地域性，应当限于国内，但在涉外定牌加工模式中，难以排除导致国内相关公众产生混淆的可能性。这一认定并没有对“相关公众”进行扩大解释，进而将境外主体也纳入到考察范围，因此并没有突破商标的地域性原理，符合商标法的规定。
(四) 诚实信用原则在涉外定牌加工案件中的运用
《民法典》第七条、第一百三十二条以及《商标法》第七条明确规定了诚实信用原则，《商标法》第十五条（代理活动中的商标异议）和第三十二条（不得损害他人在先权利、不得抢先注册）也体现了诚实信用原则。对于诚实信用原则在涉外定牌加工案件中的运用，可早至2014年的“歌力思”案[注14]，法院认为“任何违背法律目的和精神，以损害他人正当权益为目的，恶意取得并行使商标权的行为都属于权利滥用，相关主张不能得到法律的保护和支持”；此后到“劳士顿”案[注15]，法院在审理时参照了第15条第2款的规定，最终落脚到违反诚实信用原则和禁止权利滥用原则，对恶意商标抢注者的权利主张拒绝提供法律救济；再后来到“JURATEK”案[注16]，法院综合宝亿公司对优瑞特克公司和其“JURATEK”系列标识的认知、宝亿公司的主观故意、其对涉案商标注册后的使用情况等方面的事实，认定宝亿公司行使涉案商标权的方式有违诚实信用原则。以上述案例为代表体现了各级人民法院在商标侵权认定中对诚实信用原则的重视。
诚实信用原则具有抽象性，没有相对应的、确定的行为模式，在商标侵权认定中适用诚实信用原则，应当审慎、综合考虑各方面的因素。在笔者曾接触的一起涉外定牌加工案件中，综合在案证据，发现存在以下事实：国内相关行业人员在国内注册与某注册商标（曾被认定驰名）相近的商标失败后，赴澳大利亚注册与该注册商标相近的商标，且核定使用的商品类别相同，而后通过授权国内公司在国内贴牌加工被诉侵权产品销往澳大利亚。毫无疑问，该涉外定牌加工行为属于商标性使用，且存在混淆的可能性。但对于在国内注册商标失败后再赴澳注册商标并授权回国内生产的行为是否违背诚实信用原则，可能存在一定争议。笔者认为，虽没有那些在国内恶意抢注商标并以该注册商标为权利基础对他人提起侵权指控的行为恶劣，但这种方式的法律规避意图也显而易见，委托人意图通过商标的地域性使其侵害商标权的行为正当化，显然也违背了诚实信用原则。在商标侵权认定中，应当考量各项主客观因素，合理适用诚实信用原则。
三
结 语
涉外定牌加工侵权行为的认定，要遵循个案原则，具体案件具体判断。要妥善平衡国内商标权人与国内贴牌加工企业的利益，切忌一味地保护国内定牌加工方，否则难以有效保护诚信经营的国内商标权人的利益；更切忌一刀切地保护国内商标权人，否则导致涉外定牌加工贸易难以开展。任何一边倒的行为都将难以实现平衡利益、都是不可取的，只有遵循商标法的基本原则（商标的地域性原则和诚实信用原则），通过对商标性使用的认定、商标使用真实意图、商标使用的客观后果进行综合判断，才能得出公正合理的判决。
注释及参考文献
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[1] 孔祥俊：《商标使用行为法律构造的实质主义——基于涉外贴牌加工商标侵权案的展开》，载《中外法学》2020年第5期，第1285页。
[2] 参见最高人民法院（2019）最高法民再138号民事判决书。
[3] 全国人大常委会法制工作委员会编、郎胜主编：《中华人民共和国商标法释义》，法律出版社2013年版，第95页。
[4] 冯晓青，胡梦云：《知识产权侵权归责原则研究——兼与无过错责任论者商榷》，载《河北法学》2006年第11期，第59页。
[5] 张先昌，张怡歌：《论过错与商标权侵权损害赔偿的关系——以我国知识产权司法保护政策为背景》，载《知识产权》2015年第1期，第47页。
[6] 王博：《论侵害知识产权的“二元归责”原则》，载《社会科学论坛》2014年第4期，第89页。
[7] 夏朝羡：《涉外定牌加工商标侵权问题研究——以最高法院系列再审裁判为对象》，载《政法学刊》2021年第2期，第110页。
[8] 杨鸿：《主体区分视角下定牌加工侵权判定的合理路径》，载《法学》2021年第9期，第125-134页。
[9] 参见最高人民法院（2016）最高法民再339号民事判决书。
[10] 参见最高人民法院（2019）最高法民再138号民事判决书。
[11] 参见Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-known Marks, art.2, sec.2.转引自：李永明、刘筱童：《商标法中“相关公众”的范围界定》，载《浙江大学学报（人文社会科学版）》2019年第6期，第104页。
[12] 华丹玫：《涉外定牌加工中商标权问题》，载《中国应用法学》2020年第5期，第192页。
[13] 均参见MejíasA. , “The Multifactor Test for Trademark Infringement from a European Perspective: A Path to Reform,” The intellectual Property Law Review, Vol.54, No.2(2014), P.319.转引自：李永明、刘筱童：《商标法中“相关公众”的范围界定》，载《浙江大学学报（人文社会科学版）》2019年第6期，第104页。
[14] 参见最高人民法院（2014）民提字第24号民事判决书。
[15] 参见浙江省宁波市中级人民法院（2020）浙02民终4306号民事判决书、浙江省高级人民法院（2021）浙民申4890号民事裁决书。
[16] 参见浙江省宁波市中级人民法院（2021）浙02民初1225号民事判决书、浙江省高级人民法院（2022）浙民终352号民事判决书。
作者简介
谢湘辉
国浩深圳合伙人
业务领域：知识产权、民商事诉讼仲裁、金融纠纷解决等
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