'在后商号'是否可以附加识别标识对抗'在先商标'
该案系江苏高院最早在判决书中明确要求当事人'附加识别标识'的案件。之后在'福记案'中,江苏高院再次裁判附加识别标识；而在最近裁判的'太奇案'中，则要求双方当事人都附加识别标识。上述三案可见，江苏高院对于'附加识别标识'的裁判日益精细化，亦更具可操作性。
来源:江苏高院赐稿授权知产库发布
解决在先商标权与在后企业名称权的权利冲突，一般应综合适用保护在先合法权益、诚实信用及利益平衡原则等，不能绝对地以在先商标权人的利益作为唯一的衡量因素，而是需要对相关主体的利益进行适当的限制与约束，依法保护各类经营者的利益。
在后合法善意使用字号的人，经过一段时间的使用，并投入了大量劳动之后所产生的利益，不能由在先商标权所完全包容，此时如果简单地保护在先商标权，认定在后使用字号的人构成商标侵权，将给在后字号权利人造成难以估量的商誉损害，可能对在后权利人造成不公平。
一审：(2008)连知初字第0007号
二审：(2009)苏民三终字第0009号
吕娜、刘莉、施国伟
广东自由鸟服装有限公司（以下简称广东自由鸟公司）成立于1996年5月，主要从事服装等生产销售。1991年，案外人在服装类商品上核准注册第577795号“自由鸟”文字及图商标，1995年，变更商标注册人为广东自由鸟公司的前身番禺市大岗镇瑞兴制衣厂，2002年，又变更商标注册人为广东自由鸟公司。
1997年，番禺市大岗镇瑞兴制衣厂在服装类等商品上注册了第1113425号“自由鸟”文字及图商标，2002年变更注册人为广东自由鸟公司。2003年，广东自由鸟公司在服装类等商品上注册了第2002245号“自由鸟”文字加“Free Bird”组合商标。2006年1月，广东省工商行政管理局认定该商标延续为广东省著名商标。
2005年12月，国家质量监督检验检疫总局颁发给广东自由鸟公司《产品质量免检证书》，证明Free Bird、自由鸟牌系列休闲服符合《产品免于质量监督检查管理办法》的规定，批准免检，免检有效期三年。此外，广东自由鸟公司亦对“自由鸟”品牌服装进行了多种形式的广告宣传。
1996年3月20日，连云港市工商行政管理局新浦分局颁发连新个字A-0866号营业执照，载明：名称，新浦区自由鸟服饰店；地址，新浦民主东路155号；负责人，成海霞；经济性质，个体工商户；经营范围，主营服装等。2007年9月6日，由连云港工商行政管理局新浦分局加盖公章的《个体工商户注销登记审核表》上载明注销登记原因：因扩大经营延续为连云港市自由鸟服饰有限公司，特申请注销新浦区自由鸟服饰店营业执照。
2008年3月11日，连云港市工商行政管理局颁发《名称预先登记核准通知书》，载明“连云港市自由鸟服饰有限公司”名称预先登记已经核准。同年4月7日，连云港市自由鸟服饰有限公司（以下简称连云港自由鸟公司）正式登记成立，法定代表人为成海霞，经营项目为服装、鞋帽、饰品销售，住所地为连云港市新浦区步行东街4号楼113号。公司出售“红迪丝”等品牌服装，并不出售“自由鸟”品牌服装。
2008年3月3日，连云港朗婷服饰有限公司（以下简称朗婷公司）登记成立，法定代表人为成海霞的母亲王清新，经营项目为服装等，住所地为连云港市新浦区步行街东4号楼一层113号。
2008年3月，广东自由鸟公司特许连云港市客户李军在连云港市特许经营“自由鸟”品牌服装（其经营场所离“自由鸟”店铺相距约50米），其主张连云港自由鸟公司、朗婷公司在其店铺招牌、门楣、收银台后面墙面上均使用中文“自由鸟”三个字，在其销售票据上有“自由鸟服饰专卖店专用发票”字样，侵犯其注册商标专用权，故向一审法院提起诉讼，请求判令连云港自由鸟公司和朗婷公司停止侵权、赔偿损失。
一审庭审后，连云港自由鸟公司根据当地工商部门的整改意见已将店铺匾牌由“自由鸟”更改为“连云港市自由鸟服装公司”，门楣、收银台后面的墙面上的“自由鸟”三个字均已消除,并提供相关照片证实。
连云港中院一审认为：连云港自由鸟公司的行为侵犯了广东自由鸟公司的注册商标专用权。
广东自由鸟公司是“自由鸟”等注册商标的专用权人，依法在所核定使用的商品范围内享有专用权。本案第577795号“自由鸟”商标系由案外人于1991年12月核准注册，而连云港自由鸟公司主张其是因扩大经营系由新浦区自由鸟服饰店的企业名称延续而成，但新浦区自由鸟服饰店于1996年3月登记成立，故连云港自由鸟公司不属于在先使用“自由鸟”字号。
本案中，广东自由鸟公司与连云港自由鸟公司均从事服装销售经营，连云港自由鸟公司在店面匾牌、门楣、收银台后面的墙面上突出使用“自由鸟”字样，在销售票据上使用“自由鸟服饰专卖店专用发票”的字样，足以使相关公众产生混淆或误认，属于商标侵权行为，依法应当承担停止侵权、赔偿损失的民事责任。
至于朗婷公司，其只是工商登记经营场所与连云港自由鸟公司在同一地点，而且广东自由鸟公司没有提供相关证据证实朗婷公司的行为侵犯了其注册商标专用权，故认定朗婷公司未侵犯广东自由鸟公司的注册商标专用权。
江苏高院二审认为：连云港自由鸟公司使用“自由鸟”字号的行为没有侵犯涉案“自由鸟”注册商标专用权。
广东自由鸟公司经过国家工商行政管理局商标局核准注册以及受让核准公告后，在第25类服装等类别商品上依法取得第577795号、第1113425号、第2002245号“自由鸟”文字及图注册商标，在核准范围内依法享有商标专用权。连云港自由鸟公司经过当地工商行政管理局的核准登记，亦依法享有在连云港地区使用“自由鸟”字号的合法权利。
由于商标与字号均是指向商品或市场主体的商业标识，在实际使用过程中，难免发生商标权与字号权之间的冲突。为了规范字号的使用，正确处理商标权与字号权之间的关系，保护经营者和消费者的利益，《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第一条第（一）项规定，将与他人注册商标相同或者相近似的文字作为企业字号在相同或者类似商品上突出使用，容易使相关公众产生误认的，构成商标侵权行为。
即在一般情况下，如果企业的字号与商标构成相同或近似，并且突出使用在相同或者类似的商品或服务上，客观上容易导致相关公众混淆，就属于商标侵权行为。也就是说，在判断字号权与商标权的冲突是否构成商标侵权时，除了考虑企业的字号与商标是否构成相同或近似、企业的字号是否突出使用在相同或者类似的商品或服务上之外，企业字号的使用是否在客观上容易导致相关公众产生混淆也是重要的标准。就本案而言，二审法院认为，连云港自由鸟公司使用“自由鸟”字号的行为不会在客观上导致相关公众产生混淆，因此不构成商标侵权。
涉案“自由鸟”商标是商品商标，用于广东自由鸟公司生产的“自由鸟”品牌服装，而连云港自由鸟公司并不实际经营“自由鸟”品牌服装，其仅经营“红迪丝”与“朗婷儿”服装品牌，也就是说其并没有将“自由鸟”用于其销售的服装上，而仅在店铺的牌匾、门楣、收银台后面的墙面和销售票据上使用其字号“自由鸟”。连云港自由鸟公司使用其字号“自由鸟”的方式，使得具有基本分辨能力和一般社会注意力的公众进入“自由鸟”店铺后，会注意到该店铺实际经营的商品与广东自由鸟公司的商品没有联系，不会对两者产生混淆。
尽管涉案“自由鸟”商标最早在1991年就由案外人核准注册，并于1995年转让给了广东自由鸟公司的前身番禺市大岗镇瑞兴制衣厂；同时，广东自由鸟公司为了证明“自由鸟”商品的知名度，亦提供了广东省工商行政管理局颁发的《广东省著名商标证书》等，但是广东自由鸟公司并没有提供证据证明连云港自由鸟公司的前身新浦区自由鸟服饰店在1996年登记成立时，涉案“自由鸟”商标即具有一定的知名度和影响力，并已覆盖至连云港地区，因此连云港自由鸟公司登记使用“自由鸟”字号时并没有攀附“自由鸟”商标声誉的故意。
从遵循利益平衡原则的角度考虑，新浦区自由鸟服饰店早在1996年即登记成立，其在登记使用“自由鸟”字号时并不具有攀附“自由鸟”商标声誉的主观故意，而在2007年9月之后，由于扩大经营的需要，新浦区自由鸟服饰店注销，其后成立了连云港自由鸟公司。可以说在长达十多年的经营过程中，连云港自由鸟公司一直系出于正常的营业需要合法善意地使用“自由鸟”字号，且在当地已经积累了一定的商誉。事实上，只是在广东自由鸟公司于2008年进入连云港市场之后，双方之间才发生了权利冲突。
因此，在这种情况下，如果绝对地以在先商标权人广东自由鸟公司的利益作为唯一的衡量因素，认定连云港自由鸟公司及其前身新浦区自由鸟服饰店已经使用十多年字号的行为构成商标侵权，将会给连云港自由鸟公司的合法权益及其已经累积的商誉造成不当损害，这对连云港自由鸟公司明显不公平。
连云港自由鸟公司使用“自由鸟”字号的行为是一种字号的善意使用行为，在客观上不容易造成相关公众的混淆，因此连云港自由鸟公司并没有侵犯涉案“自由鸟”商标专用权，无需承担停止侵权、赔偿损失的民事责任。
但是，广东自由鸟公司毕竟因从事服装经营活动已经进入到了连云港地区，随着广东自由鸟公司与连云港自由鸟公司各自的不断发展，为了防止市场主体的混淆和冲突，鼓励各自诚实经营，保护消费者权益与市场正常的竞争秩序，连云港自由鸟公司按照当地工商机关的要求规范使用其企业名称是必要的，同时，其在店铺的牌匾、门楣、销售票据、印章和店内显著位置等也应当规范使用其企业名称。
一审判决：连云港自由鸟公司停止侵权、赔偿损失10000元。
二审判决：驳回广东自由鸟公司的一审诉讼请求。
来源:江苏高院赐稿授权知产库发布
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