商标通用名称及正当使用的法律认定方法
作者：民三庭 李瑞钦 发布时间：2015-12-22 10:17:32
【要点提示】
注册商标专用权受我国商标法保护，但是，商标法对注册商标的保护不是绝对的，如果他人将与注册商标相同或近似的文字仅是用来叙述、说明商品的特点、质量、数量等或者描述某种商业活动的客观事实，则他人的使用不构成对商标专用权的侵犯，亦不构成不正当竞争。
【案例索引】
一审：福州市中级人民法院（2014）榕民初字第138号。
二审：福建省高级人民法院（2014）闽民终字第1070号。
【案情】
原告福州新概念学习教育文化有限公司（以下简称新概念公司）
被告福州维克多培训学校（以下简称维克多学校）
2004年，纪春盛先后获得第3033940号“新概念培训”和第3159621号“新概念”注册商标专用权， “新概念培训”商标核定服务项目为第41类：教育；培训；教育信息等。“新概念”商标核定服务项目为第41类：流动图书馆；录音制品出租；节目制作；录像带制作等。之后，纪春盛先后将“新概念培训”、 “新概念”商标以普通许可形式许可给福州新概念培训学校使用，2012年，“新概念培训”商标被福建省工商行政管理局认定为福建省著名商标，有效期2012年12月19日至2015年12月18日。2013年，福州新概念培训学校将“新概念培训”、“新概念”商标经核准转让给原告。使用期限分别至2024年2月13日和2024年7月20日。
2013年12月5日，原告在厦门市鹭江公证处公证员的现场监督下，使用公证处电脑进入互联网百度首页，在搜索框中输入“新概念培训”，点击“学校简介”链接，打开的页面显示标题为“维克多教育 十二年办学 品质保证”的对维克多教育的介绍；点击“跟我聊下吧”栏目下的“福州总部”链接，打开的页面左侧显示“维克多教育，打造福建口碑第一名校！维克多教育创建于2001年……”为此，原告诉至法院，请求判令：⒈被告立即停止使用原告“新概念培训”、 “新概念”注册商标作为网络推广的不正当竞争行为；⒉被告停止在网站、广告等中使用原告“新概念培训”、“新概念”注册商标字样相同或近似的文字等诉求。
【审判】
本案争议焦点为：被告使用“新概念培训”、“新概念”是否涉及对原告商标专用权的侵害，构成不正当竞争。一审法院认为：注册商标专用权受我国《商标法》保护。但是，商标法对注册商标的保护并不是绝对的，如果他人仅是将与注册商标相同或近似的文字用来叙述、说明商品的特点、质量、数量等或者描述某种商业活动的客观事实，而不具有区分商品来源和不同生产者的作用，则他人的使用不构成对商标权人的商标专用权的侵犯。《商标法》第59条明确规定，“注册商标中含有的本商品的通用名称、图形、型号，或者直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点，或者含有地名，注册商标专用权人无权禁止他人正当使用”。就本案而言，根据百度百科词条搜索“新概念”，相关解释为：新概念即为新概念英语，《新概念英语》为一套英语教材。新概念英语于1967年问世,在中国已有40多年的历史，每年有数百万学习者，已成为英语学习者的必选读物。只要是一般英语学习者几乎都知道《新概念英语》。同理，新概念培训也即是新概念英语培训。百度百科词条搜索“新概念培训”，网页则出现与“新概念英语培训”相关联的众多培训学校，如一飞新概念英语福州学校、尚新新概念英语培训学校、新东方新概念系列培训——上海新东方学校、济南新概念英语培训、北京新东方学校。而百度推广链接的学校则有：新东方新概念名师辅导、福建新概念英语培训、北京雅思福州分校、环球英语新概念培训。上述事实表明“新概念培训”、“新概念”已成为英语培训学校经营者、英语学习者所熟知的英语教材名称，具有使用上的广泛性和通用性，因而，涉案商标“新概念培训”、“新概念”作为英语教育培训词汇可认定为通用名称。第二，以“新概念培训”、“新概念”商标现有的影响力，以一般英语学习者的认知，在相关广告中看到“新概念培训”、“新概念”字眼，更多地会将此理解为英语培训内容或英语教材，故而“新概念培训”、“新概念”尽管原告注册为商标，并获得福建省工商局“驰名商标”荣誉称号，但其在区别商品或服务来源方面的显著性较弱，存在天然的缺陷。第三，被告对“新概念培训”、“新概念”使用属于描述性或者指示性的使用，其目的是为了说明和强调培训内容和培训科目，为便于读者了解和掌握培训的内容，而不是为了表明培训的来源，并不会造成英语学习者对培训机构的误认和混淆，若被告不使用该名称将无法说明自己的培训内容，因此，被告并未侵犯原告的商标专用权，属于商标的正当使用。综上，原告的诉讼主张缺乏事实理由与法律依据，据此一审法院判决：驳回原告新概念公司的诉讼请求。
宣判后，原告不服一审判决提起上诉，福建省高院经审理判决驳回上诉，维持原判。
【评析】
商标注册人享有的商标专用权，受法律保护。本案争议焦点为：被告使用涉案商标“新概念培训”、“新概念”是否构成对原告商标专用权的侵害，构成不正当竞争。这涉及以下法律问题：一、如何判认商标为通用名称；二、如何认定商标为正当性使用；三、如何辨识“混淆可能性”。本文结合相关理论分析如下：
一、 如何判认商标为通用名称
商标即商品或者服务的“牌子”，是区别不同生产者、经营者的商品或者服务项目的一种专用标识。注册商标专用权受我国《商标法》保护。我国《商标法》第57条规定，未经商标注册人的许可，在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似商标的，属于侵犯注册商标专用权的行为。但是，商标法对注册商标的保护并不是绝对的，如果他人仅是将与注册商标相同或近似的文字用来叙述、说明商品的特点、质量、数量等或者描述某种商业活动的客观事实，而不具有区分商品来源和不同生产者的作用，则他人的使用不构成对商标权人的商标专用权的侵犯。对此，《商标法》第59条明确规定，“注册商标中含有的本商品的通用名称、图形、型号，或者直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点，或者含有地名，注册商标专用权人无权禁止他人正当使用”。而法律上判定某一商品名称是否为该商品的通用名称，通常参照以下两个方面：⑴国家或者行业标准以及专业工具书、辞典是否已经列入该商品名称,已经列入的，应当认定为通用名称；⑵是否已为同行业经营者约定俗成、普遍使用以表示某类商品。如果是,也应认定为该商品的通用名称。也即，判断一个商标是否为通用名称，需要考察其是否为“法定的”和“约定俗成的”两种情形。首先先观察其是否属于国家标准、行业标准以及各类专业工具书、词典中已经列明的商品名称，即法定名称。如果不属于法定名称，再判断其是否属于约定名称。约定名称的认定主要涉及两方面: 一是“相关公众”的认知；二是广泛性。也就是“相关公众普遍认为某一名称能够指代一类商品的，应当认定该名称为约定俗成的通用名称”。就本案而言， “新概念培训”、“新概念”已成为英语培训学校经营者、英语学习者所熟知的英语教材名称，具有使用上的广泛性和通用性，因而，涉案商标“新概念培训”、“新概念”作为英语教育培训词汇可认定为通用名称。
二、 如何认定商标为正当性使用
商标正当性使用分为广义的商标正当使用和狭义的商标正当使用。广义的商标正当使用是指商标非专用权人基于正当使用的目的，不必经过权利人的同意，也不必支付对价而使用权利人商标的行为;狭义的商标正当使用是指商业性的商标正当使用，即商标权非专用权人在生产经营中善意、合理的使用权利人的商标，而不必经过权利人同意，也不必支付对价的行为。对于商标正当使用，主要是狭义的商标正当使用，分为商标叙述性正当使用和商标指示性正当使用。商标叙述性正当使用是指为了描述自己的商品或者服务的某种特征，商标非专用权人善意的、描述性的使用权利人具有第一含义商标的行为。其构成要件包括四个方面:⒈使用人使用的是具有第一含义的词汇或图形构成的商标；⒉使用人是在第一含义上使用该商标，以便描述自己的商品或服务的某种特征；⒊使用人是在非商标意义上使用该商标；⒋使用人为善意使用该商标。而商标指示性正当使用则指商标权人为了说明使用人的产品或服务与该商标权人的关系而必须使用该商标，或为了说明商品特点、服务内容而使用他人商标等情况。指示性正当使用的构成要件，即：⒈被告如果不使用该商标就无法说明自己的商品或服务；⒉被告是在合理必要的限度使用该商标；⒊该使用不得暗示其与原告存在赞助或者许可关系。本案中，原告对这两个商标是一种正当使用，⒈被告若不使用该商标将无法说明自己的商品或服务。因被告培训所用教材和所讲授的都是针对新概念英语内容，不使用这两个商标就无法说明被告培训所用的教材和培训内容。⒉被告是为了说明自己的商品或服务“新概念培训”、“新概念英语”，而指示商标专用权人的商品或服务自身，不是作为商标使用，即是在合理必要的限度使用该商标。被告使用这两个商标指示的都是英语培训教材和培训内容，而不是作为商标来使用的。3、被告对“新概念培训”、“新概念英语”使用并未暗示其与原告存在赞助或者许可关系。因此，根据商标指示性正当使用规则分析，我们可以清楚的看出被告在被诉商标的使用上并没有侵犯原告的商标专用权，属于商标的正当性使用。
三、如何辨识混淆可能性
商标是消费者识别商品来源的标志，防止相关公众对商品来源发生混淆，是商标法最基本的目标，相关公众是否对产品发生混淆可能性，应当成为商标侵权的基本评判标准。混淆可能性即“容易导致混淆”，一般包括以下三种情形：一是将原被告的商品或者服务完全误认，鱼目混珠；二是认为原被告的商品或者服务来源相同，为同一经营者；三是误认为原被告之间具有某种许可使用、参股控股、关联企业等特定的联系。因此，在判定是否存在混淆可能性时则需要从以下因素进行考量：（1）相关公众的范围。如商标权人与被控行为人销售商品或提供服务的对象（相关公众）不存在交叉关系，则不存在发生混淆或误认的可能。（2）商标权人与被控行为人之间的地理空间距离。一般来说，商标权人与被控行为人地理空间距离越远，消费者对其提供的商品或者服务发生混淆的可能性就越小。（3）相关公众的注意程度。相关公众购买商品或服务时的注意程度与商品的价值及消费方式有关。一般来说，商品或服务的价值越大，相关公众的注意程度就会越高，反之，则公众的注意程度自然降低。（4）商标注册人注册商标的知名程度。一般来说，商标权人的注册商标知名程度越高，名声越大，则被控使用的商业标识只要与其具有较低的类似度，就极有可能导致混淆，反之，如商标权人的注册商标知名程度越低，则被控使用的商业标识只有在与其具有较高类似度时，才能被认定“混淆可能”。就本案而言，首先，涉案注册商标“新概念培训”、“新概念”的显著性较弱。对一般英语学习者而言，其选择新概念英语培训更多地在于关注培训机构的培训质量、师资水平和培训内容，不会因为“新概念培训”、“新概念”系商标而发生混淆或误认。
综上，尽管被告使用了与涉案商标相同的文字，但由于该部分文字系为通用名称，对于一般消费者而言并未起到区分商品来源的作用，属于正当性使用，不构成对原告商标专用权的侵犯。
编辑：李晓鸣
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