系列商标申请应注意的五点常识｜高杉LEGAL

系列商标申请应注意的五点常识

——“DOTA”和“刀塔传奇”系列商标申请方案比较分析

作者：戚啸贤（上海市华诚律师事务所律师，微信号：denisqi，邮箱：[e-mail]）

自今年3月18日，莉莉丝科技（上海）有限公司（以下简称“莉莉丝”）在美国起诉他人侵犯了自己的游戏《刀塔传奇》以来，莉莉丝自己反倒因为这款大热的游戏开始诉讼缠身：先是3月24日，著名PC游戏公司美国暴雪公司以《刀塔传奇》侵害著作权和商标权为由，在台北“地方法院检察署”提起刑事告诉；再是5月15日，手握网络游戏《DOTA 2》的美国威尔乌集团以《刀塔传奇》侵害“刀塔”商标权、《DOTA 2》著作权及不正当竞争为由，向北京海淀区人民法院起诉莉莉丝及游戏运营商中清龙图。火上浇油的是，5月，暴雪公司和威尔乌集团竟然还联合起来对付《刀塔传奇》：暴雪公司宣称也在北京起诉莉莉丝，并且两公司在在美国向法院提交了联合动议，称《刀塔传奇》侵害了他们所开发的游戏著作权。

由于以上所有诉讼都在进行中，笔者尚无法对于莉莉丝是否侵权作出判断。不过，在特地检索了威尔乌集团和莉莉丝商标后，笔者发现，虽然两家公司都有心为自己运营的游戏申请商标，并且都申请了一系列商标。然而，从细节之处就可以发现，威尔乌集团的“DOTA”系列商标的申请方案远比莉莉丝的“刀塔传奇”系列商标申请方案要高明。莉莉丝的商标方案的失误与它目前官司缠身有着不可分割的关系。那么威尔乌集团的商标申请方案有何经验可学习，而莉莉丝的方案口又有何教训可吸取呢？笔者认为，以下五点常识是所有欲申请商标的经营者不可不明之处：

第一，一定要申请注册核心商标，以利商誉积累和加强核心商标的维权保护。

威尔乌集团的核心商标十分明显，即“DOTA”文字，所以“DOTA”文字是威尔乌集团最早申请的商标：根据优先权日的记载，威尔乌集团可能是在2010年8月6日在国外首先提出“DOTA”商标申请的，远早于《DOTA 2》游戏的上市时间。并且截止目前，在中国，威尔乌集团在不同的商品和服务上一共申请了10个“DOTA”文字商标。

反观莉莉丝，虽然“刀塔传奇”文字似乎应该作为其核心商标，但是“刀塔传奇”文字却是由游戏的经营商中清龙图申请的，且只申请了一个商标。莉莉丝将来能够拥有的，最多也只能是一个包括了图形在内的图文组合商标。

为何一定要申请注册核心商标？理由有二：

一方面，核心商标便于积累商誉。如果说商誉如酒，那么注册商标就是能够承载商誉之酒的酒杯。只要有了核心商标，商标权人就可以在经营中依靠核心商标进行大力地宣传，将所有的商誉之酒就灌进核心商标这一酒杯中，而不是让每个注册商标的酒杯都沾上几滴商誉，这样反而能够最大化地利用商标的商誉承载功能，让所有的商誉都在核心商标中“越陈越香”。

另一方面，划分核心商标与非核心商标有利于加强核心商标的保护。非核心商标应当与核心商标有一定近似性，但又没有必要完全一样。这样，当他人使用的标识与核心商标有一定的近似性，但又不至于完全相同时，利用非核心商标维权，反而可能有利于近似性的认定。笔者相信，威尔乌集团起诉莉莉丝商标侵权时，可能不会使用核心商标“DOTA”，但一定会使用非核心的“刀塔”商标，因为“刀塔传奇”显然与“刀塔”这个非核心商标更容易构成近似。

第二，商标中的文字、图形和图文组合，应当分别申请，宁滥勿缺，以为注册商标提供最广阔的专用权范围。

威尔乌集团在游戏宣传中最常用的商标实为“DOTA 2”图文组合商标，但是其在作商标申请时，不但申请了该图文组合商标，“DOTA”文字和“Ice Frog”图形也都分别进行了申请。

而除“DOTA”文字本身及纯粹的图形商标外，威尔乌集团的其他“DOTA”系列商标都是与“DOTA”文字相关的：DOTA 2（包括图文组合商标）、VALVE DOTA（“VALVE”系威尔乌集团的商号）、DEFENSE OF THEANCIENTS（“DOTA”系该词汇首字母简称），以及“刀塔”和“多塔”（系“DOTA”的音译）。

反观莉莉丝，虽然莉莉丝和中清龙图共做了26件“刀塔传奇”系列商标申请，但是除一件“刀塔传奇”文字商标外，其他商标互相之间没有对应和组合关系。

为何要分别对商标中的文字、图形和图文组合分别申请，这样不是提高了商标申请费用么？事实上，宁滥勿缺式的商标申请才能切切实实地为商标权人的商标带来最广阔的专用范围。

笔者仍以“DOTA”系列商标和“刀塔传奇”系列商标为例：威尔乌集团这种商标申请方案更有利于将来自由选择注册商标进行维权，而莉莉丝的商标却很容易被绕开。将来，即使莉莉丝所有的商标都被核准注册，他人也有机会单独使用“刀塔传奇”图文组合商标中的宝剑图形作为自己的商标，因为该宝剑图形不属于莉莉丝的注册商标，然而，他人却没有机会单独使用“DOTA 2”图文组合商标中的“Ice Frog”图形作为自已的商标，因为“Ice Frog”图形也被威尔乌集团注册在先。

值得注意的是，如果莉莉丝不申请“刀塔传奇”文字商标的理由是怕被威尔乌集团提出异议，那么笔者认为，这完全是在掩耳盗铃：“刀塔传奇”组合商标仍旧可能构成对“DOTA”或“刀塔”的近似商标，威尔乌集团照样会提出异议。

第三，在条件允许的情况下，最好申请多个类别上的商品和服务，以便维权和开拓的潜在市场。

威尔乌集团共在10个类别上进行了商标申请，如果细细检查，各位就可以发现，威尔乌集团甚至在“服装”、“杯子”、“文具”、“人员招收”和“寻求赞助”这样和网络游戏八杆子打不着的商品和服务上申请了商标！

而莉莉丝和中清龙图仅在第9类第41类和第42类这三个与网络游戏有直接联系的类别上申请了商标。

看似威尔乌集团是在画蛇添足，而莉莉丝却是“好钢用在刀刃”上。然而实际情况是，威尔乌集团在无关游戏的类别上申请商标，既使用它可以在维权时选择更多商标，更重要的是，这些“无关游戏的商标”使得它有机会充分地开拓和挖掘“周边产品”的市场。而游戏周边市场有多少潜在利益可供挖掘，显然不需要笔者这样的游戏行业的外行来判断。

当然，不容否认的是，威尔乌集团远比莉莉丝财大气粗，多几件注册商标申请和维持费用对其而言绝对是九牛一毛，莉莉丝公司作为成立不久的自然人持股公司，在财力有限的情况下，对核心业务所在的商品或服务类别申请注册足矣。

第四，应当由同一个主体申请所有的系列商标，以免商标权人使用商标遭到他人掣肘。

据悉，威尔乌集团的“刀塔”商标最初是由《DOTA 2》游戏在中国的运营商完美世界申请的，威尔乌集团从完美世界处受让了该商标的申请。目前，所有“DOTA”系列商标都是由威尔乌集团一个主体掌握的，威尔乌集团可以自由地使用“DOTA”系列商标或申请新的“DOTA”商标，而不受他人掣肘。

反观“刀塔传奇”系列商标，莉莉丝虽然是《刀塔传奇》游戏的著作权人，但是其游戏运营商中清龙图也大量地注册了“刀塔传奇”商标。笔者认为，要是中清龙图系在莉莉丝许可的情况下申请了这些商标，那么莉莉丝就是在为自己埋下隐患！截止目前，中清龙图似乎与莉莉丝合作紧密无间，然而，假设将来所有商标都获得注册，那么只要两公司的合作出现裂痕，中清龙图完全可以用自己手中的“刀塔传奇”商标中命名另一款游戏来与莉莉丝竞争，也可以以这些商标作为引证商标对莉莉丝将来申请“刀塔传奇”商标申请提出异议，届时莉莉丝的“刀塔传奇”商标的使用将处处被中清龙图牵制。

除应避免多个主体就同一系列的商标分别做申请外，笔者还建议，虽然商标法允许注册商标由多个主体共有，但是任何注册商标都最好由一个主体单独拥有。因为法律允许共有商标的商标权人共同行使共有商标，相当于给了共有商标权人法定的掣肘工具。

第五，就如同水要烧开了以后才能喝那样，商标仅在核准注册后才产生商标权。

在商标没有核准注册前就迫不及待地将产品推向市场，这是莉莉丝犯的最严重的一个错误！

从时间上看，威尔乌集团在中国市场上推出《DOTA 2》游戏之前，核心的“DOTA”文字商标在核心类别上就已经获得核准，威尔乌集团在核准的类别上使用核准的商标完全没有侵权的风险。反观莉莉丝公司，虽然大大咧咧地申请了26个商标，但却至今无一核准，遑论《刀塔传奇》游戏2014年上市之时。

莉莉丝的确是在游戏上市之间就细心地在核心类别上申请注册“刀塔传奇”商标，相对于根本想不到要申请商标的公司而言，莉莉丝申请商标的行为是一个巨大进步。然而，莉莉丝似乎还是犯了一个低级错误：商标权仅在商标申请核准注册后才能产生，而在商标核准注册前使用该商标，就可能构成对他人商标的侵犯。其实，笔者相信，莉莉丝肯定知道《DOTA》游戏的存在，甚至对《DOTA 2》游戏在国内的上市十分关注：“刀塔传奇”的注册申请就抢在《DOTA 2》在国内上市的几天前。然而，这并不能改变莉莉丝不享有对“刀塔传奇”注册商标专用权的事实，也不能改变“刀塔”注册商标的商标权人威尔乌集团随时可能提出维权主张的事实。

所以，莉莉丝千不该万不该，就是不应当在商标核准注册前贸然使用申请中的商标，尤其是当其应当了解威尔乌集团可能申请了近似商标的情况下。

综上所述，笔者认为，莉莉丝虽然申请了许多“刀塔传奇”商标，但是由于以上五点原因，其商标申请方案存在着诸多缺陷，这些缺陷不但使莉莉丝将来使用商标造成麻烦，更直接导致了目前被连锁诉讼的窘境。愿各位读者能够借鉴威尔乌集团的方案，吸取莉莉丝的教训，合理地安排商标申请方案，达到以注册商标专用权保护自身利益的目的。

本文撰写过程得到了同事汪华韵的大力支持，在此笔者向她表示感谢！

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