专利使用权出资：出资程序及出资责任

2017-03-31

作者：中银（上海）律师事务所  刘骁   

    一、出资程序
    （一）内部决策
    若专利人系法人的，因以专利使用权对目标公司予以出资系对外投资，可能需要根据《公司章程》的规定经股东会决议；若专利人系合伙企业的，因以专利使用权对目标公司予以出资系对外投资，可能需要根据《有限合伙协议》的规定经合伙人决议。
    另，若专利人以专利使用权对目标公司予以出资系后续增资行为，则目标公司需根据《公司法》第四十三条第二款及《公司章程》的规定经股东会决议。

    （二）尽职调查
    对拟用于出资的专利使用权进行业务尽职调查、法律尽职调查和财务尽职调查。其中：法律尽职调查应参照专利许可的标准予以进行，至少应包括如下几个方面：
    参照《深圳市企业非专利技术出资登记办法》：
    (1)专利权属：
    A.专利名称；
    B.专利权人（投资人是否系专利权人；有无专利共有的情况）；
    C.发明人/设计人；
    D.专利权剩余期限。
    (2)法律状态：是否有效；是否存在终止（期满终止和期满前终止或无效的情况。
    (3)权利来源：申请还是受让。
    (4)缴费情况：有无按时交纳年费；未按时交纳年费的，是否处于滞纳期、通知期、恢复期等情况。
    (5)许可情况：有无许可历史（合同履行情况）；当下有无许可；有无将来许可的承诺或安排。
    (6)转让情况：有无转让历史（合同履行情况）；当下有无转让；有无将来转让的承诺或安排。
    (7)权利负担：有无设定质押的情况。
    (8)权利限制：有无被保全的情况。
    (9)权利稳定性：对专利权被宣告无效的可能性予以分析和判断。
    (10)侵权可能性：对侵权的可能性予以分析和判断。
    (11)优先权：若专利（申请）要求优先权（本国优先权及外国优先权），需判断是否能真正要求到优先权，需检索优先权日和申请日之间的相关文献，以确定是否存在影响新颖性和/或创造性的对比文件。
    (12)同族专利：核查同族专利在各个国家的授权情况，综合分析其实际应该授权的保护范围（最小范围），基于该最小范围进行谈判，有利于在谈判中形成合理的价格预期。
    (13)审查文档：核查各专利的审查过程，确定审查过程中对于专利保护范围的修改过程；核实授权版本与原始提交版本（或公开版本）在范围上是否一致，授权版本是否存在超范围的风险。另，核查同族专利中各个专利的审查文档，对比同族专利中各个专利的授权范围，亦有助于判断专利的稳定性。
    (14)职务发明：核查该专利是否系职务发明，若系职务发明，是否依法给予发明人/设计人以奖励和/或报酬，是否存在（潜在的）权属纠纷或奖励报酬纠纷。
    (15)标准专利：确认该专利是否加入某个标准；若加入某个标准，其是否系标准必要专利（SEP）；并关注标准的草案时间以及正式发布时间；核查标准专利是否真正在标准组织中进行声明。

    （三）资产评估
    由投资人和/或其他投资人和/或目标公司委托资产评估公司根据《资产评估基本准则-无形资产》及《专利资产评估指导意见》对拟用于出资的专利使用权予以评估。鉴于《资产评估报告》的有效期通常系1年，后续的许可备案手续应于报告期内予以办结。

    （四）合同设计
    1、《出资协议》/《增资协议》：
    原始出资的：以专利使用权出资的投资人与其他投资人签署《出资协议》，对出资额度、出资方式、出资期限、违约责任等予以约定；特别地，鉴于以专利使用权出资的投资人需与目标公司签署《专利实施许可合同》，以专利使用权出资的投资人的出资期限应妥善安排于目标公司设立后。
    后续增资的：以专利使用权出资的投资人与其他投资人签署《增资协议》，对出资额度、出资方式、出资期限、违约责任等予以约定。
    2、《专利实施许可合同》：
    目标公司设立后，以专利使用权出资的投资人与目标公司签署《专利实施许可合同》。《专利实施许可合同》应以一般专利许可的标准为基础，但高于一般专利许可的标准予以安排相关条款。特别地，应对专利实施中的侵权责任条款和不质疑条款予以妥善安排。

    （五）法律谈判
    以专利使用权出资的投资人与目标公司就《专利实施许可合同》的相关条款进行法律谈判。

    （六）合同签署
    以专利使用权出资的投资人与目标公司就经法律谈判后确定的《专利实施许可合同》予以签署。

    （七）许可备案
    专利权人根据《专利实施许可合同备案办法》的相关规定就专利许可事宜向国家知识产权局申请备案。

    二、出资责任
    （一）出资违约
    《公司法》第二十八条第二款规定，“股东不按照前款规定缴纳出资的，除应当向公司足额缴纳外，还应当向已按期足额缴纳出资的股东承担违约责任。”基于《公司法》第二十八条第二款的规定，对于原始出资，在目标公司设立过程中，专利权人未按《出资协议》之约定予以出资的；对于后续增资，专利权人未按《增资协议》之约定予以出资的，专利权人将对目标公司承担足额缴纳的责任，并对其他股东承担违约责任。

    （二）出资不实
    1、法律依据
    《公司法》第三十条规定，“有限责任公司成立后，发现作为设立公司出资的非货币财产的实际价额显著低于公司章程所定价额的，应当由交付该出资的股东补足其差额；公司设立时的其他股东承担连带责任。”
    2、可能情形
    1) 程序问题
    未依法办理许可备案手续，可能构成出资不实的情形。
    2) 实体问题
    专利权人依《出资协议》或《增资协议》之约定以专利使用权予以出资，但专利权因专利权人未依法缴纳专利年费或声明放弃专利权而于期满前终止的，以及专利权被国家知识产权局专利复审委员会作出的已经发生法律效力的无效宣告请求审查决定宣告无效的，因专利使用权的存续期限短于《公司章程》记载的用以出资的期限，亦相应短于资产评估时的剩余期限，导致实际价额低于公司章程所定价额，因而构成出资不实的情形。
    3、责任承担
    专利权人对目标公司承担补足责任；其他股东对目标公司承担连带责任。
    4、解决办法
    专利权因专利权人未依法缴纳专利年费或声明放弃专利权而于期满前终止的，以及专利权被国家知识产权局专利复审委员会作出的已经发生法律效力的无效宣告请求审查决定宣告无效的，应经出资协议、公司章程允许专利权人于专利权期满前终止后或专利权被宣告无效后以货币财产和/或专利权等非货币财产予以补足出资。
    需特别说明的是，在专利权于期满前终止的，因专利权终止前，专利权处于有效的法律状态，对专利权终止前专利使用权的价值予以评估并允许专利权人以货币财产和/或专利权等非货币财产予以补足出资应无异议。在专利权被宣告无效的情形下，有观点认为，专利权人应重新出资[1]。笔者认为，鉴于对专利无效（对专利许可合同）追溯力的限制，应对专利权被宣告无效前专利使用权的价值予以评估并经出资协议、公司章程允许专利权人以货币财产和/或专利权等非货币财产予以补足出资。
    另，以湖南为例，《关于支持以专利使用权出资登记注册公司的若干规定》第六条规定，“以专利使用权出资方可以用新的专利权或专利使用权作价用于公司资本维持”。该规定亦佐证了笔者的观点。
    5、相关案例

    笔者以海信科龙电器股份有限公司与武汉市万欣机械有限公司承揽合同纠纷上诉案[2]对专利权人以专利使用权出资可能因程序瑕疵涉及的出资不实责任予以阐述如下： 

    案情
    2004年2月，被告海信科龙电器股份有限公司（以下简称“海信科龙公司”）通过股权转让及增加注册资本取得被告西安科龙制冷有限公司（以下简称“西安科龙公司”）60%的股权，成为控股股东，认缴新增注册资本人民币50,580,000元。增资协议约定技术、专利等无形资产的使用权出资人民币43,150,000元，占注册资本比例的21.36%。经评估，两项专利价值为人民币53,656,300元，评估报告自评估基准日起1年内有效。经验资，专利技术出资为人民币43,150,000元，海信科龙公司向工商部门作出书面承诺，承诺在2005年3月10日前补齐其专利出资认可的相关资料，但其并未在上述期限内办理无形资产转让专利部门审批手续。
    2006年6月，原告武汉市万欣机械有限公司（以下简称“万欣公司”）承揽西安科龙公司加工业务。2006年8月22日至2007年4月期间，西安科龙公司欠定作款人民币1,190,632.40元。2007年6月，西安科龙公司停产，万欣公司尚有已生产的人民币600,000余元货物未能交付。

    万欣公司起诉请求判令西安科龙公司支付所欠定作款人民币1,190,000余元，并承担延期付款违约金、赔偿损失人民币900,000余元；海信科龙公司在出资不实范围内对西安科龙公司的上述债务承担清偿责任。海信科龙公司认为其出资到位，与万欣公司没有债权债务关系，不应承担责任。

    审判

    海信科龙公司协议以专利使用权出资入股，但专利使用权只是专利权的一部分，与《公司法（2005年修订）》第二十八条（《公司法（2013年修订）》第三十条）的规定不符。同时，涉诉两项专利的评估价值是对专利权价值的评估，从办理工商登记的资料显示，应认定海信科龙公司是以专利权出资。本案被告海信科龙公司未在专利行政主管部门办理专利权转让的相关审批登记手续，故海信科龙公司对被告西安科龙公司的出资不实，属于滥用公司股东权利、公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的行为，应在出资不实的范围内对西安科龙公司的债务承担连带清偿责任。

    

    评析

    (1) 关于出资标的：在该案中，对出资标的予以准确认定的意义在于，其关乎对海信科龙公司是否已履行出资义务的认定。笔者认为，一审法院认定海信科龙公司以专利使用权出资违反《公司法（2005年修订）》第二十八条（《公司法（2013年修订）》第三十条）的规定，并认定海信科龙公司以专利权出资系法律适用错误。
    (2) 关于出资不实：在一审法院认定海信科龙公司系以专利权出资的背景下，一审法院因海信科龙公司未举证证明其已依法办理专利权转移手续而认定海信科龙公司未履行出资义务并判决其就海信科龙公司的债务在出资不实的范围内对万欣公司承担连带责任并无不当。但因海信科龙公司系以专利使用权出资，因备案系专利许可合同的对抗要件而非生效要件（关于专利许可合同备案的对抗效力，笔者另撰撰文予以论述），即使海信科龙公司未举证证明其已办理许可备案手续，因专利许可合同生效并由海信科龙公司及西安科龙公司实际履行且未发生专利权于期满前终止或专利权被宣告无效的情形，海信科龙公司并不存在出资不实的情形，西安科龙公司的债权人万欣公司不能就西安科龙公司的债务向海信科龙公司主张承担连带责任。

    (3) 关于许可备案：虽然是否出资不实与是否具有对抗效力系两个层面上的法律问题，但鉴于完善出资程序、发挥许可备案功能及扩展目标公司专利权益边界等考虑，笔者建议专利权人根据《专利实施许可合同备案办法》的相关规定对专利许可事宜予以备案。

    【注释】：
    [1] 隋彭生：《公司法（第四版）》，中国人民大学出版社2011年版，第42页
    [2] 湖北省武汉市蔡甸区人民法院（2009）蔡民二初字第2号《民事判决书》