外观设计专利权与在先商品包装、装潢权的冲突

案件名称：河南和善港食品有限公司、台儿庄区麦凯隆超市等侵害商标权纠纷二审民事判决书

案号：山东高院（2021）鲁民终1695号

主要观点：经营者擅自将他人知名商品特有的包装、装潢作相同或者近似使用，并取得外观设计专利的行为，侵害他人知名商品特有的包装、装潢的在先权。

一、案件事实

原告烟台欣和味达美食品有限公司是第3026209号“味达美+WEIDAMEI+图形”（指定颜色）商标的被许可人，商标核定使用商品为第30类的酱油等商品，申请日为2001年，2003年2月7日获准注册，现为有效注册商标。

“味达美”商标（指定颜色）是一个文字及图形复合商标，文字部分为三个乳白色的镂空字块，下方为黑色大写汉语拼音“WEIDAMEI”，图形部分为三个排列顺序依次为蓝色、红色、绿色的方形色块，色块呈叠加状组合在一起，色块外部均由白色线条进行区分，色块下方有黑色实线连接。

原告还是ZL200430112208.X外观设计专利权人，外观设计名称为标贴（味极鲜酱油），截止诉讼时至，该外观专利已期满而无效。“味达美”味极鲜酱油标贴装潢，以上半部分的黄色和下半部分的红色为底色，黄色和红色中间为凹形圆弧状交汇，中间为使用了蓝色、红色、绿色叠加排列的三个色块的“味达美”商标，色块内部为白色琥珀字体，下方用金色字体注明了净含量。该外观2014年申请，2015年因期满公告无效。

原告已举证证明，经过一系列宣传和推广，味达美酱油等产品曾被认定为“山东名牌”产品，“味达美”味极鲜酱油装潢也具有一定影响。

原告2018年通过公证购买的方式取得被控侵权产品，经一审当庭拆封与原告公司“味达美”味极鲜酱油产品比对，可见：被控侵权产品名称为食美园“味极鲜”味极鲜鲜味汁；“味极鲜”标识字体较大、突出，为文字及图形组合的复合标识，文字部分为三个乳白色的镂空字块，下方为黑色大写汉语拼音“SHIMEIYUAN”，图形部分为三个排列顺序依次为蓝色、红色、绿色的方形色块，色块呈叠加状组合在一起，色块外部均由白色线条进行区分，色块下方有黑色实线连接；被控侵权产品的包装装潢也以上半部分的黄色和下半部分的红色为底色，黄色和红色中间为凹形圆弧状交汇，中间为使用了蓝色、红色、绿色叠加排列的三个色块的“味极鲜”标识，色块内部为白色琥珀字体，下方用金色字体注明了净含量。

被告和善港成立于2009年，也是酱油生产企业，被控侵权产品的包装瓶由案外人王文杰于2017年6月9日取得了第4179403号外观设计专利证书，外观设计名称为瓶（味极鲜），用途为用于盛装酱汁，王文杰授权被告免费使用上述专利，使用范围仅限于盛装酱油的瓶具。由王文杰于2021年1月29日对其美术作品《食美园味极鲜》进行了作品登记并取得了豫作登字-2021-F-0130号作品登记证书，作品为食美园味极鲜瓶贴，即被控侵权产品使用的瓶贴。王文杰于2021年2月1日出具授权书，自愿将上述作品著作权无偿授权和善港公司使用。“食美园”系和善港公司申请注册的商标，商标注册证号第1255119号，核定使用商品第30类，及酱油、醋。

原告在先权利

被告外观专利

商标权

外观设计（已过期）

被控侵权产品

原告产品

二、法院关于包装装潢的认定

首先，欣和公司主张保护的“味达美”味极鲜酱油在行业内具有较高知名度，该商品使用的装潢具有一定的美感，经其使用已经具有一定的影响力，属于有一定影响的商品装潢。其次，将被诉侵权商品的瓶贴与欣和公司主张保护的商品瓶贴进行比对，两瓶贴整体色彩搭配、元素选择、各元素的比例和分布位置等主要构成要素高度近似。再次，虽然和善港公司对被诉侵权商品装潢拥有外观设计和著作权，但根据《国家工商行政管理总局关于如何处理商标专用权与外观设计专利权冲突问题的批复》、《国家工商行政管理总局关于擅自将他人知名商品特有的包装、装潢作相同或近似使用并取得外观设计专利的行为定性处理问题的答复》不能对抗欣和公司对涉案商标、装潢享有的在先权利。且和善港公司也未能证明被诉侵权商品的装潢是行业通用设计。综上，和善港公司在被诉侵权商品上使用与欣和公司有一定影响的商品装潢近似的装潢，容易造成相关公众的混淆误认，构成不正当竞争。

三、本案提示

1、即使取得外观专利权和著作权，也不一定能自由使用，因为该种权利无法对抗他人在先商标权、包装装潢权。作为外观和著作权的被许可人时，注意在许可合同中约定侵权责任承担。

2、本案中，被告使用的外观设计专利的有效性未予评价，目前还是一件有效专利，只能通过无效程序才能将其从专利簿中去除，不能在本案中一并解决，也是一种程序浪费。