邓猛烈
广东三环汇华律师事务所
专利代理师
擅长领域：通信、电子、机械技术领域案件代理；知识产权维权、诉讼等法律业务
一、概要
在专利无效过程中，无效请求人提交在专利申请日前公开专利申请人发明创造的证据，专利权人应判断该证据是否符合专利法第二十四条第三款的规定。
专利权人提交他人未经申请人同意而泄露其内容证据的时间，不受审查指南第一章第6.3.3节记载的若申请日时获知从申请日起、若申请日后获知从得知情况后，在两个月内提出证明材料的限制。
以下结合法律、规章，以及（2012）高行终字第215号案件，浅析专利法第二十四条第三款的应用。
二、法律规定
专利法第二十四条规定：申请专利的发明创造在申请日以前六个月内，有下列情形之一的，不丧失新颖性：
(一) 在中国政府主办或者承认的国际展览会上首次展出的；
(二) 在规定的学术会议或者技术会议上首次发表的；
(三) 他人未经申请人同意而泄露其内容的。
三、专利审查指南规定
第一部分第一章第6.3.3节规定：他人未经申请人同意而泄露其内容所造成的公开，包括他人未遵守明示或者默示的保密信约而将发明创造的内容公开，也包括他人用威胁、欺诈或者间谍活动等手段从发明人或者申请人那里得知发明创造的内容而后造成的公开。
申请专利的发明创造在申请日以前六个月内他人未经申请人同意而泄露了其内容，若申请人在申请日前已获知，应当在提出专利申请时在请求书中声明，并在自申请日起两个月内提交证明材料。
若申请人在申请日以后得知的，应当在得知情况后两个月内提出要求不丧失新颖性宽限期的声明，并附具证明材料。审查员认为必要时，可以要求申请人在指定期限内提交证明材料。
申请人提交的关于他人泄露申请内容的证明材料，应当注明泄露日期、泄露方式、泄露的内容，并由证明人签字或者盖章。
申请人要求享有不丧失新颖性宽限期但不符合上述规定的，审查员应当发出视为未要求不丧失新颖性宽限期的通知书。
四、案例简介
结合（2012）高行终字第215号案件内容，浅析专利法第二十四条第三款的应用。
4.1
国知局无效阶段
无效请求人以发明被申请日前出版的药品标准汇编本公开而丧失新颖性为理由，向国家知识产权局提出名称为治疗乙肝的中药及其制备方法的发明专利的无效宣告请求。
国知局认定该证据的真实性，通过分析得出药品标准汇编本已完全公开发明内容、发明不具备新颖性的结论，宣告本专利全部无效。
4.2
一审阶段
专利权人不服决定，向北京知识产权法院提起诉讼，请求撤销国知局无效宣告请求审查决定。诉讼理由主要包括，使用24份证据，证明药品标准汇编本公开的发明内容是在申请日以前六个月内、未经专利权人同意的擅自泄露，本专利享有专利法二十四条规定的不丧失新颖性的宽限期，本专利具备新颖性。
一审法院认为，参照审查指南第一部分第一章6.3.3的规定，申请专利的发明创造在申请日以前六个月内他人未经申请人同意而泄露了其内容，若申请人在申请日前已获知，应当在提出专利申请时在请求书中声明，并在自申请日起两个月内提交证明材料；若申请人在申请日以后得知的，应当在得知情况后两个月内提交证明材料。专利复审委员会将无效请求人的无效宣告请求书及证据副本转给了专利权人，且请求书中已明确记载其无效理由为本专利相对于证据不具有新颖性。然而，专利权人在专利法第二十四条规定的宽限期内，没有提出不丧失新颖性证据；原告在诉讼阶段提出不丧失新颖性证据，该证据提出时间距离知道或应当知道泄露内容的时间，远超审查指南规定的两个月；原告证据不予采纳。
一审法院判决，维持国知局的无效宣告请求审查决定。
4.3
二审阶段
原告不服判决，向北京市高级人民法院提出上诉，请求撤销一审判决和国知局无效宣告请求审查决定。上诉理由主要包括，原审法院未审理上诉人在诉讼中提出的不丧失新颖性的理由属于适用法律错误。
二审法院认为，审查指南第一部分第一章第6.3.3节只是规定在申请专利的过程中；对于因不具备新颖性而进入无效审查程序的专利来说，如果其属于专利法第二十四条项规定的不丧失新颖性的情形，专利权人是否应作出相应声明以及如何作出该声明，审查指南未作出具体规定，原审法院径直适用审查指南第一部分第一章第6.3.3节的规定，并将其中规定的两个月期限理解为除斥期间属于适用法律错误。
同时，即使专利权人在其专利无效审查程序中需要向专利复审委员会作出“不丧失新颖性”的声明，也应当以其“知道或者应当知道”其专利属于专利法第二十四条第三项规定的“不丧失新颖性”的情形为前提。仅凭无效请求人的无效宣告请求书及证据副本尚不足以认定专利权人已经“知道或者应当知道”专利法二十四条规定的“不丧失新颖性”的情形；原审法院认定专利权人于提交无效意见陈述书和反证时就已经知晓或应当知晓本专利证据公开属于专利法二十四条规定的“不丧失新颖性”的情形依据不足。事实上，原告在原审诉讼过程中积极搜集相关证据，及时向原审法院提出了本专利不丧失新颖性的主张，并依法提交了相应证据材料。
二审法院判决，撤销一审判决，撤销国知局无效宣告请求审查决定，判令国知局重新作出审查决定。
4.4
国知局重审阶段
从国知局查询该专利的最新法律状态信息，该专利处于专利权维持的案件状态，说明国知局作出维持专利权有效的审查决定。
五、小结
对无效请求人，发现专利申请日前公开了申请人发明创造内容的证据时，核对该证据的公开时间点。若在申请日前6个月，分析申请日前公开内容是专利权人主动公开、还是第三人公开。如果属于后者，进一步调查属于合法取得但违反保密义务而公开、非法获得而公开、还是合法取得且没有违反义务而公开。“视策略”向国知局/法院提供申请日前公开内容属于专利权人主动公开、或第三人合法取得且没有违反义务而公开的相关证据，证明申请日前公开内容不符合专利法第二十四条第三款规定，发明创造丧失了新颖性。
对专利权人，收到无效请求人提交的在专利申请日前公开申请人发明创造内容的证据，核对该证据的公开时间点。若在申请日前6个月，核实是否为第三人公开。如果是，“及时地”向国知局/法院提供申请日前公开内容属于第三人合法取得但违反保密义务而公开、或第三人非法获得而公开的相关证据，证明申请日前公开内容符合专利法第二十四条第三款规定，发明创造没有丧失新颖性。
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