第280期 编号：HDFYZSCQ2017280
单位｜恒都律师事务所 知识产权事业部
作者｜专利行政专业组 薛晨光
编者｜恒都微信运营团队
三月初，国家知识产权局发布了第74号令：《国家知识产权局关于修改〈专利审查指南〉的决定》已经局务会审议通过，现予公布，自2017年4月1日起施行。此次《专利审查指南》（以下简称《指南》）的修改，自组建修改工作组、形成修改草案送审稿、公开征求意见至正式颁布，历时一年有余。
其中，关于无效宣告阶段权利要求修改方式的调整，使“专利权人”在无效宣告阶段具有更加灵活的修改方式，有效保证了专利权的公示性；同时，该修改方式的调整将无效程序专利文件的修改划定在权利要求书所记载内容的范围，使公众明确知晓专利权的保护范围存在边界且不能侵犯。
笔者认为，以“专利权人”的名义，适度放开无效程序专利文件的修改方式是公平、合理的。
一、适度放开无效程序权利要求的修改方式
修改前《指南》规定无效程序权利要求书的修改只能有三种方式，权利要求的删除、技术方案的删除和权利要求的合并。这三种修改方式不涉及单个技术特征的修改，只涉及技术方案的修改。因此，修改前《指南》实质上是将权利要求修改的最小单元限定为技术方案，即虽然可以修改技术方案，但不能修改其中的单个技术特征。
《指南》修改后，保留了权利要求的删除和技术方案的删除两种修改方式，新增了修改方式--“权利要求的进一步限定”和“明显错误的修正”。
权利要求的进一步限定，是指在权利要求中补入其他权利要求中记载的一个或者多个技术特征，以缩小保护范围。当所补入的技术特征来自于两项或者两项以上相互无从属关系但在授权公告文本中从属于同一独立权利要求的权利要求的全部技术特征时，则属于原有无效程序修改方式的一种：权利要求的合并。也就是说，这种修改方式包括原有无效程序的另外一种典型修改方式“权利要求的合并”。
明显错误的修正，放开了明显错误的修改机会，从而在无效宣告请求程序中弥补笔误等形式问题存在的争议，以符合发明目的原则准确界定权利要求的保护范围。
《指南》关于无效程序专利文件修改的上述变化的本质在于，允许对技术特征的增替以缩小保护范围，无效宣告程序中的权利要求修改的对象从技术方案到技术特征，也即，无效程序中权利要求书修改的最小单元改为“技术特征”，可修改的范围得以扩大，使得专利权人在无效宣告程序中对于已授权的专利权利要求的处置和完善有了新的途径。
二、理论与实务的必然
《专利法实施细则》第69条第1款规定，在无效宣告请求的审查过程中，发明或者实用新型专利的专利权人可以修改其权利要求书，但是不得扩大原专利的保护范围。
由此可知，“不得扩大专利权的保护范围”，是无效程序修改的实质性要求。原则上，只要符合该规定的修改都合法。然而，如前所述《指南》修改前关于无效程序中权利要求书的三种修改方式，在一定程度上限制了专利权人在无效宣告请求程序中对专利文件的修改机会，缩小了法律规定所赋予的修改范围。
笔者认为，修改前《指南》关于无效程序中专利权人修改机会的限制，与专利制度保护专利权人的合法权益的立法本意并未达成完全一致；理论上，无效程序中的修改方式，只要不脱离专利权的保护范围，不会在公示性方面令社会公众陷入困扰，就应当被允许。
实务中，由于语言表达的局限性及发明人、专利代理人撰写水平等客观因素的影响，权利要求中出现撰写错误在所难免。专利申请文件经受理进入审查阶段后，《专利法》明确规定了申请人可以主动或者根据审查意见通知书所指出的缺陷对其专利申请文件进行修改，利用该审查过程的修改机会能够有效规避授权公告文本中明显错误的存在。
然而，难免会出现权利要求书中的撰写错误未被申请人及时注意到，也未被审查员发现的情况，以至于在审查过程中没有得到及时修改。针对无效程序中请求人依据“撰写”条款所提出的无效理由，专利复审委员会通常持适当从宽的标准。
案例一：第21570号无效宣告请求审查决定书
涉案专利授权公告文本中的权利要求1~3如下：
1.一种电连接器，包括绝缘本体、固定于绝缘本体上的导电端子及包覆在绝缘本体外侧的绝缘壳体，所述绝缘壳体设有前表面及贯穿所述前表面的收容空间，其特征在于：所述导电端子包括暴露于收容空间内用以与对接连接器接触的接触部、用以连接至电路板上的安装部及连接所述接触部与所述安装部的连接部，所述绝缘壳体以包覆成型的方式与绝缘本体结合在一起。
2.如权利要求1所述的电连接器，其特征在于：所述绝缘本体设有若干侧面及位于至少一个侧面上的且与绝缘壳体相互扣合的凸块和凹槽。
3.如权利要求2所述的电连接器，其特征在于：所述凹槽位于绝缘本体上且呈环形，所述凸块设于绝缘本体上。
请求人认为，权利要求3的附加技术特征“所述凸块设于绝缘本体上”，而说明书中记载的是“所述绝缘壳体3设有与凹槽114相配合的凸块314”，因此，权利要求3得不到说明书的支持，不符合专利法第二十六条第四款的规定。
合议组经查认定，根据说明书文字记载及附图明确显示的内容，该特征应为“所述凸块设于绝缘壳体上”，将“壳体”写为“本体”属于明显的笔误。所属技术领域的技术人员根据权利要求及说明书的记载，能够推断该明显笔误，能准确理解权利要求3所记载的技术方案，并清楚地界定权利要求3要求保护的范围。
其次，说明书中也记载了“所述绝缘壳体3设有与凹槽114相配合的凸块314”，因此，该技术特征已记载在说明书中，能够得到说明书的支持。
但是，即便在该认定的基础上维持专利权有效，受限于无效程序修改方式的限制，专利权人并没有修改该笔误的机会，并不利于专利权人利用无效宣告程序充分完善其专利文件，也无法更加明确地公示该笔误的更正性认定。
案例二：最高人民法院（2011）知行字第17号行政裁定书
专利权人在无效程序中提交了经修改的权利要求书，其中将涉案专利权利要求1中的配方比例“1∶10－30”修改为“1∶30”。该修改从连续的比例范围中选择了一个特定的比例请求保护。专利复审委员会作出第14275号决定，决定认定该修改不符合《指南》第四部分第三章第4.6节的规定，不予接受。
行政诉讼一审程序中，北京市第一中级人民法院认为：家化公司将原授权权利要求1中的比例“1:10－30”修改为“1:30”，而该“1:30”的比例关系在原始权利要求书和说明书中均未明确记载。尽管本专利的说明书中记载了氨氯地平1mg/kg与厄贝沙坦30mg/kg的组合，但这仅表示药物具体剂量的组合，而不能反映整个比例关系，无法确定是否任意满足1:30这个比例关系的组合均能达到与该组合相同的效果。专利复审委员会对此所作认定并无不妥之处，应予维持。
行政诉讼二审程序中，北京市高级人民法院认为：这种修改没有扩大本专利的保护范围，也没有超出原权利要求书记载的范围，更没有增加未包含在本专利授权的权利要求中的技术特征。判决撤销一审判决及第14275号决定，并判决专利复审委员会就本专利重新作出无效宣告请求审查决定。
行政诉讼再审程序中，最高院首先明确此修改不属于典型的并列技术方案的删除，但鉴于1∶30这一具体比值在原说明书中有明确的记载，且是其推荐的最佳剂量比，基于公平的考虑因素，允许这种特殊形式的修改方式的存在。
显然，1：30这一具体比值包含在原始申请文本的权利要求书中，且该说明书中明确记载具有相应技术效果的最佳剂量比，在不违背禁止反悔原则和捐献原则的前提下，若不允许上述修改，则对专利权人在无效宣告阶段修改专利文件事实上已经有了诸多的不利限制，不符合最为基本的公平原则。
据了解，《指南》修改送审稿中的初步修改意见是“允许补入权利要求中或者说明书中记载的技术特征，允许修正明显错误”。受限于授权公告的权利要求书具有公示性，对专利文件的修改不能损害社会公众的信赖利益，最终颁布的《指南》修改稿中删除了“允许补入说明中记载的技术特征”，采用适度的尺度放开专利文件的修改方式。
《指南》的此次修改有效地平衡了专利权人与社会公知之间的利益，对于专利权人来说，在目前的法律框架下能够更大限度地利用专利法实施细则第69条第1款所赋予的权利，通过修改权利要求的方式弥补原始撰写缺陷、保持专利权的稳定性。
参考文献：
１.《论无效程序中权利要求书修改的最小单元》，作者石必胜，《知识产权》2015年第1期；
２.《专利无效宣告程序中权利要求书允许的修改方式》，作者：王晓东、张春艳，《中国知识产权》总第98期；
3. 第21570号无效宣告请求审查决定书；
4. 最高人民法院（2011）知行字第17号行政裁定书。
联系客服
