OEM (Origin Equipment Manufacture)原指由采购方提供技术和品牌，由制造方提供人力和场地，采购方负责销售，制造方负责生产的一种生产方式。本文中OEM生产模式特指涉外定牌加工，即由境外采购方提供品牌和授权，由国内制造方负责生产，并加贴该品牌后将产品全部出口到境外的情形。
在涉外定牌加工经营模式下，境外委托方和国内生产方往往会忽视商标权的问题，导致面临商标侵权风险。笔者就曾处理过多起OEM产品出口遭遇商标权问题的案件。OEM出口产品被海关扣留，不仅延误了船期，还可能会引发侵权和违约责任等。
那么作为境外委托方和境内受托方应当做哪些功课，才能避免遭受损失呢？笔者结合处理过的案件，对其中的商标保护问题和应对策略做简单介绍。
一、 尊重商标保护地域原则和注册在先保护原则，积极及早注册
OEM经营模式中，多数委托加工方对所使用的商标在目的销售国享有受保护的商标权。由于商标权的一个重要特点就是地域原则，在目的国享有商标权不能自然延及到出口国。中国采取的是商标申请在先原则，注册保护制度，因此如欲在中国获得商标权保护，委托方需要在中国及早进行商标注册。
部分委托方认为OEM经营模式下，贴牌产品不在中国销售，没有注册的必要。对于OEM产品上使用与境内商标权利人相同或近似商标是否构成侵犯商标权的问题，由来已久且争议不断。虽然2015年最高人民法院就“PRETUL”涉外定牌加工商标侵权再审一案作出终审判决，认定浙江省浦江亚环锁业有限公司（出口加工方）OEM产品上使用相关标识不属于《商标法》意义上的商标使用，不会造成混淆，认定其OEM产品上使用相关涉案标识不构成侵犯国内注册商标权，但是各地法院目前对于OEM产品是否构成侵权的问题，仍采用的是个案各议的原则，会对具体案情进行严格审查后作出认定，并无不侵权的必然结论。
在海关知识产权执法中，对于OEM产品上使用与在海关已经备案的有效权利构成相同和近似的标识的，海关与备案人进行确认后会进行暂扣，启动海关调查程序，然后做出构成侵权或不能认定侵权的决定。这种情况下，委托加工方和承揽方不得不被动应对海关的查扣，导致货期延误，甚至引发系列法律纠纷，付出巨大的时间和经济成本。
仅进行OEM生产和出口的商标权利人，因没有在中国境内进行市场销售，可能会担心商标被他人提起连续三年不使用之撤销。对此，目前商标授权机关和法院基本形成一致意见，如果商标权利人提供了内容完整、充分，形式符合法律规定的OEM产品上使用商标的证据，通常不会支持对该商标进行的撤销。近一两年来已有多个此类判例。
因此，无论委托方的产品是否会在中国进行销售，都应当及时进行商标的注册申请，避免产生被动局面。
二、 及时将相关权利进行海关备案
获得商标注册权或著作权之后，权利人可以选择对该知识产权在海关的权利保护系统进行备案。一是可以获得海关的主动保护，实现有效拦截他人的侵权产品的进出口，二来可以保障授权许可人的合法产品的出口顺畅。海关总署2017年4月公布的上一年的海关知识产权保护状况显示，2016年海关知识产权保护，以海关依职权主动查扣为主，查扣的侵权产品中以侵犯商标权货物为主。2016年海关依职权主动查扣的侵权嫌疑货物批次约占全年扣留批次总数的99%，涉及货物3855.78万余件，约占扣留货物总量的91.67%。
三、 做好事先审查，保留证明文件
OEM产品侵权认定中，承揽方是否履行了合理的注意义务，委托方在目的国是否享有受保护的权利，OEM产品是否不在境内销售，承揽方是否履行了必要的注意义务，是法院考察的几个重要要素。因此承揽方需要对委托方的权利情况事先审查，履行合理的注意义务。承揽方应要求委托方出具在目的国的权利凭证，并要求出具授权许可文件。在签署委托加工合同和商标授权许可文件时，应当写明产品属于境外权利人授权加工，且仅用于向目的国出口，不在国内销售。通常，合理注意义务的限度要考虑到涉案品牌的知名度，承揽方与境内权利人之间的关系等要素。对于涉及国内或国际知名品牌的，承揽方的注意义务应当相应提高，建议承揽方谨慎接单加工。2016年上海浦东法院审理的BURBERRY 诉国内某进出口公司案件中，法院审理后认定生产方有明显过错，判定其构成侵权，并赔偿原告的相应损失。
四、 遭遇暂扣不慌张，积极准备证明材料
如OEM产品不幸遇到海关查扣，应当予以重视。根据知识产权海关保护条例第十八条规定，收货人或者发货人认为其货物未侵犯知识产权权利人的知识产权的,应当向海关提出书面说明并附送相关证据。国内的承揽方和境外的委托加工方，需共同准备相应的商标权利证明、授权手续、委托加工合同，公司存续证明等文件，对境外形成的文件进行公证认证和翻译，并积极与海关部门保持充分沟通。对于此类案件，海关会审核出口人提供的证明材料，并视案件的复杂程度决定是否安排询问和听证。海关调查结束后，如果认为被扣货物符合OEM产品的特征和基本证据要求，一般会做出无法认定是否构成侵权的决定书。如在指定的期限内（自扣留之日起50个工作日内）备案的权利人，不提起诉讼，扣留的货物将予以放行。从海关发出确权通知，到做出是否侵权的认定书，通常需要半年左右的时间。
五、 与权利备案人积极沟通，寻求快速解决方案
如上文介绍，整个海关流程走下来耗时动辄几个月，对于委托方来说货物不能放行将面临着合同违约，丧失市场份额，甚至导致货物失去应有的价值的损失。这种情况下，委托方急需尽快出口，则可以同备案的权利人取得联系，协商达成放货协议，实现快速放行。在不涉及公共利益的情况下，海关对于双方之间达成协议，备案权利人撤回保护申请会予以准许。当然，要想达成谈判目的，还需要找到法律上的切入点和谈判的筹码。
六、 对恶意抢注商标主动出击，提起商标撤销或确认不侵权之诉
对于境内备案的商标属于恶意抢注或不正当取得注册的，委托加工方应积极采取商标无效或撤销措施，彻底解决侵权隐患。对备案商标提起无效或撤销，同时也有利于双方形成一揽子解决方案。
遭遇货物被海关扣留的出口人，亦可以提起确认不侵权之诉，解决海关不能认定货物是否构成侵权的问题。备案权利人每次向海关申请扣留，都会产生相关的担保、仓储等费用，如司法判决确认出口人的OEM产品不侵犯备案的商标权，备案权利人的海关保护申请将面临损失担保金、仓储费等支出，并有可能被判令承担确认不侵权之诉中胜诉方的合理支出。因此，对于频繁出口的承揽方来说，获得一个不构成侵权的司法判决，对于遏制备案权利人继续采取海关保护措施，达成放货协议，实现OEM货物尽早通关，会有很大的帮助。
联系客服
