恶意诉讼“明知”要件的判断

基于《中国知识产权保护白皮书》中的统计，中国法院受理一审专利民事案件的数量逐年递增，2013为9195件，2017年为16010件，大致有个翻番的规模。有意思的是，在这些案件中，恶意诉讼也逐渐进入人们的视野。对于恶意诉讼，在2015年度北京法院知识产权十大创新性案例——北京远东水泥制品有限公司诉北京四方如钢混凝土制品有限公司因恶意提起知识产权诉讼损害责任纠纷案（简称“远东水泥案”）中，北京知产法院做出的判决认为，所谓恶意诉讼，通常是指当事人以获取非法或不正当利益为目的而故意提起一个在事实上和法律上无根据之诉，并致使相对人在诉讼中遭受损失的行为。[1]

根据2011年2月18日修正的《民事案件案由规定》，恶意诉讼的案由为“因恶意提起知识产权诉讼损害责任纠纷”。最高人民法院《关于充分发挥知识产权审判职能作用推动社会主义文化大发展大繁荣和促进经济自主协调发展若干问题的意见》（法发[2011]18号）第16条规定：“对于明知其专利权属于现有技术或者现有设计，仍然恶意向正当实施者及其交易对象滥发侵权警告或者滥用诉权，构成侵权的，可以视情支持受害人的损害赔偿请求”。

在“远东水泥案”中，北京知产法院认为：某种具体的诉讼行为属于恶意提起知识产权诉讼，至少应当满足以下构成要件：一方当事人以提起知识产权诉讼的方式提出了某项请求，或者以提出某项请求相威胁；提出请求的一方当事人具有主观上的恶意；具有实际的损害后果；提出请求的一方当事人提起知识产权诉讼的行为与损害后果之间具有因果关系。

对于“主观上的恶意”的认定，关键的基础事实就是需要查明提出请求的一方当事人是否“明知其专利权属于现有技术或者现有设计”。山东法院公布的2017年十大知识产权案例中，青岛中兴达橡塑有限公司（简称“中兴达公司”）与胶州市金富元橡塑制品厂（简称“金富元厂”）恶意提起知识产权诉讼损害责任纠纷二审案件[2]中，就涉及到“明知”要件的判断问题。

实务中，这种涉及“恶意提起知识产权诉讼损害责任纠纷”案由的案件之所以会存在，是因为有专利权人通过诉讼维护专利权这么一个在先诉讼，才会导致被告提出恶意提起知识产权诉讼损害责任纠纷这么一个在后诉讼，所以我们得看一下它的前序案件。

大体情况是这样的，2014年的时候，专利权人中兴达公司向青岛中院起诉，被告是金富元厂，但是后来开庭的时候专利权人中兴达公司没有到庭，法院作出视为撤诉的裁定。2015年的时候，中兴达公司又向郑州中院起诉，被告是自然人李长焕。在后面这个案子中，被告主张现有设计抗辩，郑州中院经审理认为被告的现有设计抗辩成立，涉案被控侵权产品不构成侵权，故判决驳回中兴达公司的诉讼请求。随后，中兴达公司又去青岛中院起诉金富元厂，诉讼过程中又主动撤诉，法院最终也裁定准许其撤诉。

现在金富元厂将中兴达公司诉至青岛中院，案由为“恶意提起知识产权诉讼损害责任纠纷”。

经审理，青岛中院对中兴达公司的诉讼请求予以支持，其理由如下：根据郑州中院第308号判决认定的“李长焕的行为属于销售使用在先设计的产品的行为”等事实，足以推定中兴达公司主张的涉案外观设计专利属于现有设计。中兴达公司在第308号案件诉讼过程中，已知晓涉案侵权产品系现有设计、不侵犯其专利权的事实。中兴达公司又于2015年11月25日对金富元厂提起侵权诉讼，其行为已不具有正当性，而是滥用诉权的恶意诉讼行为，违背了诚实信用原则，干扰了金富元厂的正常经营，损害了国家专利制度激励创新的核心价值、浪费了司法资源，依法构成侵权，应承担相应的侵权责任。

但是，青岛中院的上述认定被山东高院推翻。

当然，山东高院首先分析了什么是恶意诉讼。山东高院认为，对于明知其专利权属于现有技术或者现有设计，仍然恶意向正当实施者及其交易对象滥发侵权警告或者滥用诉权，构成侵权的，可以视情支持受害人的损害赔偿请求。判断专利权人的某一具体诉讼行为是否属于恶意诉讼，关键在于专利权人是否明知其专利权属于现有技术或者现有设计。

因此，根据山东高院的上述判理，如果前案的被告主张专利权人恶意诉讼的话，应该提交证据证明专利权人明知专利权属于现有技术或者现有设计这么一个前提要件。具体到本案，金富元厂主张中兴达公司恶意诉讼并主张损害赔偿，应提交证据证明中兴达公司明知其专利权属于现有设计，仍然提起诉讼，意图谋取非法利益并对金富元厂造成了实际损害。

山东高院进一步分析指出，郑州中院审查的是被控侵权产品与现有设计之间的关系，对中兴达公司外观设计专利与被控侵权产品以及现有设计是否构成相同近似设计并未作出评判。即便当事人提出的现有设计抗辩成立，也不能当然得出外观设计专利即属于现有设计的结论，专利权的效力仍应当由有关国家机关依法作出确认。虽然事后国家知识产权局专利复审委员会作出无效审查决定，宣告中兴达公司第201430007210.4号外观设计专利与现有设计实质相同，不具有新颖性，宣告其全部无效。但此前并无证据显示，中兴达公司明知其专利权为现有设计，不应获得专利授权。金富元厂亦未提交证据证明中兴达公司存在借青岛中院案件获取超出诉讼之外的非法利益、从而造成金富元厂损害的其他不正当行为。

这是山东高院的意见，当然山东高院最后是撤销一审判决，驳回金富元厂的诉讼请求。

通过上述分析可知，这个案件关键涉及到明知的判断。什么是明知？相较于山东高院，青岛中院的标准稍微宽松一点，它有一个推定的过程。当然，我们也可以类推比较一下以前的案子。比如，南京中院审理的“全国首例知识产权恶意诉讼案”。这个案件案情比较简单，大体上说的是，专利权人李中把一个纳入国家标准的技术申请了专利，然后去起诉被告侵权。法院经审理认为，专利权人是一个专业人士，应该熟知相关的标准，但他明知这个专利不符合专利法关于授予专利权的实质要件，还利用实用新型和外观设计专利不做实质审查的制度设计，取得专利权，并且去起诉他人，法院认为专利权人是明知的，具有恶意，是恶意诉讼。

我们还可以看另外一起案件，约翰迪尔中国公司诉赵国辉、约翰迪尔丹东公司恶意提起知识产权诉讼损害责任纠纷案[3]，2018年3月份做出来的。在这个案子中，也是涉及到恶意诉讼“明知”的认定，设计到一个外观设计专利。北京知产法院的判理主要基于两个方面的事实：第一，2014年12月15日，行政处罚决定书认定涉案润滑油外包装使用“跳跃的鹿”商标，因而侵犯迪尔公司注册商标专用权；第二，2015年7月2日，约翰迪尔中国公司向专利复审委员会提出专利无效宣告请求，并提交其在2010年第12期公开出版发行的《现代化农业》期刊广告中的圆筒形外包装作为对比设计。据此，北京知产法院认为，结合行政处罚决定书、涉案专利授权公告文本与无效决定书可知，赵囯辉与约翰迪尔丹东公司的法定代表人赵国利在已经明知约翰迪尔中国公司在先销售的润滑油外包装造型的情况下，仍将与其造型基本一致的外包装申请为自己的外观设计专利，且在外观设计专利的图样上使用约翰迪尔中国公司的关联公司享有注册商标专用权的标识，其申请行为违背了诚实信用原则，属于恶意申请专利的行为。而在明知涉案专利与约翰迪尔中国公司的现有设计基本一致，缺乏权利基础的情况下，赵国辉与约翰迪尔丹东公司仍主张约翰迪尔中国公司的现有设计侵害其涉案专利权，并意图使约翰迪尔中国公司受到财产或信誉上的损害，该行为已经构成滥用诉讼权利，属于恶意诉讼。

但是，北京知产法院的这个案子中，这里面有个细节值得注意，就是2015年作出的无效决定是在民事诉讼之后，有了民事诉讼之后才提出无效的。所以，这里面可能会有一个问题，就是北京知产法院是以事后的无效决定来认定在先民事诉讼过程当中明知的恶意。

重新回到山东高院审理的恶意诉讼的案件。山东高院的二审判决中指出，虽然事后有无效决定，并不能证明在先是明知的。就这个案子而言，我自己的观点是，初步感觉山东高院对明知的认定标准还是比较严格的，这种情况下认定恶意诉讼限制得比较严格。

当然，对照南京中院和北京知产法院的判决，我觉得对于想要提起“恶意提起知识产权诉讼损害责任纠纷”之诉的当事人来讲，在实务中也是可以做一些工作，以便坐实权利人的明知，比如说在先发函告知或者提起行政投诉等，具体就得看实务中怎么做这个工作。

[1]见北京知识产权法院(2015)京知民初字第1446号民事判决书。

[2]见山东省高级人民法院（2017）鲁民终1192号民事判决书。

[3]见北京知识产权法院(2017)京73民初121号民事判决书。