中国药科大学 周和平
《中国知识产权报》2014-8-21刊“禁止反悔和等同侵权原则适用案例的思考”
（作者申发振），引发笔者思考，管见梳理如下。
一、权利要求解释时，修改或意见陈述后表示自我放弃的技术方案，适用禁止反悔，不适用等同侵权原则。但如何认定自我放弃，这是一个重要问题。
实质性修改方式主要为二种：在不扩大保护范围前提下增加新特征，或者变更特征。新增即为增加一个或数个特征，增加特征的后果是保护范围变小。变更的特征如果是范围相同但更清楚，该变更是替换；如果变更的特征范围缩小，或选择性地缩小，此变更实质为进一步限定。
新增的特征或变更的特征，实审中可以源于说明书或相关从属权项，但除了不能超出原始公开范围这一基本原则之外，据《专利审查指南》，还不能扩大保护范围，不能新增权利要求。
为简化讨论，下面新增的特征或变更的特征，仅指源于相关从属权利要求。
二、修改通常可简化为：删除独立权利要求，维持从属权利要求，从属权利要求上升为新的独立权利要求；独立权利要求与从属权利要求全部特征，或者部分特征合并，形成新的独立权利要求。本文将修改方式分为三种：删除、全部特征合并、部分特征合并。而且，同一独立权利要求项下，相互有从属关系的两权相的合并，与相互无从属关系的两权项的合并，合并后产生的新权项不同。
三、相对于独立权利要求，从属权利要求有三种类型：
类型①将独立权利要求中某一或某几个上位特征（或称概括特征），用其相应的下位特征细化；
类型②在独立权利要求的全部特征基础上，新增附加技术特征。
类型③以上两种的混合。
下面用简图表示。
图示一：从属权利要求的三种类型——用类型①、类型②、类型③分别标示
权1：A+B+C （假设A包括a1、a2、a3）
类型① 引用1的权2：A+B+C ，其中A是a1、a2。（将上位特征A用下位特征a1、a2限定）
类型② 引用1的权2：A+B+C+d+e 。（新增了权1中没有概括的技术特征d和e）
引用1的权3：A+B+C+f。
类型③ 引用1的权2：A+B+C+d ，其中A是a1、a2。（上述两种修改方式的混合：将上位特征A用下位特征a1、a2限定，和 新增了权1中没有概括的技术特征d）
图示二：从属权利要求三种类型的三种修改方式——用方式（一）、方式（二）、方式（三）分别标示。
方式（一）仅删除图示一中权1，则新的独立权利要求就分别是：
类型① 新权1：A+B+C ，其中A是a1、a2。
类型② 新权1：A+B+C+d+e 。
类型③ 新权1：A+B+C+d，其中A是a1、a2。
方式（二）将图示一的独立权利要求与从属权利要求2全部特征合并：
类型① 新权1：A+B+C 其中A是a1、a2。
类型② 新权1：A+B+C+d+e
类型③ 新权1：A+B+C+d 其中A是a1、a2。
从属权利要求必定包括其所从属的上位权利要求的全部特征，所以，方式（一）的删除与方式（二）的全部特征合并，两者实质结果相同。即：两项相互有从属关系的权利要求的合并，等于删除上位权利要求。
但是，上述合并与《专利审查指南》无效中的合并，即：互相无从属关系、但均从属于同一独立权利要求的两项从属权利要求的合并，意思不同。例如将图示一类型②相互无从属关系的从属权利要求2与从属权利要求3合并，产生新权项2：
类型② 新权2：A+B+C+d+e+f 。
原权2与原权3分别引用权1，但相互之间的无从属关系，它们的合并与删除权2的结果是不同的。删除原权2的结果是原权3上升为新权2。新权2是A+B+C+f。原权3是A+B+C+f。新权2与原权3的保护范围相同。如果原权2与原权3合并，新权2是：A+B+C+d+e+f 。
方式（三）将图示一的独立权利要求1与类型②的从属权利要求2部分特征合并：
类型② 新权1：A+B+C+d
修改后的新权利要求应得到说明书支持。权利要求的权项设计，是倒金字塔形，其保护范围从大到较小、到小范围、到重要实施例的技术方案，每一层次均应考虑说明书支持问题。但是，即便说明书中对权利要求的每一层次都考虑到，如果修改是多项从属权利要求部分特征合并和/或多特征变更情况下，亦有可能产生说明书不支持的问题。
讨论：从属权利要求三种类型的形式上的三种修改方式，其实质只有二种，在原权1中，加入原权2的全部附加特征，或是，仅加入原权2的部分附加特征。
无论是加入全部特征还是部分特征，是否产生禁止反悔，从而不适用等同原则，似乎与新加入特征的性质关系不大，而是与意见陈述和说明书中相关描述密切相关。
加入特征的性质有两种，附加特征或是下位特征。从上位特征，修改为下位特征，似乎应是自我放弃。新增附加特征似乎也不应适用等同原则。因为修改后权利要求能够获得授权，主要在于其下位特征或新增特征的独特个性。
修改说明中有关创造性的论述，确实会对专利权人在侵权诉讼中要求适用等同原则时不利。不过，《专利审查指南》明确要求“当申请人在修改后的权利要求中引入新的技术特征以克服审查意见通知书中指出的该权利要求不具有创造性的缺陷时，应当在其意见陈述书中具体指出该技术特征可以从说明书的哪些部分得到，并说明修改后的权利要求具有创造性的理由。”
在撰写专利申请说明书时，强调某些特征的性质对发明技术方案达到有益效果的影响，的确也会制约该特征适用等同原则，但是，本身创造性不高的发明，在现有技术面前，专利申请人撰写时，首先要考虑的，是为克服创造性不高的弱势，在申请说明书中预备下将来可用于争辩发明具有创造性的理由，以及可作为证据的数据。然后才谈得上避免留下妨碍适用等同原则的把柄。两害相权取其轻。如何权衡，有时有点像文字游戏。所以，语言文字的运用能力，很重要。
总之，很多问题都值得探讨。
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