本资料体系化、案例化整理专利法司法解释。
今日推送专题为“捐献原则”，本专题在资料中的位置为：
一、 发明和实用新型专利保护范围的确定
二、 发明和实用新型专利侵权判定
(一) 全面覆盖原则
(二) 等同原则
(三) 禁止反悔原则
(四) 捐献原则
三、 外观设计专利保护范围的确定
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捐献原则司法解释规定
《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》(2009年12月28日 法释〔2009〕21号)
第五条 对于仅在说明书或者附图中描述而在权利要求中未记载的技术方案，权利人在侵犯专利权纠纷案件中将其纳入专利权保护范围的，人民法院不予支持。
案例：陈顺弟与浙江乐雪儿家居用品有限公司、何建华、温士丹侵害发明专利权纠纷提审案〔最高人民法院（2013）民提字第225号〕
本案的基本案情是：
陈顺弟是名称为'布塑热水袋的加工方法'，专利号为200610049700.5的专利权人。陈顺弟诉浙江乐雪儿家居用品有限公司(以下简称乐雪儿公司)等侵犯其涉案专利权。乐雪儿公司主张被诉侵权方法第8、10步分别与涉案专利权利要求1的第11、10步的内容相同,但顺序不同,因而未落入涉案专利权保护范围。
本案一审和二审法院认为，对于上述两个步骤,按照被诉侵权方法的顺序与按照涉案专利权利要求的顺序进行加工，其技术特征及技术效果并无实质区别，故对乐雪儿公司的上述抗辩不予支持，认定乐雪儿公司侵犯了陈顺弟涉案专利的专利权。
乐雪儿公司不服，向最高院申请再审，其主张：被诉侵权方法与涉案专利权利要求1的第10、11步的步骤顺序相反,这种步骤顺序的改变产生了不同的技术效果。第10、11步的改变使得在充气前无需将塞盖安装好后再取下来进行充气检测,节省了时间,并保证了检测质量。由于涉案专利请求保护的是产品的加工方法,而方法权利要求的步骤本身和步骤之间的顺序均应对专利权的保护范围起到限定作用,且在涉案专利说明书中记载了将第10、11步互换的步骤顺序,根据捐献原则,该说明书中记载的另一步骤顺序不应当纳入涉案专利权的保护范围,故被诉侵权方法在步骤上的改变没有落入涉案专利权的保护范围。
涉案专利权利要求中对第10、11步的记载为:
1、布塑热水袋的加工方法,布塑热水袋由袋体、袋口和袋塞所组成,所述的袋体有内层、外层和保温层,在袋体的边缘有粘合边,所述的袋塞是螺纹塞座和螺纹塞盖,螺纹塞座的外壁有复合层,螺纹塞盖有密封垫片,袋塞中的螺纹塞座是聚丙烯材料,复合层是聚氯乙烯材料,密封垫片是硅胶材料所制成,其特征在于:
第一步:首先取内层、保温层以及外层材料；
第二步:将内层、保温层、外层依次层叠,成为组合层；
……
第十步:将密封垫片和螺纹塞盖互相装配后旋入螺纹塞座中；
第十一步:充气试压检验,向热水袋充入压缩空气进行耐压试验；
第十二步:包装。
涉案专利说明书中关于步骤10、11的记载为:
第十步：将密封垫片10和螺纹塞盖9互相装配后旋入螺纹塞座8 中；但也可以试压后旋入塞盖。
第十一步：充气试压检验，向热水袋中充入压缩空气进行耐压试验； 耐压试验的压力一般为0.5kg/cm2，或者略大于该压力。
第十二步：包装，成品储运。
最高院在再审判决书中指出：
涉案专利权利要求1的第10步是将密封垫片和螺纹塞盖互相装配后旋入螺纹塞座中；第11步是充气试压检验。被诉侵权方法采用的是先充气试压检验,后将密封垫片和螺纹塞盖互相装配后旋入螺纹塞座的步骤。乐雪儿公司主张这种步骤互换所带来的效果是,不需要将螺纹塞座安装好后再取下来进行充气检测,因而可以节省时间,保证检测质量。本院认为,对热水袋进行充气试压检验,需要通过热水袋的口部进行。按照涉案专利权利要求1的第10、11步的步骤进行操作,在进行充气试压检验前,必须要从螺纹塞座中旋下螺纹塞盖后方能进行,与被诉侵权方法所采取的先试压检验后再装配螺纹塞盖的步骤相比,这种操作步骤实质上是增加了充气试压检验的操作环节,导致操作时间延长,效率降低。故将第10、11步的步骤调换后,确实产生了如乐雪儿公司主张的减少操作环节、节约时间、提高效率的技术效果,因此这种步骤互换所产生的技术效果上的差异是实质性的,调换后的步骤与涉案专利权利要求1的第10、11步不构成等同技术特征。
陈顺弟主张,涉案专利说明书已经记载了步骤10、11的顺序可以调换,权利要求1并未排除说明书中记载的这一技术方案,因此调换步骤的技术方案应当纳入涉案专利权的保护范围,对本案不应适用捐献原则。本院认为,准确确定专利权的保护范围不仅是为专利权人提供有效法律保护的需要,也是尊重权利要求的公示和划界作用,维护社会公众信赖利益的需要。在权利要求解释中确立捐献原则,就是对专利的保护功能和公示功能进行利益衡量的产物。该规则的含义是,对于在专利说明书中记载而未反映在权利要求中的技术方案,不能包括在权利要求的保护范围之内。对于在说明书中披露而未写入权利要求的技术方案,如果不适用捐献原则,虽然对专利权人的保护是较为充分的,但这一方面会给专利申请人规避对较宽范围的权利要求的审查提供便利,另一方面会降低权利要求的划界作用,使专利权保护范围的确定成为一件过于灵活和不确定的事情,增加了公众预测专利权保护范围的难度,不利于专利公示作用的发挥以及公众利益的维护。因此,《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》在第五条中规定:'对于仅在说明书或者附图中描述而在权利要求中未记载的技术方案,权利人在侵犯专利权纠纷案件中将其纳入专利权保护范围的,人民法院不予支持。'该司法解释从2010年1月1日起施行,本案被诉侵权行为发生在2010年9月,故该解释的上述规定能够适用于本案。按照上述条文的规定,如果本领域技术人员通过阅读说明书可以理解披露但未要求保护的技术方案是被专利权人作为权利要求中技术特征的另一种选择而被特定化,则这种技术方案就视为捐献给社会。本案中的情形正是如此。涉案专利说明书在第3页中明确记载了第10、11步的步骤可以调换,而这一调换后的步骤并未体现在权利要求中,因此调换后的步骤不能纳入涉案专利权的保护范围,乐雪儿公司关于第10、11步的步骤调换方案应适用捐献原则的主张依法有据,本院予以支持。
最终，最高院认定乐雪儿公司生产被诉侵权产品的方法没有侵犯涉案专利权。
点评
捐献原则和禁止反悔原则一样，都是对等同原则适用的限制，同时也是一种不侵权抗辩的重要手段。这个案例就成功地利用这个原则进行了不侵权抗辩。
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