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如何用分案申请和优先权申请程序拯救有缺陷的在先专利申请?
王清亮 2020-03-03

随着专利制度的进一步普及和发展,专利文件撰写水平越来越高,专利行政部门和司法审判机关对专利申请文件的要求越来越严格,对申请文件(特别是权利要求书)撰写不当的容忍度越来越低,需要权利人承担由此造成的专利权不能更好地得到保护的法律后果的趋势已经非常明显。

如,在柏某某与N营销中心、T公司侵害名称为“防电磁污染服”的实用新型专利权纠纷案【1】中,法院认为专利权人在权利要求中使用了含义不清楚的术语导致无法将被诉侵权产品与之进行有效对比,由此认定被诉侵权产品不构成侵权。在孙某某与B公司等侵害名称为“防粘连自动排气阀”的实用新型专利权纠纷案【2】中,法院认为专利权人在权利要求中对产品进行了不当限定,没有将申请人应该可以预见到的等同方案在权利要求中归纳概括,因此在侵权认定中对专利权人根据等同原则将其纳入权利要求的保护范围的请求不予支持。

因此,专利申请人应充分重视专利文件的撰写质量,并充分利用专利程序提供的各种主动修改机会(如发明专利申请提出实审时和进入实审的前3个月内提出修改,实用新型和外观设计专利申请的前2个月内提出修改)和被动修改机会(收到审查意见或复审意见时针对审查员指出的缺陷进行修改)对专利文件进行修改,以避免出现类似表达不清楚或权利要求保护范围与权利人对现有技术作出的贡献不匹配的问题。

如果对存在缺陷的原申请文件失去了主动修改机会,并且在被动修改时因修改内容不是针对审查意见指出的缺陷进行的而不被审查员接受,还可以利用本国优先权程序或分案申请程序提出一个新的申请,以克服在先申请文件存在的问题。

但无论是优先权制度,还是分案申请制度,都有其相应的限制条件,具体情况列表如下:

本国优先权是指申请人在本国提出首次专利申请之后的规定期限(如12个月)内就相同的发明创造又在本国再次提出申请时,可以享有在先申请的优先权【3】。本国优先权制度为申请人提供了对原来的技术方案进行修改完善,并提出新的专利申请取代旧的专利申请的机会。其主要应用场景包括:

情况1:需要变更专利类型的情况,如原申请为发明专利,因市场情况的变化需要改为不需要实质审查,能够快速获得授权保护的实用新型专利;

情况2:申请人需要抢先占领专利申请先机的情况,如对比较成熟的技术方案的改进,为尽早占领申请日,先提交权利要求书内容简单的申请文件,之后再细化权利要求的保护范围;

情况3:在先申请因故已经失效的情况,如因忘记按时缴纳申请费或按时答复审查意见而视为撤回申请的情况;

情况4:提交原申请后对技术方案进行了持续改进,修改后的内容超出了原申请记载范围的情况。

在要求本国优先权申请实务操作过程中,需要注意的是:

一是优先权程序对时间有绝对的要求,提交在后申请的时间距离在先申请的申请日不能超过12个月;

二是对于技术方案有持续改进的情况,超出原申请记载范围的部分不能享受在先申请的申请日。

分案申请是针对单一性授权原则而制定的对专利申请人的保护制度,但我国现行专利相关法律法规仅对可以分案申请的情况进行了规定,没有对不能分案申请的情形作出规定,因此可以利用分案申请制度对失去主动修改机会但存在严重瑕疵的专利申请文件(特别是不进行实质审查的实用新型专利文件)进行修改。其主要应用场景包括:

情况1:距离在先申请的申请日已经超过12个月的情况,如在实审期间,审查员不接受其非针对审查意见指出缺陷的修改,如果距离申请日已经超过12个月,则只能通过分案申请的方式克服专利文件中的缺陷;

情况2:需要多件专利保护在先申请中记载的多个技术方案的情况,特别是希望与在先专利共存的情况;

情况3:需要根据技术成熟情况或市场需求拖延专利授权的时间,以节约专利维持费用的情况;如对于还没有到市场成熟期的专利方案,可以借助分案申请制度拖延审查的时间,将授权时间拖延到市场快要成熟的时间段。

在分案申请实务操作过程中,需要注意的是:

一是分案申请文件的内容不能超出原申请文件记载的范围,因此不能采用分案申请方式提交对原申请方案提出新的改进方案的情况;

二是虽然分案申请对时间上没有绝对的要求,但要求在先专利申请必须处于没有失效的状态。其中,对于撤回在先申请的情况,需要在撤回专利申请声明生效日(专利行政部门针对申请人提交的撤回专利申请声明发出手续合格通知书的日期)之前提出分案申请;对于在先申请视为撤回的情况,需要在原申请的权利恢复期内(申请人收到专利行政部门发出视为撤回通知书之日起2个月内)提出分案申请;对于在先申请被驳回的情况,需要在复审请求期内(收到驳回决定之日起三个月内)、驳回复审期内(维持原驳回决定的复审决定生效之前)、对复审决定不服提起行政诉讼期内(收到人民法院维持国家知识产权局作出的决定的二审行政判决书之前)提出分案申请。

以上对优先权制度和分案申请制度的应用场景和限制进行了介绍,申请人遇到在先申请存在严重瑕疵但已经失去对原申请进行修改的机会时,可以根据具体情况选择分案申请或要求优先权申请的方式予以解决。

例如,对于存在严重瑕疵的实用新型专利申请,如果失去了主动修改机会(距离申请日已经超过2个月),由于实用新型专利不进行实质审查,在收到授予专利权通知书时一般不会超过12个月,因此在对申请文件瑕疵进行修改后,既可以采用请求在先申请的优先权方式提交新的申请,也可以采用分案申请方式提交新申请。需要注意的是,新申请的提交最迟应当在收到专利行政部门对在先申请作出授予专利权通知书之日起2个月期限届满之前。

再例如,对于存在严重瑕疵的发明专利申请,如果在实审期间申请人希望将由A+B+C技术特征组成的原权利要求修改为a+b+c,但错过了提出实审请求时以及进入实审阶段之日起3个月内的主动修改时机,且审查员不接受其非针对审查意见指出缺陷的修改,此时,一般距离申请日已经超过12个月,因此只能采用分案申请的方式对申请文件进行修改后提交新申请,相当于是花钱(新申请的申请费)再买一次主动修改权利要求的机会。

本文主要针对还未授权专利失去对原申请文件修改机会的情况进行说明,对于已授权专利存在的问题的补救方法,请参见微信公众号“恒都法律研究院”2019年9月20日发布的文章“如何利用专利无效程序'拯救’权利要求有缺陷的专利”(点击此处文章标题可直接进入该篇文章)。

参考文献

【1】(2012)民申字第1544号民事裁定书。

【2】(2015)民申字第740号民事裁定书。

【3】《专利审查指南》第一部分第一章第5.1节“分案申请”,第6.2节“要求优先权”。

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