商标在先使用抗辩的适用

——评析贝因美集团有限公司与商标评审委员会商标申请驳回复审行政纠纷案

作者：戴怡婷转贴自：点击数：621更新时间：2014/6/9 16:10:52录入者：
本案要旨
　　  诉争商标注册人使用诉争商标应无“搭便车”的恶意。通常而言，诉争商标注册人在引证商标申请日之后的使用不能产生实际区分的效果，在商标申请驳回复审行政案件中，当事人主张其尚未获准注册的诉争商标经过使用已经形成稳定的市场秩序，并且能够与引证商标相区分，但不能证明其诉争商标在引证商标申请日前即已持续使用的，不予支持。
案情
    2007年3月23日，杭州贝因美集团有限公司在第5类空气清新剂、鱼肝油、婴儿奶粉、婴儿食品、婴儿用含乳面粉等商品上申请注册第5957093号“冠军宝贝”商标（下称申请商标）。
第3566821号“冠军KEMP”商标（下称引证商标一）于2003年5月26日申请注册，2005年9月28日获准注册，核定使用在第5类人用药、中药成药等商品上。商标注册人为新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市自然人林元庆。
    第3735151号“冠军”商标（下称引证商标二）于2003年9月27日申请注册，2006年8月28日获准注册，商标注册人为家乐福股份有限公司，核定使用商品为第5类兽药、婴儿食品。
    第3735154号“冠军”商标（下称引证商标三）于2003年9月27日申请注册，2006年1月28日获准注册，商标注册人为家乐福股份有限公司，核定使用在第1类未加工人造树脂、未加工塑料等商品上。
    第5619892号“冠军宝贝及图”商标（下称引证商标四）于2006年9月21日申请注册，2012年11月7日获准注册，商标注册人为河南省自然人梁兴君，核定使用的商品为第5类的卫生巾。
    2007年10月23日，杭州贝因美集团有限公司经核准更名为贝因美集团有限公司（下称贝因美公司）。
    2009年12月22日，国家工商行政管理总局商标局（下称商标局）作出《商标驳回通知书》，决定驳回申请商标的注册申请。贝因美公司不服，向国家工商行政管理总局商标评审委员会（下称商评委）申请复审。
2012年7月30日，商评委作出商评字［2012］第32243号《关于第5957093号“冠军宝贝”商标驳回复审决定书》（下称第32243号决定），认定：申请商标与引证商标一、引证商标二、引证商标三均含有文字“冠军”，在含义上亦无明显差异，构成近似商标。申请商标与引证商标四在文字构成、呼叫上相同，构成近似商标。申请商标指定使用的除空气清新剂外的其余商品分别与引证商标一核定使用的人用药、消毒棉等商品，与引证商标二核定使用的兽药、婴儿食品商品，与引证商标三核定使用的除草剂、除莠剂、杀虫剂和杀寄生虫药的农业化学品商品，与引证商标四核定使用的卫生巾商品属于同一种或类似商品。申请商标与4件引证商标并存，易导致相关公众混淆，构成使用在同一种或类似商品上的近似商标。申请商标指定使用的空气清新剂商品与引证商标核定使用的商品不类似，可准予申请商标在该项商品上的注册申请。贝因美公司提交的证据不足以证明申请商标经使用获得与引证商标相区分的显著性。因此，依据2001年10月27日第九届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议《关于修改<中华人民共和国商标法>的决定》第二次修正的商标法第二十七条、第二十八条及2002年8月3日《中华人民共和国国务院令第358号》公布的商标法实施条例（下称商标法实施条例）第二十一条第一款的规定，决定：申请商标在指定使用的空气清新剂商品上的注册申请予以初步审定，移交商标局办理相关事宜；申请商标指定使用在其余商品上的注册申请予以驳回。
    贝因美公司不服该决定，提起行政诉讼。在行政诉讼过程中，贝因美公司放弃涉及引证商标四的相关主张，并提交了以下7份证据：
    1.2006年贝因美冠军宝贝大赛的相关媒体宣传资料。
    2.一份生产日期为2005年10月29日的宝宝成长奶粉包装盒复印件，该包装盒上标注有“贝因美?誖”，同时标有“冠军宝贝”及一皇冠图形；贝因美奶粉包装盒照片复印件，包装盒上均标注有“贝因美?誖”，同时标有“冠军宝贝”及一皇冠图形。
    3.商标局在相同、类似商品上核准注册的带有“冠军”字样的商标信息打印页。
    4.“冠军宝贝”标识作品著作权登记证明。
    5.在百度网站搜索“冠军宝贝”“2006冠军宝贝” “2013冠军宝贝”等关键词的结果。
    6.2013年9月16日刊载于互联网的《贝因美冠军〈好声音成长教室〉为冠军宝贝加油》一文的网页打印页。
    7.2012年9月27日刊载于互联网的《贝因美20周年庆首发新品中国好声音歌手现场助阵》一文的网页打印页。其中仅证据1及证据2的部分内容曾在商标驳回复审程序中提交。
判决
    北京市第一中级人民法院经审理认为，申请商标由中文“冠军宝贝”构成，引证商标一由中文“冠军”及英文“KEMP”（含义为冠军）组成，引证商标二、引证商标三均由中文“冠军”构成。申请商标与引证商标一、引证商标二、引证商标三均含有文字“冠军”，在含义上无明显差异，申请商标与引证商标一、引证商标二、引证商标三分别构成近似商标。贝因美公司在商标驳回复审程序及该案行政诉讼中提交的证据尚不足以证明申请商标经过使用已足以与引证商标一、引证商标二、引证商标三相区分。综上，依据《中华人民共和国行政诉讼法》第五十四条第（一）项之规定，判决：维持第32243号决定。贝因美公司不服原审判决，提起上诉，北京市高级人民法院依照《中华人民共和国行政诉讼法》第六十一条第（一）项之规定，判决：驳回上诉，维持原判。
评析
    最高人民法院《关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》第一条规定，人民法院在审理商标授权确权行政案件时，对于尚未大量投入使用的诉争商标，在审查判断商标近似和商品类似等授权确权条件及处理与在先商业标志冲突上，可依法适当从严掌握商标授权确权的标准，充分考虑消费者和同业经营者的利益，有效遏制不正当抢注行为，注重对于他人具有较高知名度和较强显著性的在先商标、企业名称等商业标志权益的保护，尽可能消除商业标志混淆的可能性；对于使用时间较长、已建立较高市场声誉和形成相关公众群体的诉争商标，应当准确把握商标法有关保护在先商业标志权益与维护市场秩序相协调的立法精神，充分尊重相关公众已在客观上将相关商业标志区别开来的市场实际，注重维护已经形成和稳定的市场秩序。该意见实施以来，越来越多的当事人在商标授权确权案件中主张适用“形成稳定的市场秩序能够与引证商标相区分”的理由来审理案件。然而，是否大规模的使用诉争商标必然能够产生实际区分的效果？通常而言，对诉争商标的使用应当具有正当性，引证商标为经过初审公告或者授权的商标，此类商标已产生排斥相同类似商品上的近似商标的效力，如果诉争商标的注册人明知法律上的不能为之而为，则应当对不利后果早有预见，即所谓“咎由自取”。因此，诉争商标的注册人使用诉争商标应无“搭便车”的恶意，这一方面体现在诉争商标的使用应当发生在诉争商标的申请日前，另一方面诉争商标的使用还应当早于引证商标的申请日。我国现行商标法对先用抗辩权的规定是该规则的注解。我国现行商标法第五十九条第三款规定，商标注册人申请商标注册前，他人已经在同一种商品或者类似商品上先于商标注册人使用与注册商标相同或者近似并有一定影响的商标的，注册商标专用权人无权禁止该使用人在原使用范围内继续使用该商标，但可以要求其附加适当区别标识。故在先使用抗辩成立的前提是申请日前的使用，那么产生实际区分的使用也应当早于引证商标的申请日。因此，当事人主张其尚未获准注册的诉争商标经过使用已经形成稳定的市场秩序能够与引证商标相区分，但不能证明其诉争商标在引证商标申请日前即已持续使用的，不予支持。
    该案中，贝因美公司不仅在评审期间和一审诉讼期间提交了部分使用证据，而且在案件二审审理过程中还补充提交了39份证据，并主张其是婴幼儿食品、用品领域的知名企业，“贝因美”“冠军宝贝”系列商标经过其长期使用具有极高知名度，因此能够与引证商标相区分。但贝因美公司提交的使用证据最早形成于2005年，且其大规模进行广告宣传以及生产销售的证据始于2007年，均不能证明申请商标先于引证商标一、引证商标三、引证商标四的申请日前即已使用，所以基于现有证据贝因美公司关于申请商标通过使用具有较高知名度能够与引证商标相区分的主张不能成立。
 （作者单位：北京市高级人民法院）