医律君按:
下面的文章可以帮助专利申请人进行专利撰写质量好坏的价值判断,也可以帮助专利律师、代理人研究如何更好的撰写专利文件。
最近医药专利圈里的各种纷争很多,侵权、无效、诉讼你来我往打个不停。这些纷争的基础都是基于专利文件、尤其是专利的权利要求。某种程度上说,一份专利文件在其诞生之初,可能就决定了其一生的命运。为什么呢?医律君用DNA做个比喻。专利的撰写过程如同生命的产生过程,专利文件要传递的信息,如同生命体中DNA编码的遗传信息,决定了该生命体的表现形式。好的专利撰写,能够携带强大、完美的基因遗传信息,造就完美人格、强健体魄、魅力无穷的男神、女神;差的专利撰写可能导致该专利的诞生之初就有先天缺陷,也许能够后天幸运弥补,也许注定悲剧一生。
作为撰写专利的律师或是代理人,是不是也能感受到笔下有财产万千、笔下有人命关天呢?
很多小伙伴问医律君,怎样才算是好的说明书撰写?所谓“天机不可泄露,道法不传六耳”,江湖中无数高人、贤达早已参透其中的奥妙,然而并未向世人吐露,医律君何德何能,敢班门弄斧,贻笑大方?然则,医律君回顾审查、代理的经历,深感修行不易,又观世间之乱象,多有沽名钓誉、欺世盗名之徒迷惑世人,低质低价、低质高价专利横行,使得专利撰写时常被人误解、轻视。
医律君不才,斗胆将多年来领悟的如来神掌之医药生物专利撰写的十重境界拿出来与世人共享,期望与有缘之人、有识之士共同提高专利撰写水平,为建设规范、良好、风清气正的专利代理市场贡献绵薄之力。
医药生物专利撰写的第一重境界
是否正确理解了技术交底书的技术方案,正确确定了本发明的发明点;
这是对一个专利律师的最基本要求。
如果对于技术方案不能充分理解,绝对不可能撰写出有应用价值的专利文件,甚至可能暴殄天物,将原本有价值的发明创造白白公之于众,而对于原创者却没有任何保护作用。举个栗子,医药生物化学类的专利,如果是机械类专业出身的代理人来撰写,显然病急乱投医,吃错了药,轻则伤身,重则有性命之忧。反之亦然。即使同样是医药生物领域的专利律师,可能有机化学领域的律师可能难以理解生物技术领域的蛋白质构象变化,而西医出身的律师可能难以理解中药的君臣佐使。所以说,找专利律师一定要找专业对口的,否则应该慎之又慎。切记切记。
医药生物专利撰写的第二重境界
是否满足专利法、细则、指南等对于说明书、权利要求撰写的基本要求;
这是对一个专利文件撰写的最基本要求。
专利法、细则、指南对于专利文件例如新颖性、创造性、实用性、支持、清楚等问题都有明确的规定,然而并不是所有的撰写都能够满足这些要求。例如,专利法会规定一些不能授权的主题,例如胚胎干细胞、疾病的诊断和治疗方法等。在不明白这些要求的情况下,盲目写了一份专利,最后的结果可能是竹篮打水一场空。
说到这里,医律君要感慨一句,目前的专利撰写的市场上,能够达到以上两重境界的已经不多了。很多粗制滥造的专利,专业不对口、形式不合规,比比皆是。
医药生物专利撰写的第三重境界
是否撰写了足够多的权利要求的数目和类型;
这是权利要求撰写中经常被忽略的地方。
某种程度上讲,能否从发明人所给的技术交底书中挖掘出尽可能多的权利要求和其多层级的保护形式,是专利律师或代理人的水平的重要标志。医律君所见的国内专利,绝大多数只有小于等于10个权利要求。理由之一据说是我国有规定,超过10个权利要求,每增加一个权利要求要收150块钱的权利要求附加费。这难道能成为撰写极少个数的权利要求的理由吗?对于一个医药生物类的专利,比如一个抗体,其编码核苷酸、氨基酸序列、载体、宿主、试剂盒、制备方法、使用方法、医药用途、甚至其突变体、融合蛋白、抗原表位等都可以作为独立权利要求保护的主题,加上不同层级的从属权利要求,岂是10个权利要求就能够搞定的事情?150块钱也许还不够下一次馆子,对于价值连城的专利,从权利要求个数上省钱是典型的捡了芝麻丢了西瓜。当然,一些律师代理人也会通过一些撰写技巧把多个权利要求浓缩到一个权利要求中从而减少权利要求的个数帮客户节省费用,这个就是见仁见智了。
医药生物专利撰写的第四重境界
是否将具体技术细节归纳概括成具有适当保护范围的权利要求;
注意,从此境界开始,对于专利撰写的要求即将快速上升。
对于发明人所给的技术交底书中的一个个技术实例,将其归纳概括成具有适当保护范围的权利要求,是一个专利律师或代理人的核心竞争力。
最低端的权利要求就是没用任何概括的技术细节的罗列,如下面的栗子:
一种XXX制备方法,其特征在于,包括以下步骤:一、清膏的提取浓缩:(1)、按重量份称取荆芥穗15份、连翘12份、白芷15份、苍术9份、铁丝威灵仙12份、大黄9份、大风子30份、白鲜皮3份共计八味中药饮片,加70%乙醇回流提取两次,第一次加热沸腾后计时2h;第二次加热沸腾后计时1h,两次回流液合并,待用;(2)、将回流醇提药液转移至回流浓缩罐内减压浓缩至无醇味,然后继续浓缩至所得清膏在50℃时的相对密度为1.00……
对于这种几乎没有任何概括的具体技术方案的罗列,对于所要保护的专利几乎是没有保护效果的,因为,其他人看到这份专利是很容易绕开其保护范围,避免侵权的。
稍微有一点概括是对数值范围的概括,例如:
一种XXX制备方法,其特征在于,包括以下步骤:一、清膏的提取浓缩:(1)、按重量份称取荆芥穗10-20份、连翘10-20份、白芷15-30份、苍术1-10份、铁丝威灵仙1-20份、大黄1-15份、大风子10-50份、白鲜皮1-10份共计八味中药饮片,加50-80%乙醇回流提取两次,第一次加热沸腾后计时1-5h;……
再概括一点,例如:
一种XXX制备方法,其特征在于,包括以下步骤:一、清膏的提取浓缩:(1)、按重量份称取荆芥穗、连翘、白芷、苍术、铁丝威灵仙、大黄、大风子、白鲜皮共计八味中药饮片,回流提取两次,待用;(2)、将回流醇提药液转移至回流浓缩罐内减压浓缩至无醇味,然后继续浓缩;二、软膏的配制:(1)、将二甲硅油、氮酮、十六醇、硬脂酸置油相锅中,加热至完全溶化;(2)、将甘油与纯化水混合后过筛吸入主锅中;(3)、清膏置于水相锅内,加入对羟基苯甲酸乙酯、乙二胺四乙酸二钠、聚乙二醇-2000及纯化水……
概括的程度取决于本发明相对应的现有技术的发明点,以及其他下面要讲的更高级境界中的要求。
医药生物专利撰写的第五重境界
是否从侵权、无效、诉讼的角度考虑到说明书、权利要求的撰写;
能达到这个境界的专利律师、代理人已是寥寥无几。
举个简单而常见的栗子,在本次《专利审查指南》修改之前,无效程序中的修改一般限于权利要求的删除、合并和技术方案的删除。如果在说明书或者权利要求最初撰写时没有采用非择一引用的方式,那么在后期修改的时候,涉及到权利要求的合并,很可能会出现修改超范围的问题。有意思的是,我国专利法实施细则规定了多项从属权利要求不能引用多项从属权利要求。如果对于授权后程序没有了解,那么在最初撰写时可能为了避免多项从属权利要求引用多项从属权利要求而不采用非择一引用的方式,从一开始就掉进坑里了。
在授权后侵权或者无效程序中经常出现的等同原则、捐献原则、禁止反悔原则等等,都能够对应专利文件的撰写方式。具体医律君就不一一列举了,感兴趣的小伙伴可以自行研究。
医药生物专利撰写的第六重境界
是否考虑到专利布局;
从这层境界开始,对于专利律师、代理人的要求已经开始升华。
虽然这往往是企业的知识产权法务人员要考虑的东西。但是如果外部律师或者代理人也能够在撰写时考虑到这一步,那才是真正体现出水平的地方。
对于专利布局,并非简单体现在核心专利和从属专利的区分,和时间上的先后申请,而是能够在专利撰写中进行遥相呼应,例如优先权的利用、单一性规则的利用等,一言难尽。医律君再简单举个栗子,最近朋友圈刷屏的超过20年才授权的英特尔的分案申请,很多人大呼分案分的精彩,可是并没有意识到当初撰写专利文件时的布局——想分案,你能分出来吗?
医药生物专利撰写的第七重境界
是否考虑到政策演变;
到这层境界,已经是高处不胜寒了。
到了这一步,医律君只能通过举例子来说,小伙伴们自己体会。最近的专利审查指南进行了修改,其中商业方法成为了可授权的主题,以前是不允许授权的。你是看到了修改后的审查指南才开始撰写申请呢?还是已经在上一份申请中埋下了伏笔,现在刚好进行实质审查程序呢?
医药生物专利撰写的第八重境界
是否考虑到国内外专利法的差异;
这个境界要求专利律师或代理人不限于对本国专利法的了解,还要了解国外的专利制度,从而在专利撰写中进行相应的体现。简而言之就是学贯中西。这个不需要医律君进行详细的解释了。还不明白的话,先学习一下美国专利法吧。
医药生物专利撰写的第九重境界
是否能够巧妙地隐藏最优技术方案;
这层境界只有对于专利法和发明人的技术方案进行极其深刻的理解之后才能够达到。而且,一旦运用不好可能发生反噬!只有绝顶高手才能够运用自如。
比如说,通过马库什权利要求来隐藏最优化合物的结构式。优点在于,最优化合物没有在专利文件的实施例中出现而是藏在概括的权利要求中,这样潜在竞争者几乎永远无法得知最优的化合物是哪一个。然而,一旦该权利要求因为概括不当或者其他原因被驳回、修改、或者无效掉,那么剩余的权利要求可能对于真正要保护的化合物也就没有什么意义了。
医药生物专利撰写的第十重境界
怎么从权利要求中给竞争对手挖坑。
到了这一层境界,专利文件的撰写已入化境。此中有真意,欲辨已忘言。医律君只能帮你到这里了。
联系客服