基于侵害他人技术秘密获取的专利权,归技术秘密权利人所有
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近日,最高人民法院知识产权法庭审结涉“轮胎成型机”专利权权属纠纷三案。三案判决明确了基于侵害技术秘密主张专利权权属案件的审理思路。李营营律师团队对侵犯/侵害商业秘密纠纷案件逐一梳理总结,同时结合多年来丰富的办案经验,形成多篇裁判文章。本期,我们选取最高法院的一则案例,与各位读者分享。
裁判要旨
基本案情
1. VMI荷兰公司(以下简称“VMI公司”)拥有一种新型轮胎成型机技术,能大大缩短了单胎生产时间并大幅度降低了成型机成本。VMI公司向全球轮胎制造企业推出该技术及MAXX轮胎成型机等产品,多家中国轮胎制造商企业亦引进VMI公司研发的该技术及采用该技术的MAXX成型机等产品。
争议焦点
最高法院裁判观点
一、VMI公司主张的技术秘密成立
二、涉案专利的技术方案使用及披露了VMI公司主张的技术秘密
最高法院认为,技术秘密权利人以侵害技术秘密作为请求权基础,主张有关专利权归其所有的,人民法院在审理过程中应当审查专利文件是否披露了权利人主张的技术秘密或者专利技术是否使用了该技术秘密,以及技术秘密是否构成专利技术方案的实质性内容。萨驰公司申请并获得授权的涉案专利的整体技术思路与VMI公司的在先涉密技术完全相同,均是通过实现带束鼓在水平方向、垂直方向的同时运动,使带束鼓能够主动贴合带束层模板、冠带模板、胎面模板;二者的技术手段亦相同,均是采用两个伺服电机分别实现带束鼓在水平方向与垂直方向的运动控制;二者所取得的技术效果亦相同,即带束层模板、冠带模板、胎面模板固定不动,仅通过控制带束鼓运动进行上料,进而节省上料时间、缩短上料周期、降低上料系统成本。涉案专利的技术方案与VMI公司的在先涉密技术并无实质性差异,而且实现带束鼓的水平方向与垂直方向的同时移动去贴合其他模板亦是涉案专利的主要发明点,VMI公司的在先涉密技术已构成涉案专利技术方案的实质性内容。
三、萨驰公司具有接触VMI公司的技术秘密的可能性
商密实战指南
一、基于侵犯商业秘密提起的专利权属确认诉讼,代理律师应当同时具备商业秘密案件和专利纠纷案件的办案经验。
如果被告申请的专利技术是源于侵犯原告技术秘密获得,那么基于原告主张权属的权利基础,直接决定了案件的审理既包含了对原告主张的技术秘密是否被被告非法获取并披露的判断,亦包含了对被告主张涉案专利系其独立研发的抗辩是否成立的判断。这就要求不管是原告方代理律师,还是被告方代理律师,应当同时具备商业秘密案件和专利案件的综合办案经验,尤其是商业秘密案件的办案经验更是至关重要。因为,原告主张的技术秘密是否成立、如何认定被告是否实施侵犯技术秘密的行为,直接决定着原告主张的权利是否存在、主张被告实施的侵权行为是否存在,这是认定被告是否侵权的前提条件。
二、代理律师应准确理解、掌握,法院在判断被告专利文件是否披露了原告技术秘密过程中适用的举证责任分配规则,即应当清楚原告方的举证程度是什么、被告方的举证程度是什么。
在判断涉案专利文件是否披露了技术秘密的审理中,当技术秘密权利人提供证据证明专利文件披露的技术方案与其主张的技术秘密相同或者实质相同且被诉专利权人有渠道或者机会获取技术秘密权利人的技术秘密的,即可推定被诉专利权人采取不正当手段获取了该技术秘密并予以披露的事实成立。如被诉专利权人主张其自行研发完成了被诉技术方案或其对被诉技术方案具有正当来源的,则应当承担证明责任;如被诉专利权人提供证据足以证明其该主张的,即可否定上述对其非法获取及披露行为的推定,同时亦可证明其对涉案专利权享有合法权利。反之,如被诉专利权人并不能就其该主张予以证明的,同时,技术权利人主张的技术秘密构成涉案专利的实质性内容的,即可认定技术秘密权利人对涉案专利依法享有权利。因此,聘请具有商业秘密案件办案经验的律师,才能合理规划落实举证工作,才能更好地把握法院审理思路和举证责任分配。
三、此类案件中,被告除了注重攻击原告主张的技术秘密不成立、不存在侵权行为等商业秘密部分,还应该注重己方的防御,务必尽到一定的举证责任。否则,就会面临败诉结果。
根据《专利法实施细则》第十三条的规定,专利法所称发明人或者设计人,是指对发明创造的实质性特点作出创造性贡献的人。技术秘密权利人以侵害技术秘密作为请求权基础,主张有关专利权归其所有的,在权利人已证明该专利技术方案与其技术秘密相同或实质相同且该专利权利人有渠道或者机会获取技术秘密的情况下,如该专利权人主张其对专利的实质性特点作出了创造性贡献或其对涉案专利的技术方案有其他正当来源的,则应当就此予以证明。否则,一旦原告完成了商业秘密部分的举证责任,被告在专利部分未尽到举证义务,就会得到败诉结果。
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