专利侵权的判定原则和抗辩事由

思博IP夜话第8期：专利侵权的判定原则和抗辩事由

本期我们邀请到了于海东 律师来为大家做分享

“

于海东，工学学士、法学博士、律师、专利代理师，现任北京市立方律师事务所合伙人，曾先后就职于多家著名跨国企业。

具有近15年的知识产权实务从业经验，并具有近3年的海外工作经历。具有中国乃至全球有重要影响知识产权案件的处理经验，包括苹果与三星全球专利诉讼、中国互联网第一案等。主导代理或参与的多件案件获评最高人民法院中国法院知识产权司法保护10大案件、中国法院50件典型知识产权案例。兼任国家知识产权局知识产权研究会网络分会委员、秘书处执行副主任，北京海淀区政府专家库知识产权专家，中国专利保护协会知识产权纠纷人民调解委员会人民调解员，国家知识产权局区域专利信息服务中心顾问专家等社会职务。在《知识产权》《东方法学》《中德法学论坛》《湖南大学学报》《重庆大学学报》《中国发明与专利》等核心或专业期刊上发表多篇专业文章，部分研究成果获评国家社会科学基金项目。

”

以下内容出自12月19日思博IP夜话第8期探讨社群

由@木三整理发布，转载请征得同意并注明来源出处。

欢迎阅读于海东的精彩分享。

各位小伙伴，大家晚上好，我是今天的分享嘉宾于海东。今天非常荣幸能有这次机会跟大家就专利侵权判定及抗辩原则的司法实用进行一些交流。

今天的分享将会按照如下流程跟大家进行展开交流：第一个我们先就专利侵权判定和抗辩原则的司法实用展开三十分钟左右的交流时间。然后会预留五到十分钟的时间，跟大家来进行一些互动。如果大家有什么问题的话，可以在咱们的微信群里面进行交流。在分享结束的最后，我可能会在微信群里面选出五名听众，给大家奖励一下我前段时间才出版的《专利实务工作指南》的书，下面我们就开始正式进入主题。

第一个我们来说一下什么是专利侵权判定原则或者是专利侵权抗辩原则，其实这一点大家应该都有认识。我们说专利侵权判定原则，主要指的是从原告的维度上来讲，怎么主张被控侵权产品它对原告的专利构成的侵权。专利侵权抗辩原则，主要是从被告的维度上来进行的一个抗辩。

简短的内容和用语来概括一下专利侵权判定或者是专利侵权抗辩原则它的一些功能是什么。其实在我看来比较简单，就是提取专利侵权诉讼之后，侵权法院认定被控侵权产品是否对涉案专利构成侵权的过程，实际上也就是依法使用专利侵权判定原则或者是专利侵权抗辩原则的一个过程。从这句介绍内容来看的话，能够看得出来专利侵权判定原则或者是专利侵权抗辩原则，其实是整个专利侵权诉讼或者专利诉讼里面最核心的部分。我们做很多的实务就会发现，你所有的专利诉讼工作，其实都是围绕着这两个原则而展开的。

我们来看一下，这两个侵权判定原则或者是抗辩原则都具体包括哪些原则。首先，专利侵权判定原则，在实务里面主要包括两个原则：一个是全面覆盖原则，另外一个就是等同原则，大家应该对这两个原则是耳熟能详了。从被告的维度上来讲，如果他要主张被指控的行为并未对专利权人的权利构成侵权的话，那么他可以抗辩的原则包括下面这几个，第一个是禁止反悔原则，第二个是现有技术抗辩。第三个是合法来源抗辩，第四个是权利用尽抗辩，第五个是先用权抗辩。当然侵权抗辩原则的种类比较多，但实务里边经常用到的是禁止反悔原则和现有技术抗辩，个案里边可能有的时候会出现合法来源抗辩。

我们具体来看一下全面覆盖原则。其实全面覆盖原则在专利法以及最高法院的司法解释中都有体现，具体就是专利法第59条规定，发明专利的保护范围应该以权利要求的内容为准。那么什么是权利要求的内容？虽然专利法对此的具体概念没有明确规定，但是最高法院《关于专利侵权纠纷使用法的问题若干规定》中的17条指出，以权利要求所记载的全部技术特征所确定的范围为准。

那么从刚才提到的司法解释17条所规定的来看，它特别强调的一点就是权利要求所记载的全部技术特征。从这样的内容来看，其实这就是对全面覆盖原则的一个总体的概括。在侵权认定的时候，在使用全面覆盖原则的时候，需要将被控侵权产品相关的特征与权利要求所记载的全部技术特征进行一一对比，这里必须强调一下，是与权利要求书中所记载的全部技术特征进行对比。然后来看是否是所有的权利要求都在被控侵权产品里边，所有的这个技术特征都在被控侵权产品里面有所体现。如果全部的技术特征在被控侵权产品里面都有体现的话，那么就应该认为全面覆盖住了，因此可以认定侵权成立。

紧接着我们需要强调一下，刚才提到的最高法院司法解释17条，其实它最早在2001版本总规定的并不是全部技术特征，而是必要技术特征。也就是说在专利侵权的诉讼里，如果依照2001年的司法解释的话，被控侵权产品它缺少的特征是权利要求书中所记载的非必要技术特征，那么在这种情况下，其实也是可以构成侵权的。那么2001年的司法解释出来之后，在实务和理论界其实产生了很大的争议，都认为如果是以必要技术特征来限定保护范围的话，会造成对专利权人的过度保护。正是由于这个问题的出现，整个司法解释发生了变化：由原来所规定的必要技术特征改成了全部技术特征。也就是说其实全面覆盖原则在司法层面上或者说在司法解释层面上，它真正建立、真正被司法认可的时候是在2010年左右的时间。当然在新修改的司法解释之前，在司法实践里面其实已经有大量的案子是按照全面覆盖原则来进行侵权认定的了。这里再提一下，其实必要技术特征的出现，也导致了司法实践会出现一个多余指定原则的使用。

接下来我们说一下主题名称，大家其实都清楚主题名称它主要体现的是涉案专利的一个技术领域。那么这个主题名称在司法实务里面，一般不会把它视为一个独立的技术特征。所以说会产生一些疑问：我的权利要求书的前述部分所记载的主题名称，是否对涉案专利的保护范围构成限定的问题？对于这个问题最高法院在以往的司法判例里面也进行了一个详细的说明，其中的态度就是说：对于前序部分的主题名称，一般在侵权认定的时候也是要考虑的。但是该主题名称是否对保护范围构成实质性的影响，还是要依照个案来认定。

那么就主题名称能否对侵权认定构成实质性影响，或者说能否对权利要求书的保护范围构成限定？我可以给大家举个例子，在电子领域或者通讯领域里边，假如我的涉案专利技术是涉及到一种音视频的编解码技术，但是在专利的权利要求书前序部分，它先进的领域是说数字、数字电视。那么这个数字电视的前序部分或者说它的主题名称一般情况下会认为，这个主题名称不会对保护范围构成影响。因为你的整个技术方案是与音视频的编解码技术相关的，而这个技术本身除了在数字电视领域会有应用，在其他的领域比如说在手机的领域、通讯产品的领域可能都会有应用。

紧接在这个全面覆盖原则里边有一个特别不一样的点，就是封闭式权利要求的使用不同于开放式权利要求的使用。在开放式权利要求的全面覆盖原则的使用时候，只要被控侵权产品全部具备了权利要求书里面的所有的技术特征，那么不管被控侵权产品有没有其他多余的特征，都可以认定这个侵权成立。但是在封闭式权利要求书的情况下，被控侵权产品侵权成立的前提是，它只具备封闭式权利要求书里面所限定的所有的技术要素，不能有多余的要素。如果在封闭式权利要求书侵权的场景下，如果被控侵权产品还具备了封闭式权利要求书里面所限定的技术特征以外的其他的要素，比如药品的组成成分、其他的产品的结构，或者是其他的方法、步骤，那么在这种情况下不就不能认定侵权成立，这主要是由于封闭式权利要求书的特性来决定的。

紧接着方法权利要求书在全面覆盖原则使用的时候，也是一个比较特殊的特例。一般情况下，现在的方法权利要求书的撰写方式，不会像以往按照什么ABC或者1234的方式来具体限定他的方法步骤。那么在方法权利要求书的侵权的情况下，如果被控侵权产品只具备了相关的方法步骤，但是并没有按照权利要求书的撰写顺序来实施，那么这个具体的步骤是否对权利要求书的保护范围构成限定，或者说是否对侵权认定有影响？这一点在以往的司法判例，尤其是最高法的司法判例里面有规定，如果权利要求书中没有限定明确的步骤，那么本领域技术人员如果能从说明书或者是审查档案中能够解读出来涉案专利的方法权利要求，是按照权利要求书的撰写步骤的方式来实施的，那么这种情况下相关的步骤就会对保护范围构成限定。也就是说被控侵权产品它在实施这个方法不方法的时候，必须按照权利要求书撰写的顺序去实施。如果没有按照撰写的顺序去实施，一般情况下也是不能被认定成是构成全面覆盖的，也就是并不构成侵权。

最后关于全面覆盖原则，说一下标准必要专利。我们说的标准必要专利它实际上主要出现在通讯领域，比如通讯电子、IOT的技术领域里边。在涉及到SEP标准必要专利的侵权诉讼里边，一般情况下是不需要拿被控侵权产品的技术方案与涉案专利的权利要求书进行对比的。那么它的对比方式是什么呢？是拿着通讯的标准文本与权利要求书进行对比，从而来界定权利要求书里面所限定的技术方案是否在通讯标准里面有所体现。不是像非标准专利的全面覆盖原则那样，需要拿被控侵权产品的技术方案和权利要求进行对比，这也是SEP或者是标准必要专利的不同点。

下面我们来看一下专利侵权判定原则的第二个原则，就是等同原则。关于等同原则，在最高人民法院《关于专利侵权纠纷使用法律问题的若干规定》里的11条规定了。它在对专利法59条里面的“以权利要求的内容为准”这个具体含义到底是什么进行解释的时候提到，指的是以权利要求书所记载的全部技术特征所确定的范围为准，那么包括与该技术特征相等同的特征所能确定的范围。其实这一司法解释，既体现了全面覆盖原则，同时也体现了等同原则。

关于等同原则的使用，特别向大家明确如下几点，第一个就是等同原则的使用对象是具体的技术特征，是对权利要求书里面一个个的技术特征进行的等同，而不是对里面所限定的技术方案进行的等同。在具体处理专利诉讼案子的时候，经常发现一些当事人或者是一些律师，往往认为等同的认定只能限于被控侵权产品里面的一个特征与涉案专利的权利要求书里面的一个特征进行一对一的对比。其实在实务里并非如此，也允许以一对多或者多对一的对比。具体就是允许将被控侵权产品里面的多个技术特征与涉案专利的权利要求书里面所记载的一个特征进行对比，也允许将权利要求书里的两个或者三个技术特征与被控侵权产品里面的一个技术特征进行对比。所以就是说等同原则并不限于一对一的对比，它允许进行一对多或者是多对一的对比方式。

第二个需要强调的就是什么时候能够构成等同原则？就是相对比的技术特征在技术手段、在实现的功能以及达到的技术效果上需要等同，需要属于基本相同。同时对于本领域的技术人员来讲的话，也是容易不经过创造性劳动能够联想到的一个技术特征。所以说在等同原则的侵权对比的时候，一般都是从这两个维度来向法院阐述为什么被控侵权产品里面的特征从手段、功能和效果上与涉案专利里面的某一个技术特征是基本相同的。

等同原则使用需要特别注意的另一点，就是等同原则使用的时间点，是以被控侵权行为发生的时候来进行的等同，而并不是以涉案专利提出申请的时候，或者是以涉案专利授权的时候来进行的等同，这个是司法解释特别明确规定的。以被控侵权行为发生的时间来点来使用等同，相对于以涉案专利申请日的时间点进行等同来说，能够更大的使得专利权的保护范围进行适当的扩充，相对应的是为专利权人提供了相对宽的保护范围。

功能性限定的等同也是等同原则里面特别需要注意的一点。一般的非功能性限定可以对具体的技术特征进行直接等同，但是对于功能性限定的技术特征，其实在实务里面不可以进行直接等同。对于功能性限定如何进行等同，司法实务是以涉案专利的说明书或者附图里边对该功能性限定进行披露的相应的具体实施方式，或者说具体实施例为标准来进行等同，而不能直接对功能性限定特征本身进行等同。

在等同原则使用的时候，最后需要注意的一点就是涉及到数字范围。一般在化学领域或者医药领域，权利要求书里面涉及数值范围的情况比较多。假如某权利要求书里面限定一个温度是一到十度，对于这样的技术特征本身能否使用等同？例如你限定的下限是1，被控侵权产品限定的是0.5可不可以？或者说你限定的上限是10，被控侵权产品限定的是10.1可不可以？这个需要特别注意，对于有数值范围限定的权利要求书不可以使用等同，被控侵权产品如果构成侵权的话，它的数值范围应该与涉案专利权利要求书的数值范围一致，或者是落入它的范围之内才可以。

接下来我们看一下专利侵权的抗辩原则，它实际指的是专利侵权诉讼中被告进行抗辩的一些原则。实务里面经常会使用的点或者被被告所主张的就是现在要讲的这个禁止反悔原则。禁止反悔原则在平常的实务里面经常会出现，专利权人在专利的授权过程中（答复OA过程中），或者是确权过程中（无效过程中）经常会对权利要求书进行修改，或者是说通过意见陈述的方式对权利要求书进行限诉。如果存在这种情况，侵权诉讼里就不允许权利人对已经放弃的技术方案再重新主张，阻止权利人进行两头得利。也就是说在授权和确权程序中，为了获得权利使得权利继续维持有效对权利要求保护范围进行限诉，在侵权的时候又为了获得胜诉而有意扩大权利要求保护，这是不可以的。

所以说禁止反悔原则，它的主要的作用就是说限制侵权判定原则的使用。我们明确点说的话，它其实主要限定的就是等同原则的使用，也就是说如果在授权或者确权程序中，专利权人对专利权的保护范围进行了限诉，或者说对某些技术方案进行了放弃，那么在侵权诉讼的程序里边就不可以通过使用等同原则的方式来主张将已经放弃的技术方案再纳入到他的专利权的保护范围内。

等同原则需要注意以下几个点，第一个就是我们说的等同原则它的使用对象是专利权人，而不是说专利权人以外的第三人。在实务里边也发现有些案件的当事人，或者说当事人代理律师经常会说，你看无效宣告请求人也就是专利侵权诉讼的被告，在无效程序里面对权利要求书的解读是这样子的，而在侵权诉讼里面又对权利要求书做出另外一个解释，所以权利人主张的禁止反悔原则也应该用在被告的身上。其实关于这样的主张在司法层面上来讲的话，是没有相关的法律依据的，一般来讲，禁止反悔原则只适用于专利权人。

刚才已经提到了对权利要求保护范围进行限诉，或者说对技术方案构成了放弃，往往有两种方式会导致这样的结果。第一种方式就是对权利要求书进行修改，比如增加技术特征或者删除技术特征，都会对权利要求书的保护范围造成直接的影响。所以如果在专利侵权诉讼中，被告发现权利人在确权、授权程序里面对权利要求书进行了修改，可以直接主张禁止反悔。另外一种可能对权利要求书构成限诉的情况，就是在答复OA的过程中或者在专利无效的审查宣告程序中，通过意见陈述的方式对权利要求书进行了解释。如果相关的解释没有被实审过程中的审查员认可，或者是没有被专利复审委员会作出的无效宣告审查决定认可，或者更明确的说相关的意见陈述被否定的话，那么这样的意见陈述其实并不能够直接导致禁止反悔原则的使用。也就是说权利人做的限制性解释或者放弃并没有被认可，那么在后续的侵权诉讼维度里边，也就不可以使用禁止反悔。

还有一个禁止反悔原则需要注意的一点，就是在说明书里面可能公开了更多的实施方式，或者是记载了更多的技术内容，但是我在撰写权利要求书的时候并没有把相关的技术方案纳入到权利要求的保护范围。对于这种情况可能会直接导致捐献原则的使用，在侵权诉讼的时候就不能主张通过等同原则的使用或者是其他原则的使用，再把你已经捐献出去的技术方案纳入到你的保护范围里面。所以说捐献原则其实和禁止反悔原则是一对相矛盾的原则，正如刚才我们提到的等同原则和禁止反悔原则也是相互矛盾的一个原则，都是限制彼此使用。

下面来看一下另外一个在实务里会经常出现的抗辩原则，就是现有技术抗辩。关于现有技术抗辩在专利法的62条有直接的规定：在专利侵权纠纷中被控侵权人如果有证据证明其实施的技术方案属于现有技术的，就不构成侵权。在实务里处理专利诉讼的时候，比较常用的一个手段就是说如果想提起现有技术抗辩的话，并且在整个专利诉讼的期间可能针对涉案专利提了专利无效，那么会拿到无效程序里所使用的新颖性层面上的证据，在侵权诉讼里边来主张现有技术抗辩。

关于现有技术抗辩，首先需要明确的一点就是，可以主张现有技术抗辩的证据肯定是要体现你的现有技术。除了现有技术本身以外，抵触申请也可以用来主张现有技术抗辩。那么抵触申请和现有技术的区别在什么地方呢？抵触申请指的就是在涉案专利申请日之前已经申请，但是公开日是在涉案专利申请日之后进行了公开。那么对于这个抵触申请，虽然它不属于专利法意义上的现有技术，但是仍然可以用来主张现有技术抗辩，这一点希望大家能够多注意一下。

第二个需要强调的一点就是关于现有技术的公开。其实专利法一直都在修改，零八年的专利法有关现有技术的规定和零八年以前的专利法的规定其实是不一样的。在零八年以前，专利法的现有技术是在两个维度上的公开：对于出版物维度意义上的公开一般采用的是世界的标准，就是说出版物的公开不管是以国内公开还是国外公开都会认定成为是现有技术。但是对于通过使用公开的方式来进行公开，只能将在国内的使用公开认定为是现有技术，而在国外公开的都不认为是现有技术。但是在零八年以后，把这个标准都统一了，就不管是以哪种形式的公开。

在侵权诉讼里边，法院对现有技术抗辩进行审理的时候，一般的对比方式是将被指控的产品的技术特征与现有技术方案里边相应的技术特征进行对比，而不会将涉案专利里面的这个技术特征拿进来进行对比。那么这是不是说专利里面的技术特征或者是专利里面所记载的技术方案在现有技术抗辩里面就没有用了呢？其实并不然，专利的技术方案它的作用是用来限定或者用来明确被指控的技术方案的。我们说被指控的技术方案，一定是依据涉案专利里权利要求书所记载的技术方案确定被指控的技术方案，那么它的作用也就是我们刚才说的专利的作用。

那么现有技术抗辩在什么维度上能够成立呢？根据司法解释的维度来讲，就是当被指控的技术方案与现有技术相比构成相同，或者是无实质性差异的时候，就会构成现有技术抗辩成立。关于无实质性差异标准的具体概念，司法解释并没有进行明确的规定，但是从司法实务的大量案子里面看，它不会去纠结什么是无实质性差异，更多是借鉴专利侵权判定原则里的等同原则来进行认定，那么只要构成等同原则维度上的等同就可以。

最后一个需要特别强调的就是，一般情况大家都认为是从新颖性的维度上来主张现有技术抗辩，只能通过一份现有技术来主张抗辩，而不能采用两份或者两份以上的现有技术来主张抗辩。不能像无效程序或者专利审查程序里采用两份或两份以上的对文件来评价创造性一样来进行主张现有技术抗辩，这个是不被允许的。但是近两年的话，司法实务里面同时又允许采用有限的创造性标准，有限的创造性的标准是什么呢？指的就是可以允许用一份现有技术加上公知常识来主张现有技术抗辩，这是被允许的。

我们来看最后一个侵权抗辩原则，就是合法来源抗辩。合法来源抗辩是规定在专利法里面的第70条：为生产经营目的的使用、许诺销售、销售不知道未经专利权人的许可而制造并售出的专利侵权产品，能够证明该产品合法来源的，不承担侵权责任。而且合法来源抗辩首次是规定在2008年的专利法，在此之前司法实务里面有相关的一个抗辩的司法实用，但是在法律的层面上并没有被立法所接受。

关于合法来源抗辩，第一个希望给大家强调的是，能够主张合法来源抗辩的主体只能是被控侵权产品的使用者、许诺销售者和销售者。对于被控侵权产品的制造者或者进口商，不可以主张合法来源抗辩的。如果想主张合法来源抗辩，专利侵权诉讼的被告需要证明自己在主观上不知道所使用的，或者是我所许诺销售的，或者说我所销售的产品是侵权产品，对此是不知情的。如果刚才提到的三个主体在诉讼之前的若干时间以前，比如说一年之前他拿到了专利权人的侵权警告，那么在这种情况下，就不能主张自己在主观上是不知道的或者是说不应当知道的。在收到侵权警告的情况下，就不可以主张合法来源抗辩。

合法来源抗辩成立最重要的一个条件，就是抗辩人需要有证据证明他所谓指控的侵权产品有合法来源。一般情况下在司法实务里边需要从如下三个方面进行主张，第一个你需要提供相关的合同或者是相关的订单，证明你在公平的市场环境下与产品的制造商进行了交易；第二个你需要有相关的票据能够佐证进行了相关的支付；第三个就是有一些转账的记录或者发票，能够证明为了侵权产品付出了合理的开支。

关于合法来源抗辩的最后一点，就是合法来源抗辩成立的后果：不承担赔偿责任。有人可能会问在抗辩成功的情况下，是不是就可以认定我不侵权了？其实并不然。法院仍然会认定为你是共同侵权的，只不过在构成侵权的情况下免除你的赔偿责任。还有一点就是作为使用者或者许诺销售者或者销售者，已经购买了这些产品，后续还能不能继续使用或者继续销售或者渠道销售？关于这一点，最高法的司法解释有一个规定：对于使用者的话，如果能够证明你进行了合理地支付，在这种情况下你可以使用；但是对于许诺销售和销售就不被允许了。

由于时间的关系，今天就只能跟大家分享到这里了。如果大家有什么问题可以通过这个社群或者加我个人的微信，一起在更多维度上进行深入的探讨。前段时间我出了一本书，稍后我会在群里抽几个小伙伴，赠送我刚出版的这本《专利实务工作指南》，相关的内容都有详细的介绍，后续也可能应大家的要求提供一些相关的资料，如果感兴趣的话，希望大家可以多多关注，也非常感谢大家参加此次的IP夜话活动。

#本文仅代表作者观点，不代表思博立场#

内容版权归作者所有，转载请征得同意并标明来源及作者。