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第712期 编号：HDFYZSCQ2018712
单位｜恒都知识产权事业部
作者｜专利侵权专业组 王永秀
编者｜恒都微信运营团队
最近接待了一个客户，别人向法院起诉他，说他侵犯了人家的专利权。经过一审、二审两级法院的审理，他都被认定侵权，赔偿别人经济损失70万。他感觉到很冤，所以找律师来寻求救济途径，看能不能通过再审翻案。笔者帮他看了相关材料，特别是两份判决书。看过两份判决书之后，笔者自己确实生出一团疑惑。虽然一审和二审都认定客户侵权，但在笔者看来，原因却截然不同。
专利侵权认定准则，众所周知，首要的是全面覆盖原则，但由于一些特殊情况，在认定侵权时，还得考虑适用等同原则，捐献原则等。而在客户这个案件中，一审法院适用的竟然都不是，而是“多余指定原则”，但二审法院适用的却又是等同原则。“多余指定原则”在多年前已被最高院通过案例和司法解释的形式明确抛弃，各高级法院以及有专利管辖权的中级法院也随之都不再适用。但现在一审法院却再次适用，让笔者颇感惊讶。而二审法院竟然适用等同原则也能认定侵权，这似乎更让笔者讶异不已。笔者隐隐约约的感觉到“多余指定原则”和等同原则似乎有着“不为常人所知”的联系，进而不得不让笔者去追本溯源，去了解“多余指定原则”和等同原则的法律渊源。
根据现有可查资料显示，多余指定原则在中国法律、法规和最高人民法院司法解释中都没有明文规定，仅是在北京高级人民法院于2001年发布的“专利侵权认定指南中”有所体现，不过后被其他法院相效仿，逐渐被演化为一种新的侵权认定准则“多余指定原则”。
在实践中，多余指定原则又被称为“排除非必要技术特征原则”，其基本含义是，在解释专利独立权利要求和确定专利权保护范围时，将记载在专利独立权利要求中的明显附加技术特征（即多余特征）略去，仅以独立权利要求中的必要技术特征来确定专利权保护范围，判定被控侵权物（产品或方法）是否覆盖专利权保护范围的原则。如果被告的被控侵权物中不含有该项多余特征，仍可以认定被告侵权[1]。多余指定原则被司法实践所创立，根本原因是考虑到在中国专利制度建立的初期，大量专利是由发明人自己撰写。撰写权利要求书时，发明人可能将一些非必要技术特征写入独立权利要求的情况。如果按照全面覆盖原则判断侵权的话，只能得出不侵权的结果。这对发明人是不公平的。多余指定原则实际是适应了专利申请的时代大背景。法院适用“多余指定原则”的最著名的案例是1995年的周林诉北京奥美光机电联合开发公司、北京华奥电子医疗仪器有限公司侵犯专利权纠纷案。
在该案中，原告专利的独立权利要求中有一项关于立体声放音系统的技术特征，被控侵权产品具备了原告独立权利要求中除了该特征之外的所有其他特征。北京市高级人民法院通过审理认为，缺少“立体声放音系统”这项特征不会影响频谱治疗仪的功能和作用，也不影响整个技术方案的完整性，因此，被控产品虽然缺少了一项非必要技术特征，但仍构成侵权。
多余指定原则与全部技术特征原则实质上是不相容的，其适用仅是在司法实践中，而不为法律所确定，表明了其仅有“权宜之计”的地位，终究是要随着时代的发展而被摈弃。在2005年，最高人民法院在大连新益建材有限公司与大连仁达新型墙体建材厂专利侵权纠纷案的判决中，明确表示了“不赞成轻率适用所谓多余指定原则”的态度，这一案例的发布标志着“多余指定原则”已为官方所批判的趋势。在2009年，最高人民法院出台了新的《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》。该解释第七条全面明确了全面覆盖原则：人民法院判定被诉侵权技术方案是否落入专利权的保护范围，应当审查权利人主张的权利要求所记载的全部技术特征，这一规定的公布正式宣告“多余指定原则”退出了“历史舞台”。
相比于多余指定原则的尴尬地位，等同原则却是全世界国家的专利系统内通常认可的法律原则，其地位可与全面覆盖原则相媲美。
在中国，等同原则第一次正式在法律文件中出现是在2001年的最高人民法院颁布的《关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》中。第十七条规定，专利法第五十六条第一款所称的“发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求”，是指专利权的保护范围应当以权利要求书中明确记载的必要技术特征所确定的范围为准，也包括与该必要技术特征相等同的特征所确定的范围。等同特征是指与所记载的技术特征以基本相同的手段，实现基本相同的功能，达到基本相同的效果，并且本领域的普通技术人员无需经过创造性劳动就能够联想到的特征。但根据此司法解释，等同原则适用的条件相对于全面覆盖原则要“苛刻”一些，如何认定等同，先要具备两个条件：其一、等同特征要与权利要求中的技术特征以基本相同的手段、实现基本相同的功能、达到基本相同的效果；其二、等同特征对本领域的普通技术人员来讲是显而易见的。认定等同，这两个条件缺一不可。
追溯多余指定原则的法律渊源和等同原则的法律渊源，让笔者自己基本确认多余指定原则和等同原则之间的异同。
其相同点，无非都是全面覆盖原则的补充。
但等同原则一直是为世界各国法律所认可，而多余指定原则则“落魄”得多，在中国国内也仅是昙花一现。
二者的不同点，则可以说，除了上述“相同点”之外，均属不同。
这最典型的就是：“多余指定原则”是将侵权专利权利要求的技术特征分为“非必要技术特征”和“必要技术特征”，虽然相比于被控侵权产品要多出一个或几个技术特征，但因为是“非必要技术特征”，因此这些多出的技术特征也可以忽略。从本质上讲，多余指定原则反映了被控侵权产品并没有包含全部的侵权专利权利要求的技术特征，数量上不相同。而等同原则，则要求被控侵权产品技术特征与侵权专利技术特征一一对应，数量相同。等同原则要求的是技术特征的等同，而非技术方案的等同，不允许技术特征一对多或多对一的等同。
如此分析则可以看出，“多余指定原则”和等同原则还是明显不同，在适用上自然应很难联系到一起。但对于涉案一审和二审如何能够针对同一对专利比对适用不同的侵权认定原则，笔者还是存在疑惑，不得其解，这又驱使笔者去找一些典型案例来分析。
在这个案子里，一审经庭审比对，认为涉案实用新型专利权利要求1包含有“称重装置”这一技术特征，而被控侵权产品中并没有此技术特征，据此确认，被控侵权产品没有全面覆盖涉案专利独立权利要求的全部技术特征。因此，原告指控被告侵犯其实用新型专利权而提出的诉讼请求缺乏必要的事实依据，依法不予支持。
原告不服一审判决，提出上诉，其认为一审法院应考虑被控侵权产品缺少的“称重装置”是否是必要技术特征，能否适用多余指定原则。从本专利说明书及权利要求书看，“称重装置”并不是本发明的必要技术特征，故被告构成侵权。二审法院经审理认定，被控侵权产品缺少涉案实用新型专利的必要技术特征，并未落入该专利保护范围。至于原告主张多余指定原则的适用缺乏法律依据支持，不予采信，二审维持原判。
这是浙江省高级人民法院二审审理的一个案例，从这个案例可以获得对多余指定原则更进一步的认识:（1）多余指定原则适用没有法律依据；（2）多余指定原则适用的情形就是“被控侵权产品与原告实用新型专利相比，被控侵权产品缺少独立权利要求1中称重装置这一必要的技术特征”的情形。
在这个案子里，一审经将被控侵权产品与涉案专利权利要求进行特征比对后，认定本案专利在突起面下方形有弧形面导引边，而被诉侵权产品不具有弧形导引面这一技术特征，即缺少了一个技术特征，故应当认定被诉侵权技术方案的技术特征没有落入本案专利的保护范围，不构成侵权。原告不服，提起上诉，认为被诉侵权产品与本案专利仅存在弧形面导引边技术特征外观上的细微差别，但功能相同，均为卡制在天花板孔位边的板面上，二者为等同的技术特征。
二审经审理认为，涉案专利具有“在弹性片两侧的止滑突起面下方形有弧形面导引边”，而被诉侵权产品弹性片两侧的止滑突起面上并不存在作为导引边的部分，因此，被诉侵权产品未全面覆盖本案专利权利要求1的全部技术特征，应当认定被诉侵权技术方案的技术特征没有落入本案专利的保护范围，不构成侵权。
这是广东省高级人民法院二审审理的一个案例，从这个案例，可以对等同原则获得一个更直观的理解。等同原则适用前提应是有相应的技术特征，而在“被诉侵权产品弹性片两侧的止滑突起面上并不存在作为导引边的部分”，缺少“在弹性片两侧的止滑突起面下方形有弧形面导引边”这一技术特征情况下，是绝不适用等同原则的。经过反复思考，笔者发现，这个案例更是进一步明确了等同原则和“多余指定原则”的本质区别。根据前面了解，可以得知，如果不考虑“多余指定原则”已被废弃的事实，则本案侵权情形应适用“多余指定原则”，在适用“多余指定原则”的情况下，意味着涉案专利是有一根“骈指”，而这就不能再适用等同原则。
经过对“多余指定原则”和等同原则法律渊源的追踪以及典型案例的分析，笔者对二者的异同有了全新的认识。在此情况下，再回头来看客户的这个案子时，笔者顿时有了一种“葫芦僧智断葫芦案”的感觉。
将涉案专利权利要求1的全部技术特征与被控侵权产品进行比对，不难发现，权利要求1包括的“主选带式输送机的输送带外表面有网格”这一技术特征在被控侵权产品中找不到，即没有，反过来说，就是涉案专利权利要求1多了一个技术特征出来。
据此判断，本案侵权认定应适用“多余指定原则”，而不能适用等同原则，一审法院虽然“忘了”“多余指定原则”已经为法律所抛弃，已经不能再作为判决依据使用，但事实认定是没有错的。而二审竟然能用等同原则来认定，这显然是错误的了。但二审法院如何就这么“不露痕迹”的将等同原则应用到本案中来，还是让笔者耗费了一些脑汁才想明白些。
原来，二审是给被控侵权产品拟制了一个“技术特征”。它认为，虽然被控侵权产品没有网格，但涉案专利有网格是为了增加输送带摩擦力，提高输送能力，因此，被控侵权产品“必然”是用了摩擦力更大的输送带来取代成型有网格的涉案专利中的输送带，被控侵权产品必然有“更大摩擦力”这个技术特征。而这个技术特征与“有网格”相比，是以基本相同的手段，实现基本相同的功能，达到基本相同的效果，并且本领域的普通技术人员无需经过创造性劳动就能够联想到，因此，“更大摩擦力”与“有网格”等同，因此，认定客户侵权。但这样的认定没有让笔者心服口服，反而让笔者突然想出两句感慨的话来，“切莫牵强拉郎配，强把多余认等同”。
感慨之余，也想劝告法院几句，既然“多余指定原则”已经作古，法院就应该严格依法来审理，不应再适用，更不应该使用障眼法让“多余指定原则”打“等同原则”幌子借尸还魂，使被告遭遇不公平的裁判。
[1]见李艳新著：“不适用于专利侵权判断的多余指定原则”，载《知识产权报》。
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