商标延续性注册，是在后申请商标对在先具有一定知名度的基础商标的延续注册。目前，对该行为的规定主要体现在《北京市高级人民法院关于商标授权确权行政案件的审理指南》第八条（以下称“指南第八条”）。然而，司法实践中，许多法官对当事人的商标延续性注册主张均持否定态度并体现在判决中，有些法官甚至在庭审刚结束时便当面向律师表示自己非常反对商标延续性注册。这样的现实情况也造成了当事人的商标延续性注册主张往往很难得到支持。笔者自己代理的几件案件便遇到了类似的情况，虽然涉案商标满足了前述北京高院审理指南的规定，但因法官对商标延续性注册持明显的反对态度，案件最终都以败诉告终。通过对自己代理的几件案件的总结并参考了部分相关文章和在先判例后，笔者将尝试在本文中分析如何在现有情况下说服法官接受当事人商标延续性注册的主张。
通过指南第八条可知，商标延续性注册需要满足以下几个构成要件：一，基础注册商标经过使用获得一定知名度；二，商品或服务相同或类似；三，商标相同或近似；四，相关公众认为二商标对应商品或服务与商标注册人存在特定联系。实践中，由于基础商标与诉争商标往往属于同一权利人，商标与权利人的对应关系十分明显，法官很难从这一点否定延续性注册。因此，前三点就成了延续性注册被否定的“重灾区”。通过对大量资料的整理，笔者将主要的否定观点归纳如下：
1.基础商标知名度达不到要求。虽然指南第八条指出基础商标达到一定知名度即满足延续性注册的要求，但目前，如何界定“一定”还是要依靠法官的主观认知。例如，在(2017)京73行初7678号判决中，法院认定，原告所获得的荣誉较少，宣传证据主要为《珠江商报》的报道宣传的数量、范围有限。故原告提交的使用证据尚不足以证明其基础商标经过使用具有一定知名度。但对于提交证据到何种数量可以证明基础商标的知名度达到了“一定”的程度，判决中并未提及。类似的情况在有关商标延续性注册的在先判例中并不少见，这也给主张延续性注册的当事人造成了极大的困惑。
2.驳回复审行政诉讼案件中不考虑基础商标的知名度。在驳回复审行政诉讼中，有相当一部分法官认为，由于引证商标权利人并未参与诉讼，因此在缺乏对引证商标进行充分举证和辩论的情况下，商标知名度实际上无法予以考虑，否则将有违程序的正当性。基于此，在同类型案件中，原告的延续性注册请求往往被直接驳回。
3.商品或服务不类似。对于这一点，目前大多数法官均以商品或服务在功能、用途、生产部门、销售渠道、消费群体等方面存在较大差异为由，给出不属于相同或类似商品或服务的结论，而对具体的评判标准却很少释明，这也使得当事人无法有针对性地在庭前就商品或服务类似问题进行准备。而部分判决中，法官更是直接按照《商品区分表》的分类对商品或服务的类似问题进行判定，完全没有认识到《商品区分表》只是判断该问题的参考资料而非决定性因素。
4.商标不近似。这一理由在实践中也经常会被法官用来否定当事人延续性注册的主张。但相对其他理由，使用频率较低。
5. 无法证明相关公众认为基础商标与诉争商标存在特定联系。这一理由很少单独被使用，往往是与其他理由一并列出。
6.引证商标具有较强知名度和显著性，诉争商标无法与其相区分。这一理由往往与理由5结合使用，但其是否是判断商标延续性注册应予考虑的因素值得探讨。
以上理由，大多存在叙述笼统模糊、缺乏明确判断标准的问题，法院仅凭这样的理由驳回当事人的延续性注册请求，不仅难以令人信服，而且给当事人造成了极大的困惑，使当事人无从知晓法院对延续性注册的认定标准，也就无法有针对性的进行商标战略布局，严重制约了当事人的进一步发展。笔者结合亲自代理的案件及与其他律师同行的交流情况，整理出目前大家共同的困惑，主要有以下几点：一，基础商标的知名度达到怎样的程度，才能满足“一定知名度”的要求；二，驳回复审行政诉讼中对基础商标知名度完全不予考虑是否合理；三，在商标延续性注册问题上，应如何对商品/服务的类似进行判定；四，申请注册时间介于基础商标与诉争商标之间的引证商标，其知名度是否应当在判断商标延续性注册问题时予以考量。
就如何解决以上四点困惑，笔者提出如下建议。
关于第一点“一定知名度”问题，笔者认为，由于基础商标是商标延续性注册的根本，后续申请的商标均需借助其本身的影响力方可实现延续。因此，对其知名程度进行严格的限定是合理的。但需要强调的是，这种限定应该有明确的标准。就目前的司法实践来看，可以以认定驰名商标的标准为参考，在适当放宽条件的基础上确认“一定知名度”的认定标准。具体如下：1.对于已注册商标，相对于引证商标申请注册日，其注册时间不少于3年或持续使用时间不少于5年。对于未注册商标，相对于引证商标申请注册日，其持续使用时间不少于5年；2.商标核定使用的商品或服务在引证商标申请注册日前两年内生产量销售额达到业内中上水平（可提供行业平均水平数据以佐证）；3.商标核定使用的商品或服务在引证商标申请注册日前两年内的广告宣传及媒体报道达到一定规模（具体规模可根据证据形式和内容由法官个案判定）；4. 引证商标申请注册日前基础商标的获奖情况，范围可包括在基础商标核定使用的商品或服务及类似的商品或服务上获得的奖项；引证商标申请注册日前基础商标受保护的记录。以上明确的量化的标准，不但可以使当事人对“一定知名度”有清晰的认识并更有针对性的准备相关证据，而且可以在认定基础商标知名度时，为法官提供客观依据。
关于第二点“驳回复审行政诉讼中是否考虑基础商标知名度”，笔者认为，目前法院一律以“引证商标权利人未参与诉讼、无法论证基础商标知名度”的理由完全否定基础商标知名度的做法是有失偏颇的。如果按这样的理解，在商标申请至驳回复审行政诉讼的全部程序中，申请商标的权利人提交的证据均无法被采纳，原因是所有的证据都无法经过引证商标权利人的论证。这显然是不合理的。事实上，法院这种观点忽略了商标行政诉讼一个最主要的当事人，即被告国家知识产权局（原商评委）。国家知识产权局不单是商标申请及商标驳回复审阶段的行政主管部门，其审查员及庭审代理人更是多年从事商标评审及诉讼代理的专业人员。这些人员对商标知名度的认定能力不比双方当事人差甚至更强。更重要的是，在商标申请审理中，国家知识产权局是主动引入引证商标来阻碍诉争商标申请的一方，而引证商标权利人并未参与此过程。此时，作为直接当事人，由国家知识产权局来对原告提交的知名度等证据进行质证，不仅保证了国家知识产权局的诉讼权利，还有助于其向法官阐明引入引证商标的原因和目的，对案件审理可以起到极大的帮助作用。
关于第三点，即在商标延续性注册中如何认定商品/服务类似的问题，笔者认为，应根据市场经济发展的情况，适当地放宽商品/服务类似的判断标准，对存在一定关联但在《商品区分表》中不属于同一群组的商品，原则上应认定为类似商品。具体理由如下：
1.基础商标核定使用商品/服务往往已过时甚至被市场所淘汰，适当放宽商品/服务类似的判断标准，有助于鼓励权利人进行产业技术升级和扩大规模，为市场提供更优质的商品/服务。基础商标拥有着多年使用形成的良好商誉，但其注册时间通常较为久远，部分商标的注册时间距今已有三十年以上，故其核定使用的商品/服务在当今的市场中已很难见到甚至已完全被淘汰。而诉争商标缺少知名度，但申请使用的商品/服务往往是对前述商品/服务的革新升级，其更符合当代社会的需要。综合来看，基础商标与诉争商标对应的商品/服务虽然从表面上看存在一定差异，但从根源上讲都是一脉相承，后者往往是在前者的基础上进行的升级，其实际存在着紧密的联系，体现着权利人良好商誉的传承。适当放宽商标延续性注册时的商品/服务类似的判断标准，对上述商品/服务的类似给予更多的肯定性结论，客观上鼓励了权利人进行技术升级和扩大规模，使其可以放心地不断推出更先进、更符合当代社会需要的商品/服务，并且不必担心因商品/服务升级后与原有的基础商标核定使用的商品不类似而丧失已有的商誉、进而造成损失的问题。
2.适当放宽商品/服务类似的判断标准，还有助于打击恶意注册商标的行为。在实践中，有很多恶意商标注册人利用权利人尚未完全在中国大陆地区形成规模时，在与权利人实际经营范围类似的商品/服务上恶意抢注相同或近似的商标，待权利人发展到一定规模、想要进军相关行业时才发现已被其恶意阻拦。为了能持续发展，权利人不得不通过各种维权手段与之抗衡。然而，从形式上看，通过这种手段获得注册的商标是合法正当的，因此，权利人很难通过法律途径解决问题，最后不得不放弃进军相关行业或是支付高额购买费买入商标，这样不仅助长了恶意注册人的嚣张气焰，更是严重打击了权利人发展的积极性，长此以往，损害的还是市场已形成的良好秩序以及未来的健康发展。如果可以适当放宽商品/服务类似的判断标准，在权利人进入与已有行业具有极大关联的行业时，将基础商标核定使用的商品/服务与诉争商标的商品/服务认定为类似商品/服务，则可以帮助权利人绕过前述恶意抢注的阻碍，保证权利人的良好发展，同时也可以有力打击恶意抢注行为，使恶意抢注人意识到这种行为的获利空间越来越小，逼迫其停止这种形式上合法、实质上不正当的行为，长此以往，也会对净化市场环境起到关键的作用。
总之，商标延续性注册并非目前一些法官认为的那样“一无是处”甚至可以就此取缔，恰恰相反，这一措施对权利人和整个市场的积极良性发展都可以起到至关重要的作用。希望未来有更多的法官愿意采纳当事人商标延续性注册的申请，使这一措施真正落到实处，而不是一个“雾里看花、水中望月”、永远无法被认可的空洞规定。
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