《专利法》第四次修改对外观设计专利侵权判定的影响

宋建宝

中国应用法学研究所互联网司法研究中心主任

目前，现行《专利法》正在进行第四次修改，《中华人民共和国专利法修正案（草案）》二次审议稿（简称《草案二审稿》）也正在向社会公开征求意见。对于外观设计专利制度来说，本次修法的一大重点就是对外观设计专利权的客体进行了扩张，这将对现有外观设计专利侵权判定规则产生重要影响。

为此，笔者依据《草案二审稿》，简要总结本次修法对外观设计专利制度的具体修改，分析现有外观设计专利侵权判定规则，在此基础上重点探讨本次修法对外观设计专利侵权判定规则的影响。

《草案二审稿》对外观设计专利制度的修改

《草案二审稿》共有十九条，有的条文同时涉及发明、实用新型和外观设计三类专利，有的条文仅涉及发明和实用新型两类专利，有的条文则仅仅涉及外观设计专利。《草案二审稿》专门针对外观设计专利制度的修改具体包括以下几个方面：

首先，扩张外观设计专利权的客体。根据现行《专利法》的规定，外观设计专利权的客体是“对产品的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所作出的富有美感并适于工业应用的新设计”[1]。据此，《专利法》对产品的整体外观的新设计给予专利保护，但对于产品的局部外观的新设计未明确给予保护，实践对于产品的局部外观的新设计也不予保护。《草案二审稿》对现行《专利法》关于外观设计的定义进行修改，明确对产品的局部外观的新设计给予专利保护，即“对产品的整体或者局部的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所作出的富有美感并适于工业应用的新设计”。

其次，增加外观设计专利申请的国内优先权。根据现行《专利法》的规定，发明、实用型新和外观设计三类专利申请都可以享有国际优先权，但是发明和实用型新专利申请可以享有国内优先权，外观设计专利申请则不享有国内优先权。《草案二审稿》增加外观设计专利申请的国内优先权，即“自外观设计在中国第一次提出专利申请之日起六个月内，又向国务院专利行政部门就相同主题提出专利申请的，可以享有优先权”。

最后，延长外观设计专利的保护期限。根据现行《专利法》的规定，自申请日起计算，外观设计专利的保护期限为10年。《草案二审稿》将外观设计专利的保护期限由10年延长至15年。

对于外观设计专利制度来说，本次修法虽然总体内容上不及第三次修改涉及的条款多、修改的幅度大，但是对外观设计专利侵权诉讼依然会产生重要影响，尤其是对现有外观设计专利侵权判定规则的具体适用影响较大。

外观设计专利侵权诉讼涉及的主要问题

根据现行《专利法》第十一条规定，除非法律有特别规定，外观设计专利的专利权人有权禁止他人为生产经营目的制造、许诺销售、销售、进口其外观设计专利产品。相应地，根据《专利法》第六十条的规定，未经专利权人许可，实施其外观设计专利，即侵犯其外观设计专利权。因此，外观设计专利侵权行为是指未经外观设计专利的专利权人许可，以生产经营为目的制造、许诺销售、销售、进口他人外观设计专利产品的行为。据此，外观设计专利侵权行为包括以下构成要件：

其一，行为人实施了他人的外观设计专利，或者妨碍了他人外观设计专利独占实施权的行使。实施他人外观设计专利，包括上文提到的制造、许诺销售、销售、进口他人外观设计专利产品的行为。对他人行使外观设计专利独占实施权的妨碍，则主要是指某种行为虽然没有直接实施他人外观设计专利，但却构成了对他人实施自己外观设计专利的妨碍，这同样是对外观设计专利权不作为义务的违反，因而也可能构成专利侵权。

其二，以生产经营为目的。只有以生产经营为目的而制造、许诺销售、销售、进口他人外观设计专利产品的行为，才可能构专利法意义上的专利侵权。专利权对于权利人的经济价值就在于，它允许权利人独占地实施其专利，制造、销售其专利产品，从而排除其他主体的市场竞争，获取高额利润，或者许可他人实施其专利而收取专利许可费作为回报。然而，如果他人未经许可实施专利权人的专利，不支付许可费，却制造、销售同样的专利产品，则势必会给专利权人带来不应有的市场竞争，从而减少权利人的利益回报。

其三，行为的不法性。行为的不法性主要表现为未经外观设计专利权人许可而实施其专利。但需要指出，未经专利权人许可而实施其专利并非必然是专利侵权行为。《专利法》第六十九条明确规定了不视为侵犯专利权的几种情形，例如基于权利用尽原则而实施的许诺销售、销售、进口外观设计专利产品的行为，基于在先使用事实而在原有范围内继续制造、销售外观设计专利产品的行为等。

其四，行为的客体落入专利权的保护范围。根据《专利法》第五十九条第二款的规定，外观设计专利权的保护范围以表示在图片或者照片中的该产品的外观设计为准，简要说明可以用于解释图片或者照片所表示的该产品的外观设计。确定外观设计专利权的保护范围，是判定外观设计专利侵权是否成立的前提。在外观设计专利侵权案件中，需要对被诉侵权产品的外观设计与涉案专利所保护的外观设计进行对比。经过对比，如果被诉侵权产品的外观设计与涉案专利所保护的外观设计存在明显区别，那么，被诉侵权产品的外观设计就不是涉案专利所保护的外观设计，也就不能被认为实施了他人的外观设计专利。因此，行为的客体是否落入外观设计专利权的保护范围，是判定外观设计专利侵权是否成立的关键。

在外观设计专利侵权诉讼中，需要将被诉侵权产品的外观设计与涉案专利所保护的外观设计进行比较，藉此判断被告是否侵犯原告的外观设计专利权。需要指出，外观设计专利侵权，无论是未经权利人的许可而制造专利权所保护的外观设计，还是未经权利人的许可而许诺销售、销售、进口专利权所保护的外观设计，在本质上都是人的一种行为。严格说来，外观设计专利侵权，应是指侵权人所实施的行为，而不是被诉侵权产品侵犯了外观设计专利权。因此，在外观设计专利侵权诉讼案件中，法院常常需要判定：（1）被告所实施的行为是否侵犯了原告的外观设计专利权；（2）如果被告所实施的行为侵犯了原告的外观设计专利权，原告可以获得什么样的法律救济。

针对第一个问题，法院一般遵循这样的审理思路：第一步，确定涉案外观设计专利权的保护范围；第二步，查明被诉侵权产品的外观设计；第三步，将涉案外观设计专利权的保护范围与被诉侵权产品的外观设计进行比较，作出被诉侵权产品是否落入涉案外观设计专利权保护范围的认定。如果被诉侵权产品没有落入涉案外观设计专利权的保护范围，那么被告实施的行为不构成专利侵权；第四步，如果被诉侵权产品落入涉案外观设计专利权的保护范围，被告可能会根据法律规定，提出一些抗辩事由，法院还要继续审查被告提出的抗辩事由是否成立。针对第二个问题，如果被诉侵权产品落入涉案外观设计专利权的保护范围，并且法院认为被告提出的抗辩事由不成立，则被告所实施的行为构成外观设计专利侵权，法院根据原告提出的诉讼请求为原告提供相应的法律救济。

对于上述第二个问题，无论是在立法规定层面，还是在司法审判实践层面，发明、实用新型和外观设计三类专利的法律救济措施都主要包括停止侵权和损害赔偿，彼此之间不存在差别。对于第一个问题，发明和实用新型的专利侵权判定规则是相同的，但是外观设计专利的侵权判定规则与发明专利及实用新型专利的侵权判定规则明显不同。

外观设计专利侵权判定的现有基本规则

根据《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》（法释〔2009〕21号）第八条的规定，在与外观设计专利产品相同或者相近种类产品上，采用与授权外观设计相同或者近似的外观设计的，人民法院应当认定被诉侵权设计落入《专利法》第五十九条第二款规定的外观设计专利权的保护范围。由此可以看出，需要从产品类别和外观设计两个方面来判定被诉侵权设计是否落入涉案外观设计专利权的保护范围。只有产品类别相同或者类似，并且被诉侵权产品的外观设计与涉案专利所保护的外观设计相同或者近似，被诉侵权产品才落入涉案外观设计专利权的保护范围。

产品类别是否相同或者类似的判断

对于产品类别来说，被诉侵权产品应当与外观设计专利产品相同或者类似。在具体案件中，法院主要依据外观设计专利产品的用途，认定产品种类是否相同或者类似。确定外观设计专利产品的用途时，法院通常参考外观设计的简要说明、国际外观设计分类表、产品的功能以及产品销售、实际使用的情况等因素。

外观设计是否相同或者近似的判断

对于外观设计来说，被诉侵权产品的外观设计应当与涉案专利所保护的外观设计相同或者近似。关于外观设计的相同，显然是指外表的相同。[2]关于外观设计的相似，则是指两件外观设计的相似性达到了欺骗普通观察者的地步，诱使他购买这一外观设计而认为它是另一外观设计。[3]在具体案件中，人民法院认定两个外观设计是否相同或者近似时，主要将涉案专利所保护的外观设计的设计特征和被诉侵权产品的外观设计的设计特征进行比对，并以两个外观设计的整体视觉效果进行综合判断。这在司法实践中被称为“整体观察、综合判断”。

“整体观察”，要求确定涉案专利的保护范围时应当将其全部设计特征都纳入考虑范围，同时将被诉侵权产品的外观设计的全部设计特征都纳入对比范围。当然，对于主要由技术功能决定的设计特征以及对整体视觉效果不产生影响的产品的材料、内部结构等特征，都不予考虑。

“综合判断”，要求重点考虑主视部分和新设计的创新点，因为只有被诉侵权产品盗用了受保护外观设计的新颖之处才导致侵权的发生[4]，并且这些因素对外观设计的整体视觉效果具有重要影响；同时，还要参照一些现有的设计要素。被诉侵权产品的外观设计与涉案专利所保护的外观设计在整体视觉效果上无差异的，应当认定两者相同；在整体视觉效果上无实质性差异的，应当认定两者近似。

《专利法》第四次修改对外观设计专利侵权判定的影响

如上所述，判定被诉侵权产品是否落入涉案外观设计专利权的保护范围时，需要从产品类别和外观设计两个方面分别进行具体判定。《草案二审稿》对外观设计专利权的客体进行了扩张，不仅保护对产品的整体外观的新设计，还包括对产品的局部外观的新设计。

在司法审判实践中，如果涉案专利所保护的外观设计属于对产品的“整体”的新设计，无论是产品类别是否相同或者类似的判断，还是产品的外观设计是否相同或者近似的判断，都不影响现有外观设计专利侵权判定规则的具体适用。但是，如果涉案外观设计专利属于对产品的“局部”的新设计，无论是产品类别是否相同或者类似的判断，还是产品的外观设计是否相同或者近似的判断，都会影响到现有外观设计专利侵权判定规则的具体适用。

对产品类别是否相同或者类似判断的影响

我国外观设计专利制度要求外观设计必须以产品为载体，不保护没有产品载体的外观设计。判断产品类别是否相同或者类似时，现有外观设计专利侵权判定规则是以整个被诉侵权产品与作为外观设计专利载体的整个产品作为比较对象和判断依据的。如果涉案专利所保护的外观设计属于对于产品的“局部”的新设计，那么，是以外观设计专利产品的局部与被诉侵权产品的相应局部进行比较，还是以整个外观设计专利产品与整个被诉侵权产品进行比较呢？特别是在外观设计专利的这个“局部”新设计的载体可以应用于其他产品，甚至可以独立使用时，情况就变得尤为复杂。

笔者认为，对于产品的“局部”新设计，在判断产品类别是否相同或者类似时，原则上仍应当以整个外观设计专利产品与整个被诉侵权产品进行比较；但外观设计专利产品的“局部”可以应用于其他产品或者可以独立使用的，应当以外观设计专利产品的“局部”与被诉侵权产品的相应局部进行比较。

对产品的外观设计是否相同或者近似判断的影响

在判断外观设计是否相同或者近似时，现有外观设计专利侵权判定规则是以被诉侵权产品的外观设计的整体视觉效果，与涉案专利所保护的外观设计的整体视觉效果作为比较对象的。如果涉案外观设计专利属于对于产品的“局部”新设计”，那么，现有外观设计专利侵权判定规则中的“整体视觉效果”，是指专利产品的整个外观设计的整体效果，还是仅指“局部”新设计的整体效果？

笔者认为，涉案外观设计专利属于“局部”新设计的，在判断产品的外观设计是否相同或者近似时，原则上仍应当以涉案专利所保护的整个外观设计与被诉侵权产品的整个外观设计作为比较对象；但外观设计专利产品的“局部”可以应用于其他产品或者可以独立使用的，则应当以外观设计专利产品的“局部”新设计与被诉侵权产品的相应的局部设计进行比较。

参考文献：

1参见现行《专利法》第二条。

2参见李明德著：《美国知识产权法》(第2版)，法律出版社2014年4月出版，第811页。

3参见李明德著：《美国知识产权法》(第2版)，法律出版社2014年4月出版，第811页。

4参见李明德著：《美国知识产权法》(第2版)，法律出版社2014年4月出版，第812页。