专利申请前一般都会进行检索,通常也称为“查新”,主要目的在于确定申请的新创性。专利工作人员会基于检索的结果判断技术方案能否继续走下去。在实践中,不同的企业对申请前检索的重视程度差别很大。很多同行也经常在问,在查新上需要花多长时间?应该检索到什么程度才算合适?
在回答这个问题之前,笔者先对国内外部分企业的专利查新检索情况进行了初步的调查,一共收到五十几家企业的检索人员的反馈。这些企业涵盖五百强、国企、国内知名的科技企业、中小企业等。
传统的五百强外企和国内部分高科技公司,查新检索基本都由企业内部的检索人员完成,每个发明提案,给检索人员的时间在1天至2天之间。笔者曾经在的企业,每个提案的查新检索时间是1.5天。
但是国有企业和中小企业对查新检索的处理方法差异明显,整体上查新检索的时间都相对比较短,普遍是半天左右的时间,相当一部分企业的提案在内部是不作查新检索的,而是将查新检索的工作委托到外部机构,有的作为撰写的前奏部分。
查新检索的重要性是不言而喻的,只有全面了解现有技术的情况,才能准确把握权利要求的范围,了解授权前景。如果代理人在撰写前不了解现有技术状态,也能写出权利要求,但是哪些范围是有授权前景,实际上并不清楚,这种情况下,申请专利有点像拆盲盒。
对于权利要求保护范围要求不严格的企业,在不作严格查新检索的情况下,代理人通常会按照最宽的保护范围撰写,提案的其他发明点也都照顾到,放在其他的独立权利要求或从属权利要求中。这样做的话,如果最宽的保护范围拿不到,就逐渐缩小范围,实在不行,把说明书中的一些细节加上去。
从授权的角度来看,这种操作方式下查新检索的作用似乎不太大。因为针对具体的提案,保护范围已经尽可能写得大了,提案的其他发明点都写到了。即使没有查新检索,最坏的结果就是保护范围太宽,在答复的时候再缩小权利要求即可。对于有经验的代理人,说明书中藏有很多细节的话,一般授权不至于出现问题。这也是很多企业因此不重视查新检索的原因。说白了,这种情况下,查新检索对企业的专利授权率没有特别明显的影响。而全面的查新检索需要相当大的成本,例如按照1天至2天的检索时间计算,全面查新检索的市场价大概在3000元到6000元人民币,很多企业处于成本考虑逐渐弱化查新检索的步骤。
但是弱化查新检索的缺陷也是很明显的,就是企业在申请前根本不知道能够拿到什么样的保护范围?也不知道竞争对手的保护范围在什么地方?
相当于盲申。随着专利申请的增多,企业对自己的专利了解程度会越来越少,实际上是不知道自己的专利能够覆盖哪些产品特征。这些授权的专利只是主题上与相关特征相关,真正的保护范围在什么地方,是很难搞清楚的。产品与专利无法做到真正的对应(product-patent-mapping),因为专利的保护范围不清楚。有时候这会对专利管理工作产生误导,企业以为获得了相关授权专利,但实际上的专利保护范围已经缩小或修改到不是原来的范围了,这些专利在实践中就很难发挥作用。
所以说,重视专利的查新检索与专利运用相关。如果申请的专利准备投入使用,比如制衡、维权、许可、诉讼等,那肯定在申请之前就要谋篇布局,对竞争对手和自己的专利保护范围都了然于胸,才能谈得上应用。要做到这一点,在申请之前的检索就至关重要了,需要提前知道能够拿到什么样的保护范围,理解类似专利的情况。
当然,即使不考虑保护范围的问题,仅就授权的角度看,申请前的检索也是非常有帮助的,企业IPR和代理人在拿到检索结果的情况下,更清楚需要补充哪些内容有利于授权。但整体上,专利申请前的查新检索对专利运用的意义更大。
对于特别在意权利要求保护范围的企业,查新检索到底要查到什么样的程度?需要花多长时间?这也是个难题。因为检索的投入的无尽头的,如果以无效的态度去投入,花上一个月时间都有可能。
在查新检索上花费的精力肯定会低于无效检索,这很容易理解,如果用对待无效的办法来进行查新检索,无疑会用力过猛,把很多本来可以授权的保护范围都放弃了。一般情况下,检索投入的精力能够对标目标国的审查员是合适的。
在专利检索实践中,企业可以这样判断进行查新检索的必要程度,首先将查新检索的工作尽量标准化,在标准化的检索式运行之后,检索人员还是找不到相应的对比文件。这时候可以进行非标准化的检索,比如任意组合关键词,即所谓的“dirty search”,发现任意提取关键词的非标准化组合之后,得到的检索结果大部分是还是重复的。这时候检索人员即使没有找到比较好的对比文件,检索也可以结束了。
文源:佑斌
作者:佑斌
联系客服