摘要：本文以清洁技术为例，针对转用发明的专利申请策略展开讨论，对美国专利法规中有关转用发明的可专利性规定进行分析，指出克服“固有先占”和“显而易见性”是转用发明专利申请中的两个关键环节，并以清洁技术领域的太阳能光伏技术为例，提出了转用发明专利申请的具体策略。
关键词：清洁技术转用发明专利申请策略
众所周知，专利是企业参与市场竞争的重要工具。由于清洁技术的特殊性，专利权在清洁技术领域有着尤为重要的意义。首先，专利权有利于清洁技术企业吸引投资。由于清洁技术不具备以计算机为基础的网络信息技术的低成本和低投资的特性，其研发投入、规模化和商业化的成本通常比较高，清洁技术企业的发展需要大量资本。然而，目前清洁技术领域的创新主体大部分是初创企业，资源非常有限，在没有利润和产品的情况下，专利权成为它们吸引投资的最重要工具。其次，专利权有助于清洁技术的国际转移。从清洁技术在国家间转移的代表性案例可以发现，专利权可以帮助投资合作方确保它们取得应有的交易利益，因而成为建立清洁技术国际合作关系的关键。
一、转用发明：现有工艺的新应用
所谓转用发明，是指将某一技术领域的现有技术转用到其他技术领域的发明。美国专利法中用“现有工艺的新用途”(New Uses ofKnown Processes)来表示，泛指对已知工艺、机器、制造品、物质的组分或材料的新的利用。
在清洁技术发明中，有很多来源于其他工业领域的现有工艺，也就是转用发明。笔者以太阳能光伏生产技术为例进行说明。与传统的能源资源相比，太阳能要真正具有竞争力，必须提高其效率并降低生产及使用成本。因而，在太阳能光伏生产过程中的任何可以给企业带来竞争力的显著改进都是具有战略性意义的创新技术，可以为企业带来竞争优势，但是要对这些程序和方法申请专利保护就面临挑战：目前大多数太阳能光伏技术中，有效率的生产方法和程序并不是真正的新技术。例如，曾经用在半导体和计算机工业上的一些成功的制作过程和技术在太阳能工业上可以有重要的应用。美国一家太阳能光伏公司就将高通量制造工艺用于其薄膜太阳能光伏的生产，这种高通量的制造工艺是在生产用于存储数据的硬盘涂层中发展出来并得到使用的，显然，这是一种已知的生产工艺，但是该工艺被用于太阳能光伏生产过程中则是首次，这一技术的新应用不仅可以提高太阳能发电的可预测性和可靠性，同时也降低了成本。另有一家公司将来自半导体生产领域的单粒机用于硅材料的生产，使用方法是利用单粒机将分离的光伏发电条联合起来，将阳光集中成一条线，形成一个阵列，这一半导体的生产工艺和技术用于太阳能领域后，乘数倍地提高了硅材料可产生的的能源。
上述两个例子中的转用发明能显著降低制造成本或提高产能，不仅可为企业提供竞争优势，也对清洁技术的发展非常有利。事实上，在太阳能光伏领域，甚至在整个清洁技术领域，还有很多转用发明的应用存在，如将油、气等工业领域的现有技术用于清洁技术目的，将已经成熟的石油钻探工艺用于地热设备的制造等等。
二、美国有关转用发明可专利性的法律规定
美国专利法第101条规定：要成为可专利的法定标的，必须是一种新颖且实用的方法、机械、产品、组成物或上述四种类型的改进。美国专利法第100条(b)规定，“方法”一词指方法、工艺或技术，并包括对已知工艺、机器、制造品、物质的组分或材料的新利用。从这两条规定可以看出，美国已经从法律上确定了转用发明具有可专利性。
1．新颖性的判定
专利申请首先必须是专利权标的，其次必须是尚未公开使用且未被公众知悉的发明创造，这就是专利的新颖性要求。对于普通发明专利申请，美国专利商标局(USPTO)主要是将发明与现有技术进行比较来判定其新颖性，若确定该申请未被披露于现有技术之中，则其具备新颖性。而对于转用发明的新颖性，除按上述步骤进行判定外，还必须审查专利申请所指的“转用”是杳与原有工艺基于相同目的，如果新用途与已知工艺的通常使用具有同一目的，则其不具备新颖性。这一规则就是美国专利法中的“固有先占原则”，即认为发现已知工艺的固有属性并不具备新颖性，因而也不具有可专利性。
对于固有先占原则，美国在司法上已经建立了相应的分析框架，其中对转用发明的固有先占原则在Abbott Labs V BaxterPharm．Prods．Inc．案中得到了充分体现，美国联邦巡回上诉法院(CAFC)在该案中判决Abbott的专利无效。该专利是一个通过加水或其他路易斯酸抑制剂以防止杂质造成酸存在于麻醉药七氟醚中造成其退化的方法，在专利所披露的现有技术中，有一件加水后通过蒸馏从七氟醚溶液中去除杂质的方法专利。法院坚持认为Abbott的专利申请不具备新颖性，因为该方法在现有技术中已有披露，被现有技术专利“固有先占”。现有技术是加水然后蒸馏将杂质从七氟醚中除去，而该专利仅仅是通过加水保护七氟醚不被杂质污染。因此，该专利中现有工艺的新用途与原本用途是基于同一目的，并不具有真正的新颖性。
2．非显而易见性的判定
若发明专利申请未被披露于现有技术中，但该发明是熟知该技术领域的人员可轻易预见的，则该发明专利申请仍不具可专利性，也就是对具备新颖性的申请仍需进一步确认其是否具备“非显而易见性”。非显而易见性规定于美国专利法第103条，即虽然发明专利申请符合新颖性要求，但如果申请专利之发明与先前技术的差异，在发明完成时，对于对该技术有通常知识者来说，申请专利之发明整体为显而易见的，则该申请仍无法获得专利。
非显而易见性标准旨在排除专利申请所指发明是其所属技术领域中具有通常知识者可依据一份或多份引证文件中揭露的现有技术，并参考申请时的通常知识，以转用、置换、改变或组合等方式运用现有技术即可完成的显而易见的发明。如果专利申请所指发明的每个要素都是已经在期刊、专利、设备或者产品（统称现有技术）中存在的，则该发明因为“固有先占”而不具备可专利性。显而易见性则是没有一个单独的现有技术包括专利申请所指发明的每个要素，但是将两个或者多个现有技术联合起来就包括其所有的要素了。
有关非显而易见性的首件重要案例为1966年的Graham v．John DeereCo．案，该案为以后的非显而易见性判断确定了较为客观、固定的模式。该案中，美国最高法院指出发明是否具备非显而易见性要件，必须按以下步骤判断：①确认现有技术的范围及内容；②确认现有技术与专利申请请求项之差异；③确定申请专利之发明所属技术领域中具有通常知识的技术水准；④参考非显而易见性的辅助判断因素，包括解决长久未能解决之技术难题、他人的失败、具有商业上成功的事实等。这套用以判断非显而易见性的程序就是所谓的“四步测试法”(Four-stepTest)。其后，CAFC根据四步测试法判断程序制定了大家熟知的“教示一联想一动机”判断法（TSM测试法）。在专利审查实务上，USPTO要求审查员在依据专利法的“显而易见”规定来驳回专利申请时，必须引用并结合两篇或两篇以上的现有技术文献。
3．KSR判例对转用发明专利申请的影响
2007年，美国法院通过KSR v．Teleflex -案，对非显而易见性判断作出了重大改变。在KSRv．Teleflex案中，美国最高法院发现适用TSM测试法太死板，重申了其在Graham案判决时的步骤，即四步测试法，同时指出CAFC的TSM检测法可作为一种了解非显而易见性的有用方式，但其“教示、建议或动机”的适用情形不应仅限于文字形式的现有技术。KSR判例提出了一个更为灵活的现有技术概念，即“普通常识”，这样一来，就允许USPTO和法庭发现更广泛的现有技术，并在众多技术中通过方法组合或者修改来判断发明的显而易见性。
可以看出，KSR判例扩大了“显而易见”的范围。在KSR案之后，前文谈及的太阳能光伏的生产方法在申请专利时会更容易被拒绝授予专利权，因为这些方法是从半导体等其他领域转用过来的。过去，专利申请者可以抗辩说从现有技术的要素不能显而易见地组合和构成适合太阳能光伏的生产方法，因为转用是用于解决另一个技术领域的不同问题。CAFC的TSM测试法要求这样的组合动机(MotivationtoCombine)必须仅限于这些用以组合的知识，而不可扩及其他不同应用领域，故而以往转用发明不容易被认定为显而易见。
KSR案虽未全盘否定TSM测试法的适用，但即便无法通过现有技术的“教示、建议或动机”将现有技术组合成发明标的，也不能断定该发明专利申请因而具有非显而易见性，因为我们仍可以借助普通常识，像拼图一样将多个现有技术组合起来，而这些现有技术超出其主要目的之外的其他“显而易见”的用途也要被考虑在内。也就是说，专利申请除通过TSM测试外，还必须通过普通常识与“显而易见”地会去尝试的测试。
综上，在美国，转用发明虽然具有可专利性，但这类题材在专利申请时较难获得授权。转用发明要克服固有先占原则和显而易见性这两个问题才可顺利获得专利权。尤其是在KSR案之后，对转用发明的显而易见性判定更为严格。
三、转用发明的专利申请策略
1．克服固有先占原则的策略
(1)尽量使用方法来描述权利要求
从美国的相关法律规定可以看出，转用发明专利申请只有作为方法专利申请才可能获得授权。AbbottLabs判例已经明确，目的不同的应用必须在与方法相关的专利权利要求中表现出来。因此，专利申请人在为其转用发明的技术方案寻求专利保护时，应该在专利申请书中尽可能地体现其方法的权利要求，也就是说，权利要求中最好使用“方法”或者“技术”这些词。例如，就前文提到的高通量制造工艺用于薄膜太阳能光伏电池的生产这一技术申请专利时，其权利要求的描述最好是“一种关于薄膜太阳能光伏电池的生产方法，其构成为……”；如果专利申请书中的权利要求为“一种用于薄膜太阳能光伏发电的电池仪器，其作用……”，专利审查机关将很难认为所申请的专利发明是转用发明，通常会按产品专利申请来审查，而这一产品本身就是现有技术，当然不会被授予专利权。
(2)强调新的、不同的用途
提交方法形式的专利请求仅仅是满足基本条件。以前文提到的集中光伏生产方法为例，就该方法提出专利申请，还有一个重要的方面是要解释为什么以及怎样将用于制造半导体的生产工艺用于太阳能光伏领域，它们有什么实质性的不同目的。该集中光伏生产方法中有一个步骤采用了芯片生产中的单粒机用于分开太阳能光伏条，关于这个新用途的专利申请书应该说明单粒机从用于分离半导体变成用于分离太阳能光伏条是不同的性质和目的。而在具体申请中，专利律师与发明者应该一起梳理出芯片生产方法和太阳能光伏生产方法的实质性不同并在专利申请书中予以强调，特别是在权利要求书中要予以强调。阐明太阳能光伏生产方法与半导体生产方法实质不同的原因，是该专利申请能否获得专利权的关键。
2．克服显而易见性的策略
(1)强调使用了不可预知的要素组合
KSR案之后，发明的每个要素都能在现有技术中独立地表现出来的事实并不能说明发明是显而易见的。反过来，如果根据已知的功能可以预测现有技术要素的使用，则很有可能使要素的组合显而易见。如就前述的将单粒机应用于太阳能光伏的生产方法所提出的专利申请，可能会面临因显而易见性导致的拒绝，因为该方法是将单粒机的分离功能与太阳能光伏制造槽的应用步骤结合组成的，因而是显而易见的。但是，如果能在专利申请书中强调说明，单粒机在太阳能光伏中通过分离步骤产生了空间插入的低谷，而这是单粒机应用在半导体中时所不具备的功能，则结果可能会有所不同。说明中必须指明新的要素增加了已知工艺所使用的领域中不需要的结果，如本案中可以说，在半导体领域分离芯片时不需要像为阳光集中时那样提供空间。
(2)说明发明组合存在反向教义
如果现有技术有不主张要素组合的历史，则不同现有技术的已知要素组合常常被认为是非显而易见的。这也就是所谓的“反向教义”(Teaching Awayfrom the InventiveCombination)，意思是指在现有技术中已经明确阐明为什么将一个要素与另一个要素组合不太可能达到发明者的目标。例如，被一家美国公司用于生产薄膜光伏电池的硬盘涂装方法曾被认为只能提供固定灌封，而太阳能光伏电池需要的是活动灌封，因此，申请人可以在专利申请中主张现有技术方法对将其使用在太阳能光伏电池上具有反向教义。如果发明人最终改造该方法将其用于生产太阳能光伏电池的活动灌封，则此新应用有可能被视为非显而易见的新用途发明。
(3)强调出人意料的结果或商业上的成功
美国专利法在对发明的显而易见性进行审查时，一个重要的补充是对“辅助因素”进行考察。“辅助因素”是指在转用发明专利申请没有通过实质审查的情况下，在第二次审查时应该考虑的参考因素。在第二次审查时考虑的因素中包括很多专利申请可以克服显而易见性的因素，其中最重要的是发明组合的“出人意料的结果”和“成功的商业发展”。以前述灌封工艺为例，专利申请人可以解释：因为生产硬盘领域的科学家一直认为该涂装方法只能提供固定灌封，将该方法用于太阳能光伏电池的活动灌封是一个出人意料的结果。另外，专利申请人还可以提交一个说明，详细解释该生产方法的使用已经导致本企业在商业上有成功表现，例如，强调该转用发明因为可以降低制造成本和提高生产效率，从而可以佐证该组合方法可为企业带来很高的利润。[本文研究得到国家自然科学基金项目(项目号：71302171)和广东省自然科学基金项目(项目号：S2012010010610)的共同资助；作者系五邑大学经济管理学院副教授]
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