本文来源于全球知名IP杂志《The Trademark Lawyer》2019年第1期;
作者:北京康隆律师事务所高级合伙人付振坤;
付律师深入探讨“中国商标法有关商标恶意注册的理解及法律适用”。
由于中国商标注册实行的是“申请在先”原则,所有往往有不法当事人恶意注册他人有知名度商标的情况,给权利人维权造成极大困扰。对国外商标的抢注也较为明显。中国现行《商标法》对此类行为进行了规制,如《商标法》第四十四条规定;已经注册的商标……以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的,由商标局宣告该注册商标无效;其他单位或者个人可以请求商标评审委员会宣告该注册商标无效。
但“恶意注册”并不是一个明确定义的概念,司法实践中也没有形成统一的意见和判定标准。笔者结合一些司法判例就“恶意注册”的理解和法律适用进行研讨。
01囤积商标行为
申请商标的意义在于使用,通过使用与使用人之间形成对应关系并区别于他人商品或者服务。对于缺乏真实使用意图的大量申请商标注册的行为,可以认定为囤积商标行为。
利用他人商标的知名度,在相同或者类似商品上申请注册与他人商标相同或者近似的商标,不当攫取他人商标声誉从而获得不法利益。
对于他人已经使用并有一定影响的商标,抢先申请注册,意图阻止真正的商标权利人使用并自身获取不法利益。
大量申请商标,不具有真实使用意图或者只进行象征性使用,其目的只是进行商标转让获取利益。
主要体现在将他人的商号、企业名称、作品、外观设计、姓名、电影角色名称或者形象等申请为商标。
认定商标恶意注册需考量的因素
01申请人明知或应知他人在先权利的存在
可以通过他人在先权利存在的时间,当事人是否可能知晓或者接触等因素进行判断。
如果在先权利具有较高的知名度,则不仅对不正当意图具有佐证的效用,同时会成为一个加重情节。
如果在先权利具有较高的独创性,分别独立设计相同或者近似的可能性不大或者申请人没有可以信赖的合理解释,则可以认定申请人模仿的恶意明显。
如果在申请注册过程中乃至获准注册后的相关行为有违诚实的商业道德或行业惯例,可以推定其具有不正当目的。之所以获准注册后的行为也需要纳入考量因素,是因为受不正当目的支配的往往是一系列行为,而非单一的申请注册。
2. 具有代理或者合作关系。
3. 仿冒他人商品的包装装潢。
4. 知道或应当知道在先权利人正计划进入新市场。
5. 申请注册的商品或服务类别明显超出其经营范围或经营能力。
6. 无实际使用或意图使用行为。
虽然商标恶意注册问题日益凸显,但商标法并未明确规定针对恶意注册商标的规制措施。对于部分恶意注册商标的情形散见于个别具体条款中,也有些恶意注册商标情形则需结合民法、商标法和反不正当竞争法的一般条款通过司法解释进行具体划分。
《商标法》第七条诚实信用原则、第十五条规制“代理人、代表人或其他特定关系人抢注”条款、第三十二条“不正当手段抢注”条款、第四十四条第一款“以不正当手段取得注册”、以及《反不正当竞争法》第二条、《民法总则》第七条旨在针对经营者及民事主体在从事生产经营活动及民事活动提供一般性的指引的原则性条款都可以作为规制恶意注册的法律依据。
其中,《商标法》第七条第一款有关“诚实信用”原则被解读为是为维护市场公平秩序,遏制恶意抢注而设的原则性条款,旨在对商标的申请注册及使用提供一般性的指引。该诚实信用原则具有赋予法官自由裁量权以弥补法律漏洞的功能,故可以依据该条规定的诚实信用原则来规制恶意注册商标的行为。
就其他具体条款的适用而言,各级法院在司法实践中也通过扩大解释等手段以期更好地规制恶意商标注册。如,2017年1月10日颁布的《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》对《商标法》第十五条的适用范围扩大至“在为建立代理或者代表关系的磋商阶段”申请注册的情形,同时“代理人、代表人”的适用范围扩大至其近亲属,并进一步细化了该条第二款中的“其他关系”。
而针对在相同或类似商品上抢注他人在先使用并具有一定知名度的商标标识的行为,部分法院从适当扩大在先权利范围、宽泛商品或服务类似、商标近似的判断标准、适当降低在先权利“一定影响”的证明标准等多个角度,试图对恶意注册行为予以规制。
以北京知识产权法院为例,对于抢注他人在先使用并有一定影响的未注册商标的行为,原则上只要在先使用未注册商标的知名度和影响力及于恶意注册人,即认定该未注册商标具有“一定影响”,而对于抢注手段特别恶劣、恶意特别明显的,更加降低证明标准。
针对损害他人现有在先权利的抢注行为,北京知识产权法院在商标行政案件中通过探索商品化权益的保护条件、保护范围,制止不正当利用他人具有竞争优势的市场资源的行为。而对于有较高知名度的商号,也在考虑现代企业多元化经营发展的现实的情况下,在具体案件中提供与其知名度相适应的保护。
恶意注册一直以来是商标领域的一大难题。在2018年7月10日召开的第四次全国法院知识产权审判工作会议上,中国最高人民法院副院长陶凯元指出:充分利用现有法律手段,坚决遏制恶意抢注商标行为,有效规范商标注册秩序。此番讲话再一次表明中国司法打击恶意商标注册行为的决心。
The Trademark Lawyer原文参考
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