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商品包装盒上标注“吉尼斯世界纪录”字样是作商标使用吗？
黄璞琳
2021年12月30日，广东省高级人民法院作出（2021）粤民再208号再审民事判决，撤销大明橡胶公司、吉尼斯北京公司商标侵权纠纷案一审判决和二审判决，驳回吉尼斯北京公司的诉讼请求。广东高院此再审判决强调，吉尼斯北京公司在再审程序中，主张大明橡胶公司是在第11149025号、第11149031号商标核定使用的“广告宣传”服务上使用被诉侵权商标（不涉及跨类和类似服务的问题），导致相关公众对“广告宣传”服务来源的混淆。对此问题，广东高院再审判决指出：被诉侵权商标物理性附着在“避孕套”商品的包装盒上，指向的是 “避孕套”商品的来源。其并未穿透“避孕套”商品，指向“广告宣传”服务的来源。大明橡胶公司是在“避孕套”商品上，而不是在“广告宣传”服务上使用被诉侵权的“吉尼斯世界纪录”商标和“GUINNESS WORLD RECORDS”图形商标。大明橡胶公司不构成吉尼斯北京公司所主张的商标侵权。
广东高院再审判决有关大明橡胶公司在“避孕套”商品包装盒上标注“吉尼斯世界纪录”字样和“GUINNESS WORLD RECORDS”图形，不是在“广告宣传”服务上使用商标之观点，本人予以赞同。实际上，第35类的“广告宣传”服务，应当是指广告业经营者为他人提供广告宣传设计、制作、代理、发布等服务，并不包括广告主为了推销自己的商品或服务，而由其自己或委托他人设计、制作、代理、发布广告宣传内容的广告宣传活动。即，广告主的广告宣传活动，不属第35类的“广告宣传”服务。
广东高院再审判决有关“大明橡胶公司不构成吉尼斯北京公司所主张的商标侵权”的认定，实际上隐含着一种可能：如果吉尼斯北京公司依据《商标法》第十三条第三款，主张在第41类、第35类的吉尼斯相关注册商标构成驰名商标，并进而主张跨类保护其已注册驰名商标，主张其前述已注册驰名商标被大明橡胶公司擅自在不相同且不相类似的避孕套商品上作相同使用、误导公众、致使其驰名商标权益受损的话，就有可能认定被诉行为损害已注册驰名商标权益。即，本案被诉行为，完全可能依据《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第一条第二项、《商标法》第十三条第三款及第五十七条第七项之规定，判定为“给他人注册商标专用权造成其他损害的行为”。对此，本人不予认同。
广东高院再审判决有关“被诉侵权商标亦应视为在'避孕套’商品上使用的商品商标”之认定，本人亦不赞同，理由是：
大明橡胶公司在其奥妮避孕套商品包装盒上，标注“（GUINNESS WORLD RECORDS图形）™纪录保持者”标志、“吉尼斯世界纪录®”标志（加注“™”商标标记和“®”注册商标标记），以及标注吉尼斯世界纪录证书图片（“GUINNESS WORLD RECORDS”图形清晰可见并突出）的案涉标志使用行为：
（1）其主观意图，并非将前述吉尼斯相关标志用作指示避孕套商品来源的商标，而是意图表明自己的避孕套商品相关特性获得吉尼斯世界纪录认证。
（2）在客观效果上，由于吉尼斯世界纪录活动及相关标志的高知名度，大明橡胶公司在其奥妮避孕套商品包装盒上标注吉尼斯相关标志，相关消费者一般会认知为该商品相关特性获得吉尼斯世界纪录认证，而不会将吉尼斯相关标志认知为指示避孕套商品来源的商标。即，客观效果上，吉尼斯相关标志直接指向的仍然是吉尼斯公司提供的第41类“组织挑战赛”等服务项目，并相应说明了奥妮避孕套商品相关特性获吉尼斯世界纪录认证。因此，案涉吉尼斯相关标志使用行为，是对第41类“组织挑战赛”等服务项目的商标作指示性使用，但本案中的指示性使用是否超出“合理必要”范围，是否在违约的同时也构成对第41类服务上吉尼斯注册商标权的侵害，可进一步探讨。
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