作者‖黄璞琳、姚军
主要内容首发‖《工商行政管理》2014年第01期
【案情】
江西Y房地产开发有限公司于2010年10月，在S市某区开发YJ房地产项目（YJ在本文指代其房地产项目名称，下同）。2013年4月上旬，为提高其开发的YJ房地产项目的知名度，Y公司委托C公司为其创意、策划、设计、制作YJ “迪士尼主题乐园”，双方签订了《迪士尼嘉年华欢乐周活动合同书》。按照合同书的约定，C公司在YJ商业街营造了“迪士尼主题乐园”的场景，包括在商业街入口设置含有“YJ迪士尼主题乐园”字样和米老鼠双手撑腰造型的门头及大型米老鼠形象充气玩偶，在商业街内设置标示有“迪士尼嘉年华”字样和米老鼠等卡通形象组合图形的大型喷绘展板，将“迪士尼”、“DISNEY”中英文文字标识和米老鼠造型装饰等标志附着于场内的临时游乐设施及其雨棚等附属物上。“迪士尼主题乐园”的实际制作费用为204400元，其中直接标附“迪士尼”、“DISNEY”字样及米老鼠形象的设施制作费用为81700元。
2013年4月27日至2013年5月17日，Y公司另行支付广告费2.9万元分别在S市某晚报、广播电台及网站发布广告，宣传“迪士尼嘉年华5月11日空降YJ”、“畅游迪士尼，不用去香港！5月11日YJ千万级风情商业街盛大开放，迪士尼嘉年华欢乐上演！”等内容。Y公司还印制了《YJ迪士尼嘉年华入场券》3000张，支付印制费1050元。
经查：美国迪士尼企业公司在我国获准注册的第1479724号“迪士尼”商标、第1956169号“Disneyland”商标，其核定服务项目包括第41类的“公共游乐场、提供娱乐场所、文娱活动”等；获准注册的第3730258号、第3730326号 “米老鼠”图形商标，其核定服务项目包括第41类“主题公园（游乐园）、公共游乐场、有关于主题公园的娱乐服务”等；获准注册的第1956168号“迪士尼乐园”商标，其核定服务项目包括第41类“公共游乐场、提供娱乐场所、提供娱乐设施、文娱活动”等。该公司营运的迪士尼乐园（Disneyland）服务，在世界范围内知名。Y公司、C公司营造“迪士尼主题乐园”，举办“迪士尼嘉年华”游园活动并使用“迪士尼”、“DISNEY”字样及米老鼠形象，均未获得美国迪士尼企业公司授权许可。
【处理】
S市某区工商局认为，Y公司为推销其房地产项目，在游乐场所、游乐活动及相关广告宣传中，擅自使用与“迪士尼”、“Disneyland”注册商标及米老鼠图形注册商标近似的标志，构成《中华人民共和国商标法》第五十二条第（一）项“未经商标注册人的许可，在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标的”商标侵权行为，侵犯了美国迪士尼企业公司第1479724号、第1956169号、第3730258号、第3730326号、第1956168号注册商标专用权。鉴于Y公司在案发后自行清除了侵权标识，该工商局于2013年9月4日根据《中华人民共和国商标法》第五十三条、《中华人民共和国商标法实施条例》第五十二条，对Y公司作出行政处罚决定，责令其立即停止侵权行为，并处罚款11.72万元。
【评析】
本案特殊性在于，当事人Y公司是在供民众免费使用的游乐场所、设施上及其组织的免费游乐活动中，使用与“迪士尼”、“Disneyland”注册商标及米老鼠图形注册商标近似的标志，但其营造游乐场所、设施及组织游乐活动又是为了推销其房地产项目。Y公司在本案中使用“迪士尼”、“DISNEY”、“米老鼠”文字、图形等标识，是否属商标性使用？如果Y公司涉案行为侵犯美国迪士尼企业公司在第41类服务上的“迪士尼”、“Disneyland”注册商标及米老鼠图形注册商标专用权，那么其商标侵权非法经营额该如何计算？
（一）本案侵权行为的认定
所谓商标的使用，是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，用于识别商品来源的行为。不过，商业活动并非仅限于服务对象直接支付价款的有偿活动，有偿性并非界定商业活动的要件。为了推销商品或服务而无偿提供奖品、赠品或服务，属于商业活动。谷歌、百度等服务商向网友免费提供互联网搜索引擎服务，腾迅、新浪等互联网公司向普通用户免费提供网络信息、影视节目以及免费提供QQ和微博等即时通讯服务，广播电台免费提供广播信息、音乐等服务，也属商业活动。因为谷歌、百度等公司提供前述免费服务，是为了吸引、集聚网民、听众，进而获得广告主等第三方购买其有偿服务。也就是说，这些经营者提供免费服务，是其向第三方推销有偿服务的手段和基础，因此，其提供的免费服务也属商业活动。
Y公司之所以营造供民众免费使用的游乐场所，之所以组织免费游乐活动，是为了推销其房地产项目、吸引消费者看房买房。因此，Y公司营造并开放游乐场所、组织游乐活动，虽然不向民众收费，仍属商业活动；Y公司在供民众免费使用的游乐场所、设施上及其组织的免费游乐活动中，使用“迪士尼”、“DISNEY”、“米老鼠”文字、图形等标识，具备了标示游乐场所提供商、游乐服务商的功能，属于商标性使用。Y公司为推销其房地产项目，在未获得美国迪士尼企业公司授权许可的情况下，擅自营造“迪士尼主题乐园”游乐场所，组织所谓“迪士尼嘉年华”游乐活动吸引消费者看房买房，足以让人误认为涉案游乐场所及游乐活动与迪士尼企业公司有关联，构成了《中华人民共和国商标法》第五十二条第（一）项所指的商标侵权行为，侵犯了美国迪士尼企业公司在第41类服务上的“迪士尼”、“Disneyland”注册商标及米老鼠图形注册商标专用权。
（二）本案商标侵权行为非法经营额的计算
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理侵犯知识产权刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（法释〔2004〕19号）第十二条第一款规定：本解释所称“非法经营数额”，是指行为人在实施侵犯知识产权行为过程中，制造、储存、运输、销售侵权产品的价值。国家工商局商标局1999年3月《关于保护服务商标若干问题的意见》第九条曾规定：“服务商标侵权的非法经营额主要是指侵权人在侵权期间因侵权行为所产生的经营额。一般情况下，擅自使用与他人服务商标相同或者近似的商标从事服务行为所产生的金额均为非法经营额。 仅有广告行为，没有履行服务的，以广告费用计算非法经营额；仅有提供服务行为的票据而未发现相应已履行服务的证据的，以票据数额计算其非法经营额。”
我们认为，在侵犯服务类注册商标专用权案件中，侵权行为人用于商业服务的附着有侵权商标的服务设施、服务用品、服务标识，实质上也属于侵权物品，其价值应当按实际成本计入服务商标侵权非法经营额；使用侵权商标的广告宣传品（包括电视广播互联网广告服务），也属于侵权物品或侵权服务，其价值也应按广告宣传费用计入商标侵权非法经营额。
Y公司营造并免费开放“迪士尼主题乐园”、组织“迪士尼嘉年华”免费游园活动，虽然未直接获得游乐服务收入，但借助“迪士尼”、“Disneyland”注册商标及米老鼠图形注册知名度获得了商品房营销宣传利益。Y公司擅自使用“迪士尼”、“DISNEY”、“米老鼠”文字、图形标识而营造的“迪士尼主题乐园”游乐场所，包括直接附有侵权标志的游乐场所、设施或物品，也包括“迪士尼主题乐园”内虽未直接标附侵权标志，但属于“迪士尼主题乐园”组成部分、专为侵权服务而营造的其他游乐场所、设施或物品，整体上属于侵权物品，应按其实际建造费用计入商标侵权非法经营额。Y公司擅自使用“迪士尼”字样进行广告宣传、组织游乐活动，所支付的广告宣传费用也应计入商标侵权非法经营额。即：Y公司营造“迪士尼主题乐园”游乐场所的全部实际制作费用204400元，组织“迪士尼嘉年华”游园活动支付的媒体广告费2.9万元、入场券印制费1050元，共计234450元均应计入其商标侵权非法经营额。
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