文 | 冯超 王茜 薛莲
泰和泰（北京）律师事务所
一、现行法律法规及相关规定对《共存协议/同意书》之规定目前，通过选择与引证商标权利人签订《共存协议/同意书》从而排除在先障碍的方式已经成为越来越多的商标申请人取得商标权的途径之一。然而，在近几年的司法审查实践中，法院对于商标《共存协议/同意书》的态度越来越严格，并非所有的《共存协议/同意书》都能够被法院接受。本文拟结合相关判例，分析目前法院对于商标《共存协议/同意书》有效性的认定标准。
现行法律法规及相关规定对《共存协议/同意书》之规定
我国目前的法律和司法解释中均未对商标《共存协议/同意书》的效力作出明确的规定。目前，关于商标《共存协议/同意书》的相关指引存在于《北京市高级人民法院商标授权确权行政案件审理指南》（2019年4月24日）（以下简称“北高审理指南”）的第15.10-15.12，具体如下：判断诉争商标与引证商标是否构成近似商标，共存协议可以作为排除混淆的初步证据。引证商标权利人应以书面形式同意诉争商标申请注册，明确载明诉争商标的具体信息，但附条件或者附期限的共存协议一般不予釆信。共存协议应当真实、合法、有效，且不存在损害国家利益、社会公共利益和第三人合法权益等情形，否则不应予以釆纳。引证商标与诉争商标的商标标志相同或者基本相同，且使用在相同或者类似商品上的，不能仅以共存协议为依据，准予诉争商标的注册申请。引证商标与诉争商标的商标标志近似，使用在相同或者类似商品上，引证商标权利人出具共存协议的，在无其他证据证明诉争商标与引证商标的共存足以导致相关公众对商品来源发生混淆的情况下，可以认定诉争商标与引证商标不构成近似商标。引证商标权利人出具共存协议后，以诉争商标与引证商标构成近似商标为由，提起不予注册异议或者请求无效宣告的，不予支持，但该协议依法无效或者被撤销的除外。根据上述北高审理指南，本文拟结合相关判例，分析目前法院对于商标《共存协议/同意书》有效性的认定标准。1.（2022）京行终1318号[1]上诉人中华人民共和国国家知识产权局与被上诉人邦德高性能3D科技私人有限责任公司商标申请驳回复审行政纠纷案件
申请商标与引证商标是否构成近似商标，两者并存是否会造成相关公众的混淆、误认，引证商标的注册人作为直接利害关系人较其他相关公众而言更为关切。因此，在判断申请商标与引证商标共存在类似商品或服务上是否会导致相关公众的混淆、误认时，应当考虑引证商标注册人与申请商标申请人达成的商标共存协议。一方面，在申请商标标志与引证商标标志存在差异的情况下，商标共存协议可以作为排除混淆可能性的参考因素；另一方面，还应考虑商标专用权的私权属性，商标共存协议体现了引证商标注册人对其所享有的商标专用权部分权利空间的让渡和处分，根据意思自治原则，应当允许商标注册人自由处分其商标专用权。申请商标是由“BOND”构成的文字商标；引证商标是由“BONDTECH”文字与图形构成的图文组合商标。虽然申请商标“BOND”与引证商标的文字部分“BONDTECH”均含有“BOND”，但引证商标另含有文字“TECH”与图形部分，二者在构成要素、文字构成、整体外观等方面存在一定区别。邦德公司提交的商标共存同意声明系引证商标的权利人所出具，在不违反法律、行政法规，亦无证据显示申请商标与引证商标的共存足以损害相关公众的权益的情况下，应当考虑该商标共存同意声明作为排除混淆可能性的有力证据，认定申请商标与引证商标共存于同一种或类似商品上不易引起相关公众的混淆。因此，申请商标与引证商标未构成使用在同一种或类似商品上的近似商标，申请商标的申请未违反商标法第三十一条的规定。2.（2021）京行终5696号[2]上诉人世嘉股份有限公司与被上诉人中华人民共和国国家知识产权局商标申请驳回复审行政纠纷案件
商标权是一种民事财产权利，根据意思自治的原则，除非涉及重大公共利益，商标权人可依自己的意志对权利进行处分。引证商标权利人出具《同意书》体现了其对在先注册商标专用权的处分，在尚无证据表明《同意书》违反法律、行政法规，或者足以损害相关公众利益的情况下，应当充分尊重引证商标权利人对引证商标的处分及对诉争商标注册予以认可的意思表示。此外，在商标申请注册中，商标法第三十一条对于混淆可能性的认定是商标授权行政机关或者法院从相关公众的角度作出的一种判断，而《同意书》是对引证商标在先权利的限制，更加符合市场商业实际。因此，在诉争商标与引证商标存在一定差异的情况下，《同意书》通常是排除混淆可能性的有力证据，其可以作为适用商标法第三十一条审查判断诉争商标可否获准注册时予考量的因素。本案中，诉争商标由字母“SONIC RUNNERS ADVENTURE”及图组成，引证商标二为字母“SONiC”，虽两件商标的字母构成较为接近，但商标整体存在一定差异，考虑到引证商标二权利人出具了《同意书》，且世嘉公司在二审诉讼中提交了卡米洛·甘特图有权代表微软公司签署该同意书的相关证据，足以表明该《同意书》系当事人真实意思表示，应予尊重。在无其他证据证明诉争商标与引证商标二的共存足以导致相关公众对商品的来源发生混淆的情况下，可以认定诉争商标与引证商标二不构成近似商标。3.（2020）京行终6239号[3]上诉人中华人民共和国国家知识产权局与被上诉人诺维信有限公司商标申请驳回复审行政纠纷案件
申请商标与引证商标是否构成近似商标，两者并存是否会造成相关公众的混淆、误认，引证商标的注册人作为直接利害关系人较其他相关公众而言更为关切。因此，在判断申请商标与引证商标共存在类似商品或服务上是否会导致相关公众的混淆、误认时，应当考虑引证商标注册人与申请商标申请人达成的商标共存协议。一方面，在申请商标标志与引证商标标志存在差异的情况下，商标共存协议可以作为排除混淆可能性的参考因素；另一方面，还应考虑商标专用权的私权属性，商标共存协议体现了引证商标注册人对其所享有的商标专用权部分权利空间的让渡和处分，根据意思自治原则，应当允许商标注册人自由处分其商标专用权。本案中，申请商标是由“INNOVA”构成的文字商标，引证商标二是由“INOVA”构成的文字商标,引证商标三是由“INOVA DIAGNOSTICS”构成的文字商标。虽然申请商标与引证商标二、三均含有字母“I”“NOVA”，但引证商标二另含有“N”，引证商标三另含有“DIAGNOSTICS”，使二者在文字构成及整体视觉效果上存在一定区别。诺维信有限公司在商标评审阶段提交的商标共存同意书经过公证认证手续，该商标共存同意书系引证商标二、三的权利人所出具，在不违反法律、行政法规，亦无证据显示申请商标与引证商标二、三的共存足以损害相关公众的权益的情况下，应当考虑该商标共存同意书作为排除混淆可能性的有力证据，认定申请商标与引证商标二、三共存于同一种或类似商品上不易引起相关公众的混淆。因此，申请商标与引证商标二、三未构成使用在同一种或类似商品上的近似商标，原审判决对此认定正确，国家知识产权局的相关上诉理由不能成立，本院不予支持。4.（2020）京行终4818号[4]上诉人贝亲管理（上海）有限公司与被上诉人中华人民共和国国家知识产权局商标申请驳回复审行政纠纷案件
申请商标与引证商标是否构成近似商标，两者并存是否会造成相关公众的混淆、误认，引证商标的注册人作为直接利害关系人较其他相关公众而言更为关切。因此，在判断申请商标与引证商标共存在类似商品或服务上是否会导致相关公众的混淆、误认时，应当考虑引证商标注册人与申请商标申请人达成的商标共存协议。一方面，在申请商标标志与引证商标标志存在差异的情况下，商标共存协议可以作为排除混淆可能性的参考因素；另一方面，还应考虑商标专用权的私权属性，商标共存协议体现了引证商标注册人对其所享有的商标专用权部分权利空间的让渡和处分，根据意思自治原则，应当允许商标注册人自由处分其商标专用权。本案中，申请商标是由字母“Ssence”构成的文字商标，引证商标一是由字母“SYENCE”、汉字“水之妍”构成的文字商标。虽然申请商标与引证商标一的字母部分仅相差一个字母，但引证商标一另有汉字部分，使二者之间存在一定区别。贝亲公司向本院提交的共存同意书经公证手续，故本院对该同意书的真实性予以确认。该共存同意书系引证商标一的权利人水之妍公司出具，在不违反法律、行政法规，亦无证据显示申请商标与引证商标一的共存足以损害相关公众的权益的情况下，应当考虑共存同意书作为排除混淆可能性的有力证据，认定申请商标与引证商标一共存于同一种或类似商品上不易引起相关公众的混淆。因此，申请商标与引证商标一未构成使用在同一种或类似商品上的近似商标，贝亲公司的相关上诉理由成立，本院予以支持。1.《共存协议/同意书》不违反法律、行政法规，且不损害相关公众利益，应予以充分尊重
正如法院在多份判决书中所论述，商标专用权是一种民事财产权利，具有私权属性。根据意思自治的原则，除非涉及重大公共利益，商标权人可依自己的意志对权利进行处分。商标《共存协议/同意书》体现了引证商标注册人对其所享有的商标专用权部分权利空间的让渡和处分，应当允许商标注册人自由处分其商标专用权。因此，在尚无证据表明《共存协议/同意书》违反法律、行政法规，或者足以损害相关公众利益的情况下，应当充分尊重引证商标权利人对引证商标的处分及对诉争商标注册予以认可的意思表示。2. 申请商标与引证商标可以区分，不会导致相关公众混淆
通常来讲，商标的注册申请必须要满足《中华人民共和国商标法》第30条的规定，即不能同他人在同一种商品或者类似商品上已经注册的或者初步审定的商标相同或者近似。在上述判例中，法院均认定申请商标和引证商标的标识本身存在一定差异，在二者尚可区分的前提下，对于引证商标权利人出具的《共存协议/同意书》予以尊重。即便在存在《共存协议/同意书》的情况下，也必须以不会导致相关公众混淆为前提。《商标法》的立法目的除保护商标权利人的利益外，亦在于保护消费者利益，而商标权利人对自身权利的放弃或让渡并不必然使得相关公众不会产生混淆误认。因此，若商标申请人的商标在整体外观、文字构成、显著识别部分和引证商标有所区别，不会导致相关公众不会产生混淆误认，那法院在引证商标权利人已出具《共存协议/同意书》的基础上，基本不会再认定申请商标与引证商标构成相同或者近似。虽然目前法院对于《共存协议/同意书》的态度趋向于保守，但这并不代表《共存协议/同意书》完全失去作用。在商标驳回复审以及后续行政诉讼程序中，《共存协议/同意书》依然是当事人可以选择的排除在先障碍的方式之一。综合近期法院的裁判观点，对于商标标识存在一定差异，导致消费者混淆可能性低的情况下，当事人依然可以通过《共存协议/同意书》的方式进行尝试，从而获得申请商标的注册。
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