简单的技术方案被认定为“显而易见”时的答复思路

中国专利申请中，一部分发明专利会有简单的技术方案作为发明点，审查员在检索中也并未检索到，时常会收到审查员对看似简单的发明点作出显而易见的评价，在面对这样的审查意见时，该如何理清答复思路来给专利申请具备创造性一个理由。

有关“显而易见”在《专利审查指南》第二部分第四章第2.2节中规定“发明有突出的实质性特点，是指对所属技术领域的技术人员来说，发明相对于现有技术是非显而易见的。如果发明是所属技术领域的技术人员在现有技术的基础上仅仅通过合乎逻辑的分析、推理或者有限的试验可以得到的，则该发明是显而易见的，也就不具备突出的实质性特点”。

判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见，在《专利审查指南》第二部分第四章３．２．１．１记载的“要从最接近的现有技术和发明实际解决的技术问题出发，判断过程中，要确定的是现有技术整体上是否存在某种技术启示，即现有技术中是否给出将上述区别特征应用到该最接近的现有技术以解决其存在的技术问题（即发明实际解决的技术问题）的启示，这种启示会使本领域的技术人员在面对所述技术问题时，有动机改进该最接近的现有技术并获得要求保护的发明。如果现有技术存在这种技术启示，则发明是显而易见的，不具有突出的实质性特点”。

以上述审查指南中的规定为指导，以具体的涉案专利为例说明，涉案专利公开了一种色选机背景辊筒的清洗装置，申请号为2015105665152，具体案情如下。

参见下面的附图便于理解涉案专利的方案，本专利申请权利要求书记载的权利要求1为：一种色选机背景辊筒清洗装置，包括转动式设置在机架上的背景辊筒(10)，其特征在于：背景辊筒(10)的旁侧设置有喷水单元（30），所述喷水单元（30）实施对背景辊筒(10)的外表面的喷洗操作，背景辊筒(10)的下方设置有接水槽(20)，接水槽(20)的槽底或槽壁上设置有排水口(21)；喷水单元（30）的喷水方向与背景辊筒(10)的转动切线方向一致，所述喷水单元（30）喷出的水形成的喷淋区域位于接水槽(20)的槽口区域内且位于背景辊筒(10)辊身侧下方设置。

对比文件3（CN25899025Y）公开了一种将四块针缝为2丝的精梳机圆梳针排4安装到筒体上部的圆梳针排固定架轴座的轴承7上，同时在金属筒体5中注满水，使针排的下半部分浸入水中。在针排的正对面斜上方安装有高压喷嘴架2，它是由一个喷水头固定在螺母1上，螺母同丝杆相啮。清洗时，开动启动开关，由减速箱8带动安装有圆梳针排作的轴7作逆时针旋转，同时打开在筒体外下部的高压水泵6，将筒体中的水抽送至高压喷嘴头，形成水压为1.OMpa的高压水柱3，在减速箱8的作用下高压喷嘴头作横向往复运动，使得高压水柱喷射到圆梳针排的针面上形成螺旋型水柱来回自动喷射，使针排受到连续冲洗直至干净。

为了简要说明涉案专利，未示出对比文件1，本申请的权利要求1所要求保护的技术方案与对比文件1相比具有以下区别技术特征：A、接水槽设置在背景辊筒的下方，且槽底或槽壁上设置有排水口；B、喷水单元30的喷水方向与背景辊筒10的转动切线方向一致；C、所述喷水单元30喷出的水形成的喷淋区域位于接水槽20的槽口区域内且位于背景辊筒10辊身侧下方设置。

审查员对涉案专利作出的具体评价如下。

关于区别技术特征C，审查员认为“本领域技术人员熟知色选机中有不能进水的部件同时还不能影响色选机的透光度，故为了降低喷水对其他部件效果的影响，在将对比文件3的喷水装置用于对比文件1的色选机中时会合理安排喷水单元的喷淋区的位置，即将喷水单元的喷淋区域设于接水槽的槽口区域内且位于背景辊筒辊身侧下方设置是本领域技术人员能够得到的”。最终得出涉案专利权1的技术方案是显而易见的结论。

上述类型的审查意见在实务中是时常出现的，在对专利有无创造性进行判断时，由于审查员是在已经阅读了涉案申请文件、并详细地理解了其发明内容的基础上来进行的，因此，实际上来讲，审查员所作的分析、评价属于一种事后的行为，因而容易对涉案专利的简单的发明点作出显而易见的主观评价。

面对看似简单的发明点，其中审查员作出重要的一句评价是“为了降低喷水对其他部件效果的影响，将对比文件3的喷水装置用于对比文件1的色选机中时会合理安排喷水单元的喷淋区的位置”。上述评价乍一看本领域的技术人员是有能力采用，但是实际上，上述评价忽略了一个重要的问题，就是对比文件3中是否给出了将其喷水装置应用至对比文件1的启示，即本领域技术人员有无动机将对比文件1和3结合是个问题，若本领域技术人员依据对比文件3的技术教导无法将对比文件1和对比文件3结合，那就更不用提对比文件1和3结合后是否能够得到涉案专利的技术方案。

因此，在“显而易见”判断中的关键不是取决于技术手段本身本领域的技术人员是否显然有能力采用，而是基于申请日前的现有技术的教导。

当面对上述审查时，确定涉案申请实际解决的技术问题后，就要在现有技术（即对比文件3）中找给出将上述区别特征应用到该最接近的现有技术以解决其存在的技术问题（即发明实际解决的技术问题）的启示，这种启示会使本领域的技术人员在面对所述技术问题时，有动机改进该最接近的现有技术并获得要求保护的发明。

上述考虑技术启示中，要考虑作为对比文件的现有技术是否公开了该区别技术特征后，考虑该区别技术特征在该现有技术中所起的作用与该区别技术特征在要求保护的发明中为解决重新确定的技术问题所起到的作用是否相同。

因此，上述审查意见的答复中，第一步，要回到现有技术中，即重点抓住对比文件3中是否给出了启示，这样才能判断本申请的区别技术特征是否显而易见。说明对比文件3中实际记载的是技术方案是什么，即对比文件3是通过将圆梳针排的下半部分浸没在筒体中，在针排的正对面斜上方安装有高压喷嘴对准圆梳针排喷射水柱来清洗针排。

第二步，通过对比文件3中记载的技术方案来确定各部件的实际作用是什么，其中筒体5的作用是：筒体5内的水清洗圆梳针排以及收集喷嘴喷出的水并供给至喷嘴；在针排的正对面斜上方的喷嘴的作用仅是：冲洗圆梳针排。

第三步，说明本申请的技术方案，确定本申请中与对比文件3中筒体对应的区别技术特征的作用是什么，即区别技术特征C中涉案专利喷水单元喷出的水形成的喷淋区域位于接水槽20的槽口区域内，接水槽20的作用是：不仅要将清洗辊筒面的污水收集后排出，而且接水槽槽壁对喷射水流飞溅出的水雾形成一定的阻隔。涉案专利喷淋单元的水形成的喷淋区域位于背景辊筒10的侧下方设置，喷淋单元布设方式所起到的作用是：将背景辊筒上的颗粒清洗下来以及避免清洗水与背景辊筒的两端接触。本申请的接水槽20与对比文件3中的筒体5作用不同，本申请喷淋单元与对比文件3中的喷嘴的作用不同，得出对比文件3未给出将其上述特征应用到对比文件1中的技术启示，因此，涉案申请的上述区别特征是非显而易见的。

第四步，说明涉案专利权1所请求保护的技术方案带来的技术效果如下，本申请中通过接水槽20的两侧槽壁能够实现对喷射水流飞溅出的水雾形成一定的阻隔作用，在提高背景辊筒10外表面的清洁效果的同时，避免该飞溅的水雾对背景辊筒10的透光度产生的影响。实际上，即便是对比文件1和3结合得到的技术方案也是无法实现涉案专利上述的技术效果。

综上所述，要重点抓住现有技术中是否给出了启示，这样本领域技术人员才有动机去采用技术特征，即简单的技术方案不在于本领域的技术人员是否能够实施，而在于面对需要解决的实际技术问题时，现有技术所给出的该启示是否教导本领域的技术人员采用该技术特征，这样才能得到涉案专利的发明点是否显而易见的结论。