一. 序
在审查意见答复过程中,经常出现的审查意见的漏洞是:技术特征的比对错误。所谓的技术特征比对错误,往往是审查员有意为之的,故,有效答复对于提升授权率有重要作用。
同时,技术特征的比对又是事实内容,是可以通过客观的事实推论可以成立的,也是审查员难以回避或者“狡辩”的,所以,充分使用技术特征等事实内容是答审中最重要的答复手段。
二. 特征比对的表现方式
在特征比对的表现方式上主要有两种方式,具体如下:
方式一:在审查意见中,由于最接近的现有技术和权利要求之间缺少明确的特征比对,审查员可能会采用“最接近的现有技术的特征A相当于,或者对应于权利要求的特征A'”等表述。此时,审查员可能特征比对不正确。
方式二:在特征比对部分,采用推导的方式宣称:最接近的现有技术公开了本申请的A特征,具体可为:再对比文件1公开的基础上,本领域技术人员很容易得知~~的描述方式。一旦采用推导的方式,一般可认为审查员在这个特征上存在问题,可针对性答复。
三. 特征比对的出现位置
按照三步法的逻辑,特征比对有两个地方:
地方一:第一步中确定最接近现有技术(对比文件1)之后,进行对比文件1和本申请之间的特征比对。
地方二:第二步中根据区别特征确定对比文件2后,判断对比文件2是否公开了区别特征。
也就是说,我们要适用特征比对的手段,就要把精力放在这两个地方。
四. 特征比对的判断逻辑
总的原则:不能孤立的看特征,要从整体上看,具体为:从技术手段、技术问题、技术效果上看,具体来看,包括:
场景1:采用的词一样,并不等于公开了?
场景2:采用的是同义词,并不等于公开了?
场景3:采用的是下位词,并不等于公开了?
场景4:采用的上位词,更不等于公开了?
现实中,审查员往往就是前面所说的是孤立的,不是整体的,这也就给了我们答复的空间。
五. 为什么会有这个问题
对于特征比对的错误经常出现,前面讲过很多情况是审查员有意为之,他们为什么要有意为之呢,具体原因如下:
原因一:审查员是技术特征组合方式进行审查的。
现阶段是技术特征拼凑法,只要找到技术特征即可,如果找不到,就编一个。
原因二:要提炼发明构思,需要更多的投入和经验
由于在审查过程中,审查员首先接触的是含有技术特征组合的技术方案,对于技术特征的剥离比较容易,而要想从中悟出发明构思,则需要对整个技术方案进行提炼才能得到。
原因三:检索时,会自然不自然的陷入技术特征拼凑法
在进行检索时,对于检索要素的确定,首先关注的就是技术特征、技术手段,审查员会不自觉的将技术特征孤立开,认为技术特征的堆砌就等同于技术方案,忽视了其内涵的技术构思以及达到的技术效果。
原因四:第二步判断,更容易陷入孤立看待
在创造性评价的第二步中,由于需要确定权利要求与最接近的现有技术的区别特征,因此在检索及筛选对比文件时,审查员容易过度关注技术特征,在找到含区别技术特征的对比文件后,忽视该区别技术特征的具体作用,认为技术特征的拼凑就能显而易见得到发明,导致创造性的评判错误。
六. 如何答复
前面分析了表现方式、位置、判断逻辑、原因等问题,现在就该到了如何解决这个问题的时候了,具体答复方式如下:
答复方式一:从整体上判断技术特征是否比对正确
整体上比对,是指从本申请或者对比文件的整体上看待一个技术特征,而不仅仅是从其字面意思予以判断。整体上的比对,需要从技术问题、技术手段、技术效果三位予以阐述和说明。反过来说,技术手段一样,技术问题或者技术效果可能不同,也要认为技术特征没有被公开。
特别需要注意的是:一个技术手段的多个作用,在本申请和对比文件中是不同的作用,需要认定没有被公开,以及要从本申请和对比文件的两个整体上看待
答复方式二:注意发明构思的阐述
现阶段,国知局在推动发明构思的审查逻辑,所以,从发明构思(整体)上去阐述技术特征的比对问题,往往会带来比较好的效果。
也就是说,将技术特征放到发明构思中去阐述,而不是简单的阐述技术特征本身。
答复方式三:一定要深刻理解审查员的片面、孤立看到技术特征的审查方式
这个是现阶段的审查员主要审查方式,所以,需要时刻将这个指导思想来:阅读审查意见,阅读本申请、阅读对比文件。这样才能真正的找到问题,解决问题。
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