文/赵宏颖 北京市柳沈律师事务所律师、专利代理师
“权利要求不符合《专利法》第22条第3款规定的创造性”是专利代理师在发明专利申请过程中，遇到的最常见的审查意见之一。具体而言，在审查意见通知书中，审查员通常以区别技术特征被本领域其他对比文件公开或认定区别技术特征为本领域的惯用技术手段或公知常识，其所能达到的技术效果是可以预见的为由来否定该发明的创造性。
实践中，审查员通常会利用所谓的“三步法”（也称“问题-解决法”）来详细评价独立权利要求所要求保护的发明的创造性，即：（1）确定最接近的现有技术;（2）确定发明的区别技术特征和发明实际解决的技术问题；（3）判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见。这也是上述审查意见频繁出现的原因所在。“三步法”是目前我国及欧洲等国家或地区审查创造性的主流判断方法，该方法为创造性判断提供了较为客观的判断法则，然而，笔者认为在实践中利用“三步法”进行创造性判断很容易导致低估发明高度、甚至是“误杀”掉一个有价值的发明专利的结果。
其原因在于，审查员在进行第（2）步和第（3）步的判断时很容易将权利要求所限定的技术方案切割成各个独立的技术特征来看，进而忽略了技术方案的整体性，因而容易对发明的创造性估计偏低，从而犯“事后诸葛亮”的错误。因此，笔者认为在发明的创造性评价过程中如何良好地把握“整体性”概念对于避免上述后果的发生具有重要意义。换言之，在创造性审查意见答复中较好地应用“整体性”思维往往会使专利申请过程产生“山重水复疑无路，柳暗花明又一村”的效果。
一、“整体性”概念释义与解析
在答复创造性审查意见的实践经验中，笔者发现专利代理师很容易忽略对“整体性”思维的应用。而从笔者的亲身经历来看，在答复审查意见时，如果专利代理师能较好地把握“整体性”思维的应用，往往会达到出其不意的效果。2019年《专利审查指南》第二部分第四章第3.2.1.1节的修改也体现了国家知识产权局对整体性概念重视程度的加强。因此，了解和掌握如何在答复审查意见中应用“整体性”概念将有助于专利申请授权的成功率，缩短从申请到授权的周期。关于“整体性”概念的具体法律规定，在《专利审查指南》中存在四处记载，下面笔者通过这四处法律规定来详细阐释“整体性”概念以及如何对其进行应用。
《专利审查指南》第二部分第四章3.1[审查原则]
（1）在评价发明是否具备创造性时，审查员不仅要考虑发明的技术方案本身，而且还要考虑发明所属技术领域、所解决的技术问题和所产生的技术效果，将发明作为一个整体看待。
对于上述规定，笔者的理解是：不应该将形成总体发明构思的多个技术特征拆分开来单独评价，而是应该注重各个技术特征之间的关联性，以整体的视角去评价发明构思所对应的技术方案，即，将发明作为一个整体进行评价，而不是将其切开为分离的部分然后孤立地进行评价。因此，应该将技术问题、技术效果和技术方案一并加以考虑，而且要从技术问题、技术效果的视角去理解技术方案。在评价发明是否具备创造性时，注重判断各个技术特征之间的关联性应是一项重要的评判准则。
《专利审查指南》第二部分第四章3.2.1.1[判断方法]
（2）确定发明的区别技术特征和发明实际解决的技术问题
重新确定的技术问题可能要依据每项发明的具体情况而定。作为一个原则，发明的任何技术效果都可以作为重新确定技术问题的基础，只要本领域的技术人员从该申请说明书中所记载的内容能够得知该技术效果即可。对于功能上彼此相互支持、存在相互作用关系的技术特征，应整体上考虑所述技术特征和它们之间的关系在要求保护的发明中所达到的技术效果。
对于上述规定，笔者的理解是：在对权利要求作出创造性评价时，对于权利要求中的各个技术特征，要注重考虑它们之间相互支持、彼此作用的关系，尤其是在确定出区别技术特征后，不应一味割裂地去评判各个区别技术特征是否被其他对比文件公开或是否属于本领域的惯用技术手段或公知常识，而是应该综合考虑认定的各个区别技术特征之间是否在功能上彼此相互支持、存在相互作用的关系，同时还应考虑区别技术特征与其他技术特征之间是否在功能上彼此相互支持、存在相互作用的关系。对于“功能上彼此相互支持、存在相互作用的关系”的技术特征，从整体视角来看，它们相互之间的限定方式往往也是需要发明人付出一定创造性劳动的，这一点在适用“三步法”判断创造性时往往容易被审查员忽略掉。
《专利审查指南》第二部分第四章3.2.1.1[判断方法]
（3）判断要求保护的发明对本领域技术人员来说是否显而易见
在该步骤中，要从最接近的现有技术和发明实际解决的技术问题出发，判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见。判断过程中，要确定的是现有技术整体上是否存在某种技术启示，即现有技术中是否给出将上述区别技术特征应用到该最接近的现有技术以解决其存在的技术问题（即发明实际解决的技术问题）的启示，这种启示会使本领域技术人员在面对所述技术问题时，有动机改进该最接近的现有技术并获得要求保护的发明。如果现有技术存在这种技术启示，则发明是显而易见的，不具有突出的实质性特点。
对于上述规定，笔者的理解是：在利用现有技术评述是否具有得到发明的启示时，不仅应当考虑现有技术所公开的技术手段，还应将现有技术所要解决的问题作为现有技术整体的一部分，来分析本领域技术人员是否难以通过相结合的方式得到本发明的技术方案。也就是说，现有技术所要解决的技术问题本身也是考量是否存在某种启示的重要指标之一。不能完全脱离现有技术所要解决的技术问题而孤立地去评价现有技术是否存在技术启示。这一点在实务中很容易被忽略。有时即便所确定的最接近的对比文件所解决的技术问题与要求保护的发明所解决的技术问题完全不相关甚至是相反的技术启示下，在审查意见中也被评述为发明是显而易见的。笔者认为造成这种情况的原因正是审查员没有从整体上去确定现有技术是否存在某种技术启示。
《专利审查指南》第二部分第四章6.4[对要求保护的发明进行审查]
创造性的判断，应当针对权利要求限定的技术方案整体进行评价，即评价技术方案是否具备创造性，而不是评价某一技术特征是否具备创造性。
对于上述规定，笔者的理解是：6.4[对要求保护的发明进行审查]中对创造性判断的规定很好地呼应了3.1[审查原则]中所述的内容，从正面规定了应对发明的技术方案从整体进行评价。
那么，如何评价才是所谓的“整体”评价呢？笔者认为，首先应该对权利要求中的各个特征进行评判，全面评判，不能漏掉某些特征不进行评价；其次，应从整体的视角来审视发明的技术方案，不能将技术方案的技术特征切割为分离的部分孤立地进行评价，不考虑它们之间的关联性及相互关系。也就是说，既要认识到技术特征本身的存在，也应承认各个技术特征之间紧密的关联性，不能一味地孤立评价各个技术特征。
二、答审建议
针对“权利要求不符合《专利法》第22条第3款规定的创造性”的审查意见，作为一名专利代理师应如何答复审查意见？
笔者认为，首先专利代理师要树立信心，即使申请文件与对比文件有极大的相似之处，即使区别技术特征表面看起来非常像惯用技术手段，也不应该轻言放弃。事实上，很多的对比文件只是看上去很“像”，在仔细研究技术交底书、技术方案，在与发明人反复、持续地沟通后，总会找到突破口，发现两份技术方案的实质区别，进而寻找到解决方案。
其次，专利代理师应始终保持客观立场，排除受审查意见中思路的影响，独立的对技术方案进行判断。由于审查员并非专业的技术人员，他们对技术手段的理解与比对，有时也仅是基于表面的文字描述的结果，并没有挖掘技术方案的实质内容。因此，只要专利代理师对发明申请的技术方案和比对文件的技术方案进行逐一地分析、比对，就有机会为发明专利的授权争取机会。
最后，要从技术与法律的双重层面来分析发明的创造性，进而答复审查意见。从技术层面，专利代理师要详细分析发明专利申请的技术方案与现有技术的异同，不遗漏每一个可能的创新点或发明点；从法律层面，专利代理师要学会充分利用诸如《专利法》《专利法实施细则》《专利审查指南》等相关法律文件中的具体规定来寻求驳击审查意见的论点，例如上文分析强调的对“整体性”概念的应用。在答复审查意见的实践中，很多专利代理师往往只是从技术层面出发作出答复审查意见，而忽略了从法律层面上进行深入的分析，从而使得很多本应被授权的发明遭到驳回。
创造性判断“三步法”固然是审查创造性的主流判断方法，其具有客观性、可操作性强的优点，但过于依赖该审查原则也可能造成不当驳回发明专利的结果。专利代理人应善用“整体性”思维，在答复审查意见时多维度回应审查意见，将很大程度提高该发明专利申请的授权几率。
来源：原文刊载于《科技·知产财经》杂志2021年总第9期，第96-99页。
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