企业字号傍名牌的维权策略

2021年12月8日,由深圳市专利协会与北京君策知识产权发展中心共同主办的“知识产权热点问题实务研讨会”在深圳成功举行。今日发布万慧达知识产权合伙人、律师明星楠的演讲，题目为：企业字号傍名牌的维权策略。‍

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 导言 

  

标识类知识产权的维权手段主要集中在以下三个方面：

一是运用假冒商标的刑法条款[1]进行维权。但就目前的情况来看，随着大家知识产权保护意识的提升和行为人反侦察意识的增强，纯粹刑事的案件发生的频率越来越低。从这几年我们承办的案件来看，纯粹的刑事案件多发于日化领域，例如化妆品、沐浴露、洋酒等，而在其他类别上的发生频次在相应地降低。

二是针对商标侵权纠纷，适用商标法第57条进行维权。最近几年，商标侵权和商标确权案件呈现交叉趋势。换言之，在过去，如果存在一个知名商标A，行为人往往会直接假冒。而现在行为人的“心思变多了”，对于知名商标A不再是简单抄袭，而是申请注册一个A’商标，一旦能够核准注册，显然就能对抗商标A权利人的维权行为。因此不仅要关注侵权行为本身，对于侵权方的申请行为也要施加足够的注意。现在很多侵权人甚至还会“充分利用”商标法规定的无效程序、“撤三”程序等来动摇商标权人的权利基础。

三是运用反不正当竞争法第6条，对“傍名牌”“打擦边球”等行为进行反击。以目前多发的企业字号侵权为例，在启信宝以“西门子”为关键词搜索企业名称，可查到2785条相关结果，以“松下”为关键词搜索企业名称，可查到5000+条相关结果。再以“西门子”+“企业字号”为关键词在知产宝进行检索，共有94篇判决，以“松下”+“企业字号”为关键词在知产宝进行检索，共有52篇判决。可以看出，这两家企业均在积极进行维权行动。且最高院及其他法院在多份判决中均认定，“西门子”“松下”作为知名企业字号受我国法律保护，他人在企业名称中使用“西门子”、“松下”字样的行为构成不正当竞争，法院责令其变更企业名称并赔偿企业字号所有人的损失。

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 维权策略 

对于企业法务来说，可以选择律师函、行政投诉、民事诉讼三种策略进行维权。

首先，这三种策各有不同的取舍。第一，选择律师函意味着较低的时间成本和经济成本，但最终的效果受制于侵权人的态度，往往是律师函发过去，对方根本不理睬。第二，综合来看，行政投诉耗费的时间和精力成本居中，还会因办案地的不同呈现明显的地区差异。经济和市场不太发达的地方，行政投诉的效果可能不尽如人意。第三类是民事诉讼，相较于前两种来讲，时间和经济成本投入最高，但是结果可预期。我们办理的案件中，只要经过我们评估的民事诉讼，权利主张基本都获得了支持。

其次，这三种解决方案之间并不是“三者权其一”的关系，而是可以互相推动和促进的。简单来说，维权初期可以先用最低成本的律师函对侵权方实现初步“覆盖”，从中选取更为适合的目标。区分不同的行政投诉地域，对于好的、执法能力较强的地方，主推行政投诉。针对成规模的主体进行民事诉讼，因为相较于其它的维权手段，民事诉讼可以平衡维权投入，权利人可以从侵权方得到合理的费用或者赔偿。拿到较为有利的民事判决后，再去推动行政投诉或者律师函，显然效果是有所加成的。

（一）律师函

首先，律师函应当具备一定的内容要件，包括被诉侵权方的名称、地址、相应的法条依据、保护记录。保护记录是律师函中的必要要素，相同情况的案件已经诉了几个，都判了高额赔偿。现在我再发律师函要求对方限期改正，这个效力和仅仅告诉对方侵权了是完全不一样的。其次，要注意发函的流程严谨，包括邮单、签收。一般要对这次律师函的发放后果、进展进行电话跟进。实践中发送律师函进行维权的成功率是10%-20%。这已经比多年前有所提升，通过发律师函就能够解决一部分问题。倘若追溯到10多年以前，律师函发过去很少有人搭理，但现在如果权利人有很好的权利支持，律师函的效用也在逐步提升。

（二）行政投诉

上面是以深圳市场监管局相应的解决为主导的行政投诉流程图。如果权利人发现他人将其商标或者字号作为企业登记了，进行投诉时首先要区分一个事实行为——行为人到底有没有实际在用？针对这一问题的答案决定了两种不同的解决方案：第一，如果存在实际使用的情况，权利人可以去市场监管局的企业名称科投诉，企业名称科根据我们所提供的权利基础、对方恶意等证据，对相关事实审查核实后，会做出“企业名称争议处理决定书”。这个决定书所产生的直接法律后果是可以要求行为人用企业代码来代称其原来的侵权字号。第二，行为人仅仅注册了企业名称但并未使用，即虽然能够在企业登记中查到企业名称，但是按地址去找，或者通过其他迹象看不出行为人在实际使用。这时可以将相关情况反映给市场监管局企业管理科，企业管理科会根据这些信息将该企业列入异常经营名录。按照深圳市相关规定，列入名录满五年不能再恢复商事登记。也有最初查找使用证据时没有找到，后来又找到的情况，但这并不妨碍我们再把整个投诉行为回到第一种解决方案。

除此之外，走行政投诉解决的完整流程可能是大家比较关心的。以一个实际发生的走完行政投诉流程及后续流程的案件为例，如上图所示：目标公司2014年设立，2016年向市场监管局提出了请求书。2017年年初，市场监管局就已经下发了责令改正通知书，部分案件在这个阶段就可以完结了。但在该案中，被投诉的主体不服责令改正通知，又提起了行政复议。2017年，复议机关组织了听证程序，同年作出了《企业名称争议处理决定书》，内容还是责令被投诉主体更名。被投诉主体于2018年再次提起行政诉讼。2019年，法院最终驳回了他的诉讼请求。实践中所发生的案例，有可能完结在责令改正通知，有可能完结在复议，本案则是完成在诉讼，整个流程历时三年多。

（三）民事诉讼

相较于前律师函、行政投诉对最终效果预期上的难度，民事诉讼中法院的执法尺度和认定事实、证据和公信力都是最高的。

1.民事案例分享

（1）在先商标对抗在后字号

在“和睦家”一案[2]中，和睦家拥有权利商标，潍坊和睦家妇婴医院将“和睦家”商标注册为其企业商号的一部分。山东高院二审判决认为，潍坊和睦家妇婴医院成立前，权利商标已经具有较高知名度，行为人作为同业竞争者把“和睦家”文字注册并使用，会使相关公众造成混淆误认，违反了商业道德。最终判决适用反不正当竞争法第二条，判决停止侵权，变更字号，赔偿损失。

但在先商标并不必然能够对抗在后字号。在“王将饺子案”[3]中，“王将”文字商标于2002年获准注册，王将饺子大连餐饮成立时间则是2005年。即商标在先，字号在后。但在这个案件中，法院并没有支持原告要求被告变更企业字号的请求，而是判决被告规范使用企业名称。原因在于，最高人民法院认为注册商标虽然在先，但是使用范围仅限于哈尔滨市。而且王将饺子大连餐饮也有使用“王将”字号的合理性。

上图是这两个案件的对比图，在先商标对抗在后字号，到底该怎么保护？需要考虑哪些因素？第一是知名度。王将饺子案从知名度来讲，商标权利人只在哈尔滨一处经营餐饮服务，影响力和宣传范围有限。而和睦家在全国拥有十多家分支机构，从事全国性的广泛宣传的医疗服务，具有较高的知名度。第二是行业特点。餐饮行业的保护力度和医疗行业的保护力度确实难以“相提并论”，因为消费者试错成本完全不一样。餐饮最多是难吃，大不了闹肚子，但是医疗服务行业如果认错了服务主体，对于人的生命、健康会造成极大的影响。而且从行业的流动性来讲，餐饮服务只要不是跨区域连锁经营情况下，流动性是比较低的，消费者可能只到家门口吃饺子。但医疗服务不一样，很多患者可能会基于对一些大医院的信任，跨省甚至跨国医疗都是存在的，因此二者影响力、波及范围是不一样的。第三是合理性，之所以判定王将饺子留存但须规范使用企业字号，是因为其投资来源于日本的王将株式会社，这就解释了它为什么命名为“王将”。而在和睦家案件中，被告缺乏将其命名为“和睦家”的合理解释。这就是为什么同样是在先商标对抗在后字号，保护却存在一定的差别的原因。

（2）在先字号对抗在后字号

“大峡谷照明系统（苏州）股份有限公司、上海大峡谷光电科技有限公司等不正当竞争纠纷案”[4]中，苏州大峡谷公司和上海大峡谷公司两个原告，法定代表人相同，二者是具有投资关系的密切关联主体。被告是中山大峡谷照明。在这个案件中，权利方并没有注册大峡谷商标，但是早在2003年就开始使用“大峡谷”的企业字号，而对方中山大峡谷是2017年才成立的。中山市中院认为苏州大峡谷、上海大峡谷公司企业名称中含有“大峡谷”字样，且在2017年侵权方成立之前就在全国范围内都具有影响力，为相关公众所知悉，应当受到法律保护。因此法院按照反不正当竞争法第二条第一款、第二款、第六款，最终判定其停止侵权，变更企业名称并赔偿。

（3）在先商标、字号共同对抗在后的字号

“松下”既是松下株式会社的字号，同时也是注册商标。在“嵊州市松下厨卫有限公司、松下电器产业株式会社不正当竞争纠纷案”[5]中，被告是嵊州市松下厨卫公司。在这个案件中，浙江高院的判决认为，松下既是字号也是商标，而且多次认定为驰名。在这种情况下，已经具有较高的知名度。嵊州松下与松下电器是同业竞争者，仍继续使用“松下”作为企业字号，有违商业道德，因此按照反不正当竞争法第二条，判令被告停止侵权、赔偿损失、变更字号。

（4）在先驰名商标对抗在后字号（跨类别）

在先驰名商标对抗在后字号时，可能这个字号与驰名商标涉及的并不是相同领域，而是跨了商品和服务类别。“微信案”[6]中，权利商标是“微信”，对方是安徽微信保健品有限公司。从商品和服务类别划分来讲，“微信”商标注册在第9类计算机商品上。安徽微信保健品公司虽然没有规范商标注册，但是从其经营范围来看，是经营保健和健康用品等，从商品服务类型区分表来看，划分在第5类和第30类上，显然和第9类相距很远。但是安徽合肥中院的判决书中认定，“微信”是家喻户晓、广为人知的驰名商标，2015年，安徽微信保健品有限公司成立之时，就应该对“微信”及图做相应的合理避让，避免相关公众误认双方之间存在特定联系。但是安徽微信保健品有限公司仍然把“微信”作为企业字号进行登记，显然主观上有攀附和故意，违反诚信原则。法院最后判决其停止在企业名称中继续使用微信字号。

2.民事诉讼的考量因素

第一，权利依据。原告主张的是注册商标还是在先商号，还是共同主张，驰名商标也可以作为权利基础。第二，知名度证据。“王将饺子案”与“和睦家案”的对比可以看出，保护的核心其实是知名度，或者说商标应受保护性在于经过使用。在很多民事案件当中，如果权利商标没有投入使用，或者商标没有使用的情况持续发生，那么法院就可以不予保护商标的权利，因为使用是商标生命力的体现。第三，主观恶意。知名度情况和主观恶意情形是可以相互救济或者相互作用的两个要素。简言之，如果知名度不是特别高，但是对方的恶意很明显，比如权利人在一个区域进行经营，宣传也相对有限，侵权方与其存在一些商业上的往来，二者属于同业竞争者。侵权方抄袭模仿了权利人的商标，虽然权利人商标的知名度并未波及全国范围或者达到广为知晓的程度，但若其影响力能够证明明显遇到抄袭模仿的人，往往法院也是可以支持的。所以当知名度不是特别高，但是对方恶意很明显时，权利人也可以获得救济。反之，即便关联关系不够明显，无法证明对方是否恶意，也无从考究其真实想法，但权利人的知名度已经到家喻户晓的程度了，对方还在用，而对方又是应当知道且须进行合理避让的，权利人同样也能获得救济。第四，赔偿依据。十多年以前，往往很多权利人做了维权投入，却难以通过判决执行回款来进行平衡。也就是说，这是个“赔本买卖”，很多企业在中小发展期时的维权活动甚至会将企业拖垮。随着司法政策的转变，权利人能够在很大程度上通过赔偿甚至是惩罚性赔偿，来平衡前期的合理支出。权利人拿到一两个案件中相对合理的赔偿后，再继续开展其他的清扫行为。问题虽多虽难，但是可以繁简分流，“以战养战”，最终解决这些攀附主体。

最高院《关于当前经济形势下知识产权审判服务大局若干问题的意见的通知》对于企业名称该适用何种法律规制作出了划分：在企业名称中突出使用的按照商标侵权进行处理，未突出使用但足以使消费者产生混淆误认则按反不正当竞争法进行规制。何为“突出使用”？以潍坊和睦家为例，对方如果完整的使用“潍坊和睦家妇婴医院”，就适用反不正当竞争法进行规制。实践中往往在被诉主体门头，或者牌匾、宣传资料上仅写了“潍坊和睦家”或者“和睦家妇婴”，即便和登记企业字号不完全相符，仍可认为这是一种“突出使用”。

企业名称维权目前迎来了政策变化，极其有利于维权一方。2015年，工商总局授权深圳市场监管局开展企业名称改革的试点。在试点中，判决结果要求更正企业名称的，登记机关可以企业注册字号来代替。这也是针对当年维权痛点——法院判决了字号构成侵权，下一步应该怎么办？登记机关认定违法后，面临着更大的难题：既不能给侵权人销户，让他来改他不改，又不能随便起个名字。后来借鉴香港地区的企业字号的后续处理方案，即采用企业注册号进行代替。这种解决方式在2016年就已经收入到《广东省商事登记条例》当中，商事主体如果名称不适合，统一以社会征信代码来代替，同时列入企业异常名录。2018年，反不正当竞争法第18条第2款也把这种用社会征信代码来指代名称的方式进行了列明。从最终的执行效果来看，以松下为例，我们先在法院判决中取得了更名判决书，但是被诉企业没有主动更名，因此我们申请了法院强制执行。法院给市场监管局发送了协助执行函，内容是要求把某公司变更为企业代码。最终市场监管局按照法院的协助执行函，对企业名称进行了变更。今年4月判决的惠氏案件也是如此，其中一个被诉侵权方原来的名字是“广州惠氏”，法院判令其更名为代码。‍

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注释：

[1] 《刑法》第213条

[2]（2019）鲁民终74号

[3]  最高人民法院（2010）民提字第15号

[4]（2021）粤20民终3733号

[5]（2020）浙民终2号

[6]（2017）皖01号民初526号‍

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明星楠

合伙人、律师