近二十年来，我国各级法院对OEM侵害商标权纠纷案的审理经历了各种反转。2003年深圳中院在“Nike”案中认定被告在涉外定牌加工中使用美国公司在我国享有注册商标专用权的标识构成侵权后，我国法院在不同案件中的裁判结论却各有说法，令人无所适从，直到2015年最高法院在“PRETUL”案中以被告的使用行为属于“物理意义上的贴附行为”而“不属于识别商品来源的使用行为（非商标性使用）”为由作出不构成侵权的再审判决，似乎为此下了定论。然而，几乎同时，这样的裁判结论和理由在“东风”案中遭遇了巨大的困境，于是，江苏高院的二审判决否定了常州中院循着“PRETUL”案的思路所作出的一审判决， 尽管2018年最高法院做出的再审判决最终依然坚持“PRETUL”案的审理思路而推翻了二审判决，但是，这一再审结论却引发了理论界和实务界的反思和质疑。2019年10月随着最高法院对“HONGDA”案再审判决的做出，被告在OEM中使用在我国享有注册商标专用权的标识可以构成侵权的结论，再次得到了我国最高司法机关的确认。兜兜转转十多年，我国《商标法》司法实践中的这一“老大难”问题，似乎从终点又回到了起点。
一、 浙江高院对“STAHLWERK”案再审裁定的本质：不侵权，还是不保护？
OEM侵害商标权纠纷案何以存在如此大的争议？本文认为，这里的原因是多方面的。一方面，理论和实务界对商标法规则的理解和解释方面确实存在认识上的差异；另一方面，入世以来我国大量的涉外定牌加工企业的正常经营需要得到司法政策的支持。在市场分工全球化的背景下，如果一味保护国内注册商标权人的利益，可能反而不利于我国涉外定牌加工企业在国际市场竞争中的整体利益。
更为关键的是，有不少因涉外定牌加工而产生的商标侵权纠纷往往是与各种因素导致的商标权属争议有一定关联的，比如，一些在我国依法注册的商标不排除是借助于先申请原则和商标权地域性的法律便利而意外获得，又因时间久远而难以被宣告无效的，对于这样的注册商标，司法机关就可能缺乏积极保护的主观意愿。
近日，浙江省高级人民法院做出再审裁定的“STAHLWERK”案就出现了上述这种情形：
在案的电子邮件往来记录显示，时代威科公司法定代表人陈东平独资的一人有限责任公司百联公司在2010年左右即与德国stahlwerk公司有业务往来，为德国stahlwerk公司的“STAHLWERK”牌电焊机设计外观、加工产品。时代威科公司在一审法院调查询问时亦称，百联公司自2008年成立后至2011年期间与德国stahlwerk公司有过贸易代理业务合作。
时代威科公司在明知德国stahlwerk公司以及德国“STAHLWERK”商标存在，且其关联公司曾接受德国stahlwerk公司委托在国内进行该品牌产品的设计、加工的情况下，却于2011年10月在国内申请注册同一种商品上的相同商标，继而还以该商标为权利基础，对德国stahlwerk公司授权的劳士顿公司在中国境内定牌加工被诉侵权商品的行为提起侵权之诉。
浙江省高级人民法院于2022年1月4日做出的民事裁定中，首先表明了“对于在涉外定牌加工中产生的商标侵权问题……，既不能把这种贸易方式简单地固化为侵犯商标权的除外情形，也不能认为此种贸易方式下的商标使用均构成侵权”的态度，然后得出了“二审判决认定劳士顿公司的被诉行为不侵害涉案商标专用权，并无不当”的结论，从表面上看似乎与最高法院在“HONGDA”案中的结论（构成侵权）不同，而又回到了最高法院在“PRETUAL”案和“东风”案中的结论（构成侵权），但是，其裁判理由却与本案二审判决的理由明显不同，而且规避了或者说抛弃了最高法院在“HONGDA”案、“PRETUL”案和“东风”案做出侵权或不侵权判断的那些说理和分析，直接以一审原告“在本案中行使商标权的方式具有不正当性，有违诚实信用原则”为由，以《商标法》第七条第一款规定“申请注册和使用商标，应当遵循诚实信用原则”为依据，驳回了其再审申请。
这样的裁判说理，确实有别于以往任何一个OEM侵害商标权纠纷案的审判思路。本文认为，虽然该案的再审结论支持了二审判决作出的被告“不侵害涉案商标专用权”的结论，但实际上，浙江高院并没有从商标侵权构成要件的角度对本案被告的行为是否构成侵权进行任何评判，因此，与其说本案中被告的行为不构成侵权，不如说这是因为原告行使权利的行为违背诚信原则，即便被告的行为存在侵权，也不应该对原告的权利主张进行救济和保护。正如浙江高院在其裁定书中所言：“时代威科公司在本案中行使商标权的方式有违诚实信用原则。不正当行使商标权的行为不应得到法律的支持。”
本文认为，我们不应该从这个案件的判决结果中简单地得出在OEM中使用商标不构成侵权的结论，只不过基于原告商标权的获取和行使存在违反诚信的问题，即便被告的行为涉嫌侵权，也不提供司法救济而已。因此，浙江高院的这个再审民事裁定书，其实是相当于美式的“知识产权滥用”抗辩规则在我国商标法司法实践中的一次运用。
二、 美式“知识产权滥用”抗辩的本质：即便构成侵权，也不提供司法救济
“知识产权滥用”在美国是一个具有特殊意义的法律概念。知识产权滥用原则根植于传统的衡平法原则中，是“不洁之手”原则在知识产权领域的体现。知识产权滥用是作为知识产权侵权纠纷的抗辩理由的面目出现的。原告的“不洁之手”——原告滥用其知识产权的行为，成为被告提出抗辩的依据。如果原告自己的“手不干净”（即存在滥用行为），那么，原告的诉讼请求将得不到法院的支持，直到该滥用行为清除为止。这是对权利人滥用知识产权的一种独特的限制措施。【链接：张伟君：知识产权滥用的概念、表现和规制措施】
“滥用原则（Misuse Doctrine）”在美国的专利司法实践中有着悠久的历史和丰富的判例，“滥用专利（Patent Misuse）”是美国专利侵权诉讼中一个重要的抗辩理由，至今还发挥着重要的作用。这个原则的适用，还进一步扩展到了版权和商标权领域，产生了版权滥用和商标权滥用的判例和原则。
如果把根据衡平法的“不洁之手原则”驳回商标权人侵权指控的案件看作是“商标滥用”案件的起源的话，在美国，商标滥用原则早在专利滥用原则之前就已经存在了，甚至是源于英国的判例中，虽然在这些的案件中并没有使用“商标滥用”的术语。这些案件确立的一个总的原则是：如果商标权人在商品标识中存在着错误陈述，对公众进行欺诈或误导，依照“不洁之手原则”，就不能对其侵权诉讼予以救济。也有一些法院阐明：商标滥用本身必须与商标权的取得或使用之间具有关联。在1963年的Republic Molding Corp. v. B.W. Photo Utilities案中，法院认为，“实质性的问题不是原告的手干不干净，而是他在取得他现在所主张的权利时弄脏了他的手，或者是对被告主张权利的这种不干净方式导致了不公正。”[1]总之，商标滥用的抗辩在美国的司法实践中已经得到普遍的认可，是个不争的事实。商标滥用抗辩成立，并非确认被告的行为不构成侵权，而只是对原告的权利主张不提供司法救济。[2]
我国《商标法》第七条的规定，其实为我国法院在一些个案中针对商标权人申请注册和使用商标存在违反诚信原则的问题的时候，允许被告提出侵权抗辩，并拒绝对原告主张的侵权行为提供司法救济提供了法律依据。浙江高院在“STAHLWERK”案中大胆适用《商标法》第七条的规定，直接判定被告不构成侵权（其本质是不提供司法救济）的做法值得肯定。如其在该再审案的民事裁定书中所言：《中华人民共和国商标法》第七条第一款规定，申请注册和使用商标，应当遵循诚实信用原则。在商标侵权案件审理中，同样应体现诚实信用原则的价值引导作用，任何有违商标法的立法本意和宗旨，不正当行使商标权的行为不应得到法律的支持。
三、 在我国OEM侵害商标权纠纷案中适用美式“知识产权滥用”抗辩的好处
1、无需为OEM中使用商标行为不构成侵权再寻找牵强的理由
我国法院在审理OEM侵犯商标权纠纷案件的时候，长期以来陷于对侵犯商标权的构成要件的争议中。支持不构成侵权的一方，寻找了各种牵强的“法律”理由，比如，“不易导致混淆”（涉案商品出口到国外，不会在我国境内造成市场混淆）；“不属于识别商品来源的使用”（涉案商品没有在我国境内销售，不可能起到识别商品来源的作用，或者说属于物理贴附行为，不构成商标性使用）；“不是在商业流通活动中的使用”（涉案商品仅仅在国外销售，没有进入我国市场流通）。支持构成侵权的一方，则从商标权保护的地域性出发，认为在OEM中未经商标权人许可使用在我国享有注册商标专用权的标识，完全可以满足商标法第57条以及第48条规定的侵权构成要件，不属于侵权的例外。在一些个案中，为了避免“一边倒”，也有的法院试图在侵权判定要件中加入“主观过错”要件的考察，以被告是否尽到合理注意义务来评判其行为是否构成侵权，但是，这个“主观要件”的加入依然是人为的，并不符合侵犯专有的知识产权（包括注册商标专用权）一般构成要件的法律规定。
在“STAHLWERK”案的二审判决中，宁波中院为了得出“不侵权”的结论，又制造了一个新的商标法用语“不构成商标法意义上的近似”，而得出这个结论的理由包括原告“商标使用范围不广泛”“仅实际使用过一次”和“被控侵权产品未在国内销售”，这样的说理显然是牵强附会的。
本文认为，按照《商标法》的规定，OEM中未经商标权人许可使用在我国享有注册商标专用权的标识原则上依然是注册商标专用权可以控制的商标使用行为，司法实践中，那些“依法”否定侵权的理由并不能经得起推敲。
因此，解决OEM商标侵权纠纷问题的关键并不在于否定侵权的构成，而是要寻找适当的法律依据以便在个案中对商标权人的权利主张拒绝提供法律救济。浙江高院的这个再审裁定就是另辟蹊径，不再纠结于被告的行为是否符合侵权构成要件的评判，而通过直接适用《商标法》第7条规定的“诚信原则”，就得出了再审裁判结论，虽然形式上仍然是支持二审“不构成侵权”的结论，但实际上并没有分析被告的行为是否构成侵权，这就既可以避免在裁判说理中像该案的二审判决那样寻找“牵强的理由”，又可以得出符合常理和公正的裁判结论，因此，值得我国法院将来在审理OEM犯商标权纠纷案件中借鉴。
2、商标权人违反诚信原则可以作为OEM中使用商标行为构成侵权例外的理由
既然OEM中未经商标权人许可使用在我国享有注册商标专用权的标识，原则上是可以判定侵犯商标专用权的，那么，在我国《商标法》中能够豁免被告侵权责任的适当法律依据也就是被告自己申请注册或使用商标的行为存在不正当或不遵循诚信原则了。
事实上，一些被判不构成侵权的案件中，被告获得的注册商标权往往存在不少争议和纠葛。可惜的是，这样重要的事实却往往难以在案件审理中得到司法机关的重视。
比如，在“PRETUL”案中，根据该案被告的陈述，原告主张的 “PRETUL及椭圆图形”商标的是许浩荣恶意抢注的：储伯公司在墨西哥等多个国家和地区在第6类、第8类等类别上注册了“PRETUL”、“PRETUL及椭圆图形”商标，其中第6类的“PRETUL”商标注册时间为2002年11月27日。许浩荣原系中山市泰星锁业制造有限公司（简称泰星公司）的股东、副董事长，2003年许浩荣注册了第3071808号“PRETUL及椭圆图形”商标，并于2010年3月27日转让给莱斯公司。自2001年4月起，储伯公司就与泰星公司建立业务往来，泰星公司接受储伯公司委托，在中国生产大量“PRETUL及椭圆图形”、“PRETUL”商标的挂锁并返销给储伯公司。2006年6月，储伯公司还与泰星公司签订了独家协议。
但是，可惜是的，二审法院认为：亚环公司（一审被告）提出的许浩荣对“PRETUL及椭圆图形”商标的注册构成恶意抢注的上诉理由不属于本案审理范围，不予支持。最高法院在再审中也依然认为：储伯公司系墨西哥“PRETUL”或“PRETUL及椭圆图形”注册商标权利人（第6类、第8类），许浩荣是否构成恶意抢注，取决于储伯公司是否向其主张权利及是否有恶意抢注的事实和法律依据等前提条件。本案中，亚环公司虽经储伯公司委托加工相关挂锁，亦举证证明许浩荣所在公司与储伯公司曾有相关贸易关系，但在储伯公司未参加本案诉讼，亚环公司亦未举证证明储伯公司是否向许浩荣主张权利的情况下，原审法院对其上诉理由不予支持并无不当。
虽然就法官对该案的内心评判而言，要说这个事实对其一点没有影响，恐怕也未必，但是，法院的判决确实没有考虑原告所主张的商标权本身所存在的问题，转而寻找其他“牵强的理由”来判定被告的行为不构成侵权。然而，最高法院在“PRETUL”案中确立的是“物理贴附”而“非商标性使用”的理由，不仅没有真正揭示该案中不应该追究被告侵权责任的原因，反而对其他案件的审理产生了不良影响，使得那些完全应该被认定为侵权的涉外定牌加工行为也被豁免了侵权责任——即便原告主张的注册商标权在获取中存在瑕疵或恶意。
比如，在“东风”案中，印尼PT ADI公司恶意抢注与上柴公司商标相同的中文“东风”商标，为了“倡导诚信的商标注册氛围，遏制恶意抢注行为的发生，有效防止境内外恶意抢注他人具有一定影响商标特别是驰名商标的不诚信行为的发生”，江苏高级人民法院二审判决被告的行为构成侵权。可是，循着“PRETUL”案中的裁判理由，最高法院在“东风”案中就不得不再次认定被告的行为不构成侵权了。这恰恰说明：最高法院在“PRETUL”案中的裁判思路和理由是与在市场竞争中弘扬诚信的基本要求存在矛盾的。本文认为，在OEM侵犯商标权纠纷案的审理中，有必要走出被告的行为是“非商标性使用”的认识误区，回到原告是否遵循“诚实信用原则”的评判上来。如果把OEM中使用商标的行为理解为是“非商标性使用”，在个案中可能会纵容那些在国外恶意抢注或使用我国境内合法注册商标的企业，“东风”案就是最好的说明。
总之，我国的司法政策不应只考虑对我国境内定牌加工商利益的保护，而忽略了对我国商标权人利益的保护。我国法院只要坚持OEM中使用商标的行为原则上可以构成侵权，但在权利人违反诚信原则的情况下可以通过个案认定不构成侵权（权利的限制或例外），这样就既可以打击在国外恶意抢注商标后反过来到我国境内实施定牌加工的行为，也可以制止那些通过不正当或不诚信手段抢注他人商标后反过来干扰我国企业正常的涉案定牌委托加工业务的行为。依据《商标法》第7条的规定来评判OEM中使用在我国已经注册的商标的行为是否可以得到豁免，不仅是有效解决长期以来争论不休的《商标法》执法难题的好办法，也可以把“诚信原则”真正贯彻到《商标法》执法的每一个案件中去。
3、弥补《商标法》宣告恶意注册商标无效的规则缺陷
有读者可能会提出质疑：虽然我国《商标法》采用的是先申请原则，但是既然原告主张的注册商标专用权可能存在恶意注册的问题，《商标法》依然有足够的依据和程序允许相关当事人或者公众去请求宣告该注册商标无效。如果原告的注册商标无法被宣告无效，就应该依法获得保护。我国法院在侵权诉讼程序中对原告依据合法有效的商标权提出的权利主张不提供司法救济，是否合理呢？
确实，我国《商标法》第四十四条和第四十五条规定了商标无效宣告的理由和程序,但是，依然存在着两个方面的缺陷：
第一，我国《商标法》第五十五条要求在先权利人或者利害关系一律都应该“自商标注册之日起五年内”请求商标评审委员会宣告该注册商标无效，而不像德国《商标法》那样，这个“五年期限”规则的适用情形是有限的——德国《商标法》第51条第（2）款所列举的可以适用的情形中，是明确不包括该法第13条列举的“在先权利”中的“姓名权、肖像权、著作权、地理标志权”等在先权利的。也就是说，如果在后注册的商标权与在先的“姓名权、肖像权、著作权、地理标志权”等在先权利相冲突或者说侵害这些权利的，对该注册商标提起无效宣告程序并不受“五年”期限的限制。这说明，当商标权与在先的“非商标权”相冲突时，德国法旗帜鲜明地站在了维护在先权利人的权利一边，而并不会考虑什么因使用该商标而在后形成的“市场秩序”或“市场格局”，因为这是恪守私权不可侵犯原则的应有态度和立场，绝不可轻易动摇。
第二，虽然我国2013年修改后的《商标法》为了制止恶意抢注而在第七条规定“申请注册和使用商标，应当遵循诚实信用原则”，但在具体的规则中却并没有充分地落实这一原则，这明显不利于制止恶意抢注行为，也使得维护诚信原则在某些时候成为一句空话。而有的国家的商标法，比如德国商标法则规定：如果在后商标的注册在申请时出于恶意——不管是哪一种与在先权利相冲突的情形，只要在后注册是恶意抢注，宣告无效就没有时间限制，也不会受在后形成的“市场格局”或“市场秩序”的影响。
正是因为存在上述规则上的缺陷，实践中，有些恶意注册的商标就可能面临难以依据我国《商标法》被宣告无效的法律窘境。这也是有些OEM中国外委托方的授权国内委托方使用的商标更具有正当性而原告主张权利的注册商标反而缺乏正当性的重要原因。面对这样的案件，如果我国法院机械地按照《商标法》的规定判决被告的行为构成侵权，确实会导致不合理和不公平的结果，因此，有必要在个案中依据《商标法》第七条的规定加以纠正。从这个意义上说，浙江高院对“STAHLWERK”案的裁判思路和理由恰好弥补了我国《商标法》中宣告注册商标无效规则中的缺陷，是值得肯定的。
当然，这样的裁判思路也并非是浙江高院的首创。早在2014年最高法院就在“歌力思”案的判决【（2014）民提字第24号】中指出：诚实信用原则是一切市场活动参与者所应遵循的基本准则，民事诉讼活动同样应当遵循诚实信用原则。任何违背法律目的和精神，以损害他人正当权益为目的，恶意取得并行使商标权的行为属于权利滥用，相关主张不能得到法律的保护和支持。笔者猜想：随着这样的个案的不断产生，也许在我国知识产权司法审判中也会逐渐形成中国式的“知识产权滥用”抗辩规则。相信我国知识产权法官的智慧吧！
注释
[1] 319 F.2d 347, 349 (9th Cir.1963)。转引自Stephen J. Davidson，Nicole A. Engisch，'TRADEMARK MISUSE' IN DOMAIN NAME DISPUTES，13 NO. 8 Computer Law. 13 ，at 15（1996）。
[2] 参见张伟君：规制知识产权滥用法律制度研究，知识产权出版社2008年版，第86-91页。
联系客服
