针对“不支持”的审查意见，怎样答复才能获得较大保护范围？

卢晓霞 华进国内专利事业部

由IPRlearn编辑

 >>>  引 言

在发明专利申请的实质审查过程中，经常会收到审查员关于“权利要求得不到说明书支持”（以下简称“不支持”）的审查意见。尤其是在说明书中仅给出了一个具体实施例的情况下，如果意见陈述不能做出有说服力的解释，就只能将权利要求的保护范围限制到具体实施例，从而导致最终授权后的权利要求的保护范围过小。

关于“不支持”的法律规定：

• 专利法第26条第4款规定了，权利要求书应当以说明书为依据，清楚、简要地限定要求专利保护的范围。

• 在审查指南中也进一步对上述限定给出了解释说明，权利要求书中的每一项权利要求所要求保护的技术方案应当是所属技术领域的技术人员能够从说明书充分公开的内容中得到或概括得出的技术方案，并且不得超出说明书公开的范围。

一般来说，不支持的审查意见主要涉及上位概括和功能性限定的审查。对于涉及上位概括的审查意见而言，在答复过程中根据专利法和审查指南的规定，克服审查员指出的不支持缺陷，同时又兼顾到权利要求的保护范围，是非常重要的。下面，针对实务中常见的上位概括得不到说明书支持的审查意见，对答复思路进行分析。

 >>>  情形一：

上位概括后的方案包含了不能解决发明技术问题的方案

案 情 概 述

本申请保护一种网络系统的安全防护方法，权利要求1的方案记载了：

一种网络系统的安全防护方法，其特征在于，所述方法包括：

获取底层网络节点信息；

根据底层网络节点信息，生成目标视图。

审查意见认为，权利要求1记载的是“根据底层网络节点信息，生成目标视图”，说明书记载了生成目标视图的多种具体实现方式，然而权利要求1的上位概括涵盖了采用预设微服务以外的方式来生成目标视图，导致权利要求的上述上位概括的方案，涵盖了不能解决技术问题的方案，得不到说明书的支持。

答 复 误 区

实务中对于此类审查意见，底层网络通常会直接将说明书的多种下位方式以并列方案的形式加入到独立权利要求，以克服上述不支持的缺陷。然而，上述修改方式导致授权之后的权利要求保护范围过小。

应 对 分 析

首先，对说明书给出的多个具体实施例进行分析。在本案中，说明书中对于上位概括的内容“根据底层网络节点信息，生成目标视图”的具体记载如下：

步骤102：根据底层网络节点信息，生成目标视图可以包括如下的至少一种实现方式：

采用预设的底层网络拓扑服务，根据底层网络节点信息生成底层网络拓扑视图；和/或采用预设的路由拓扑视图服务，根据所述关键路由节点参数生成所述路由拓扑视图；和/或采用预设的局域网管理视图服务，根据所述底层网络节点信息生成所述局域网拓扑视图；和/或采用预设的网络地址管理视图服务，根据所述底层网络节点信息生成所述网络地址管理视图。而权利要求中上位概括后限定的是：根据底层网络节点信息，生成目标视图。

从上述记载可知，本案的多种实现方式是有共性的，即都是通过采用预设的安全微服务，从而根据底层网络节点信息生成目标视图。权利要求1上位概括的是“根据底层网络节点信息，生成目标视图”，该上位概括包括了采用预设安全服务以外的方式来生成目标视图的方案，而如果采用说明书记载的采用预设微服务以外的方式来生成目标视图，则无法基于目标视图对待管理网络系统进行安全防护，因而无法解决本申请的技术问题。因此本案中，上述权利要求的上位概括“根据底层网络节点信息，生成目标视图”，并没有对说明书记载的多种具体方式进行合理的上位概括，存在得不到说明书支持的情况。

答 复 策 略

在说明书记载了多种不同的实施方式的情况下，可以对说明书记载的多种不同的实施方式进行合理的上位概括，基于合理的上位概括方式对权利要求进行修改，就能够克服审查意见中所指出的缺陷。回归到本案，可以将权利要求的上位概括“根据底层网络节点信息，生成目标视图”修改为“根据底层网络节点信息，采用预设的安全微服务，生成至少一个目标视图”，而避免直接将全部的实施例加入到独权中，这种的修改和答复既克服了上述缺陷，又使得保护范围合理。

此处需要注意的是，虽然合理的上位概括方式在说明书并未有明确的文字记载，但是对于本领域技术人员而言，是能够基于说明书的多个实施方式毫无疑义地得到，是对于多种实施方式的合理概括，因此其基于说明书多个实施方式进行的合理上位概括的方案并不存在超范围的情况。

 >>>  情形二：

实施例仅给出了一种计算或实现方式

案 情 概 述

本申请保护一种增加数据采集项的方法，权利要求1的方案记载了：

一种增加数据采集项的方法，其特征在于，包括以下步骤：

获取网络文件；

在网络文件中增加用于调整所需数据采集项的项目参数；

根据网络文件中增加的项目参数生成相应的数据采集项，并通过数据库命令对数据采集项生成相应的数据参数和数据库表。

审查意见认为，权利要求1记载的是“根据网络文件中增加的项目参数生成相应的数据采集项，并通过数据库命令对数据采集项生成相应的数据参数和数据库表”，而说明书仅记载了一种特定的实现方式，权利要求上位概括后的方案包括了任意能够实现的方式，本领域技术人员难以预见除说明书所记载的方式之外的其他任意方式也能够解决其技术问题，因此权利要求1得不到说明书的支持。

答 复 误 区

对于此类审查意见，在看到说明书仅给出了一种实施方式，而又无法找到其他证据支撑该上位概括还可以包括哪些其他实施方式，无法用多种实施方式来支撑权利要求中上位概括的合理性，因此通常在答复时也是直接将说明书的具体下位方式加入到独立权利要求中以获得授权。

应 对 分 析

同样，先对说明书记载的内容进行分析。对于这一类审查意见，可以从说明书的背景技术入手，去判断该方案是否属于开拓性发明。回归到本案中，本案所解决的技术问题在于，现有技术每次增加数据采集项时操作比较繁琐，且现场施工人员需要对数据库掌握基本的操作后才能操作，对实施人员的操作负责度要求较高的问题。

为了解决上述问题，本案提供了一种全新的增加数据采集项的方法，其不需要对数据库中数据库表增加数据通道，利用配置网络文件，在网络文件中增加项目参数，根据项目参数生成数据采集项的方式增加数据采集项。因此，本申请增加数据采集项的方法，其对现有技术的贡献不是在原来的技术路线上进行的性能上的改进，而是开拓性地给出了完全不同的技术路线，从而不需要对数据库中数据库表增加数据通道就可以实现快速而准确地增加数据采集项的目的。基于上述分析，可以判断本案属于开拓性发明。

答 复 策 略

如果判断方案属于开拓性发明，则可以尝试从A26.4立法本意的角度出发进行答复。

专利法中对于A26.4的立法本意在于：

权利要求的保护范围应该与说明书公开的范围相适应，该范围既没有宽到超出说明书公开的范围，也未窄到有损于申请人因公开其发明而应当获得的权益。

也就是说，权利要求的保护范围应该与说明书中披露的技术方案对现有技术的贡献相匹配。对于权利要求中上位概括后的保护范围，只要能与该方案与现有技术的贡献相匹配，那么则认为该上位概括是合理的。

回归到本案，则可以在不对权利要求进行修改的基础上，从A26.4立法本意的角度进行意见陈述，从而避免在说明书仅有一个实施方式直接合并具体实施例而导致权利要求保护范围过小。

 >>>  结 语

 

综上，当收到上位概括得不到说明书的支持的审查意见时，应首先基于说明书记载的内容对此类审查意见进行分析判断，在分析判断的基础上进行合理的修改和答复。

• 若说明书记载了多个实施方式，则需要判断是否存在审查意见中所述的上位概括过宽的缺陷，并在判断存在上述缺陷时，基于说明书记载的多个实施方式给出合理的概括方式对权利要求进行修改；

• 若说明书仅记载了一个实施方式，则需要判断其方案是否属于开拓性发明，只要权利要求上位概括后的方案，能够与其对现有技术作出的贡献相当，则可以从A26.4立法本意的角度进行答复。

如此，既能够克服审查员指出的不支持缺陷，也能够得到合理的保护范围。

审 稿：秦冉冉 华进国内专利事业部