随着我国公众知识产权意识的逐渐提高和国家打击知识产权侵权力度的不断加大，商标侵权人的侵权手段也由单纯的假冒变得更加复杂多样。一个越来越普遍的商标侵权表现形式就是侵权人往往会申请注册一些与知名品牌在一定程度上相似的商标，然后投入使用并在实际使用过程中进一步改变其注册商标的显著特征或者附加一些其他因素，使其实际使用的标识更加接近知名品牌，从而造成消费者混淆误认。
我们先来看一下商标法第四十七条的规定：
依照本法第四十四条、第四十五条的规定宣告无效的注册商标，由商标局予以公告，该注册商标专用权视为自始即不存在。
宣告注册商标无效的决定或者裁定，对宣告无效前人民法院做出并已执行的商标侵权案件的判决、裁定、调解书和工商行政管理部门做出并已执行的商标侵权案件的处理决定以及已经履行的商标转让或者使用许可合同不具有追溯力。但是，因商标注册人的恶意给他人造成的损失，应当给予赔偿。
依照前款规定不返还商标侵权赔偿金、商标转让费、商标使用费，明显违反公平原则的，应当全部或者部分返还。
江苏苏美达集团诉福安市森威机电商标侵权案（以下称为“威森案”）
(2016)闽民终809号
原告江苏苏美达集团是“SUMEC”、”FIRMAN”、“FIRMANspg”等商标的所有人，核定使用商品类别为第7类。福安市萨瓦福吉电器有限公司申请注册了“ECFIRMAN”和“SUM”两个商标后，并于2013年4月20日授权许可给被告森威机电公司使用。森威机电公司于2015年2月6日设置大型户外广告牌，上面发布“SUMECFIRMAN”、“ECIRMAN”、“FIRMANspg”等标识。苏美达集团针对萨瓦福吉公司的商标提起无效宣告，国家工商行政管理总局商标评审委员会于2014年12月31日作出无效裁定，北京知识产权法院于2015年8月19日作出行政判决维持商评委裁定，北京高级人民法院于2015年8月19日作出终审判决维持一审判决。
在商标侵权诉讼程序中，一审法院认为，被告威森机电公司在广告牌上使用的标识与原告苏美达集团的注册商标构成同种或类似商品上的近似商标，其行为是不当的。但是，被告在商标注册人福安市萨瓦福吉电器有限公司授权使用期间发布广告使用相关“SUMECFIRMAN”、“ECFIRMAN”标识，且在上述标识被生效判决宣告无效之前即拆除广告，不再使用上述标识，故根据商标法第四十七条的有关规定，应认定宣告注册商标无效的裁定对于本案使用许可合同不具有追溯力，另森威机电公司也并非相关涉案商标注册人，故苏美达集团公司认为森威机电公司使用“SUMECFIRMAN”、“ECFIRMAN”标识的行为构成侵权的主张，依据不足，不予支持。
一审判决后，原告上诉至福建省高级人民法院。福建高院认为，被告森威机电公司注册商标虽然被国家商标评审委员会裁定宣告无效，但在北京市高级人民法院作出宣告无效的生效行政判决前，被告注册商标仍然属于效力待定状态，被告亦无法预见涉案商标是否会被最终无效，且现有证据不足以证明其明知其使用的商标已被宣告无效仍恶意使用，亦不足以证明被告于授权范围及期限内使用商标的行为具有侵犯原告注册商标专用权的故意，因此认定被告的行为不构成商标侵权，最后判决驳回原告上诉，维持原判。
潍坊泰鸿拖拉机诉洛阳泰红农机商标侵权案（以下称为“泰红案”）
（2019）新民终23号
原告潍坊泰鸿拖拉机有限公司（以下简称为“泰鸿公司”）于2001年2月7日取得“泰鸿”商标的注册商标专用权，核定使用商品类别为第12类。被告洛阳泰红农业机械有限公司（以下简称为“泰红公司”）的股东、法定代表人刘华南于2012年12月24日申请注册“泰红”商标，于2014年6月7日核准注册，核定使用商品类别为第12类。刘华南于2012年10月31日与泰红公司签订商标许可使用合同，授权泰红公司在其门市及拖拉机产品上使用“泰红”商标。泰鸿公司于2015年10月16日向国家工商总局商标评审委员会提出无效宣告请求，商评委于2016年8月30日裁定宣告“泰红”商标无效。刘华南不服该裁定，先后向北京知识产权法院提起行政诉讼并向北京市高级人民法院提出上诉，北京高院于2018年4月23日终审判决驳回上诉，维持商评委作出的无效宣告裁定。
在本案商标侵权民事诉讼程序中，一审法院认为：商标局关于准予商标注册的决定对于商标权人在内的社会公众均具有一定的公信力，因信赖商标注册部门的决定而实施的相关商标使用、许可、转让或者保护等行为应当受到保护，不能因为注册商标之后被撤销或无效而使得原本合法的行为转变为侵权行为，否则基于注册商标而进行的各种市场活动将缺乏稳定性和可预期性，不利于市场主体的交易安全。洛阳泰红公司在“泰红”商标被宣告无效前的使用行为是否构成侵权，应否承担赔偿责任，应当以洛阳泰红公司存在主观恶意为前提，在其不规范使用注册商标，有刻意借助在先注册商标的声誉傍名牌、搭便车的恶意，给他人造成损失的，应当给予赔偿。本案中，洛阳泰红公司并没有改变注册商标标识而故意靠近在先的注册商标，或者宣传与在先的注册商标具有某种联系等行为，现有证据不足以证明洛阳泰红公司在涉案“泰红”商标被宣告无效的行政判决生效前，使用“泰红”商标的行为，具有侵犯潍坊泰鸿公司注册商标专用权的故意。另现有证据亦不能证明洛阳泰红公司在 2018年4月23日以后，存在继续使用被宣告无效的“泰红”商标的行为，因此潍坊泰鸿公司主张洛阳泰红公司构成商标侵权，并主张侵权损失赔偿依据不足。
原告泰鸿公司不服一审判决，上诉至新疆维吾尔自治区高级人民法院。新疆高院认为，泰红公司在“泰红”商标被无效之前依据与刘华南签订的商标许可使用合同，在约定的范围内使用商标的行为，属于依据商标法第四十七条第二款规定的可不予追溯的情形。其次，也无证据证明泰红公司使用“泰红”商标存在明显攀附、依靠“泰鸿”商标的故意，亦无证据证明存在不规范使用的情形，不存在恶意，因此不构成商标侵权。
上海钟厂诉上海好大钟表有限公司商标侵权案（以下称为“好大案”）
（2016）苏04民终2352号
原告上海钟厂是第100051号（“555及图”）商标的所有人，于1979年注册，核定使用商品为钟。被告好大公司由赵宇阳等人于2007年设立，法定代表人赵宇阳。赵宇阳于2006年申请注册第5256379号商标（“555及图”），核定使用商品为钟。上海钟厂于2010年3月19日向商评委提出撤销申请，商评委认为争议商标与上海钟厂商标构成近似，于2013年裁定撤销赵宇阳的第5256379号商标，北京高院于2015年6月19日作出终审判决维持商评委裁定。被告在其商标被裁定撤销前后均存在使用商标的行为。
在本案民事侵权诉讼程序中，一审法院认为，被告注册、使用涉案商标具有攀附上海钟厂商标的故意，且持续时间长、范围广，应对由此造成的损失承担赔偿责任。常州中院在二审判决书中则认为，被告使用商标的主观状态，不应成为本案是否应对承担赔偿责任的考量因素，而是确定赔偿数额的考量因素。商标法第四十七条第二款规定的'但是,因商标注册人的恶意给他人造成的损失,应当给予赔偿'是对'宣告无效前人民法院做出并已执行的商标侵权案件的判决、裁定、调解书和工商行政管理部门做出并已执行的商标侵权案件的处理决定以及已经履行的商标转让或者使用许可合同不具有追溯力'这一规定的转折,结合该法条第三款'依照前款规定不返还商标侵权赔偿金、商标转让费、商标使用费,明显违反公平原则的,应当全部或者部分返还'的表述可知,此处的'商标侵权案件'是指被宣告无效的商标注册人作为权利人追究他人侵权责任的案件,故而本条规定的'因商标注册人的恶意给他人造成的损失,应当给予赔偿'是指恶意的商标注册人以他人侵犯其注册商标专用权为由采取诉讼或其他措施造成他人损失的情形,该规定不适用于本案案情。二审法院进一步指出：即使本案被告没有恶意，其仍应就先前在同一种商品上或类似商品上使用与权利人注册商标近似的商标的行为承担侵权责任。
新平衡诉纽巴伦商标侵权案（以下称为“纽巴伦案”）
（2021）沪73民终301号
原告新平衡公司（New Balance）是第 5942394 号“
本案民事侵权诉讼一审程序中，纽巴伦公司认为其商标于2019年9月被宣告无效，新平衡公司是在该时间点之前提起的诉讼，因此该无效宣告对本案不具有追溯力。一审法院认为，根据商标法第四十七条规定，除法定情形外，注册商标的无效宣告具有溯及既往的效力，被宣告无效的注册商标，自始丧失商标专用权。纽巴伦公司在被诉侵权运动鞋及包装、宣传中使用涉案标识的行为，丧失了商标法上的依据，系对一般商业标识的使用。另本案系不正当竞争和商标侵权纠纷，并非商标转让或许可使用合同纠纷，且在涉案商标被裁定宣告无效之时，本案尚未审结，因此本案不适用商标法第四十七条第二款规定的溯及力例外情形，本案所涉的商标的无效裁定具有溯及既往的效力。因此判决被告使用涉外商标的行为构成侵权，侵权时间长范围广，且侵权恶意明显，被告应立即停止侵权，赔偿原告经济损失2500万元。
上海知识产权法院在二审判决中进一步明确指出：商标法第四十七条第二款规定的不具有追溯力的情形，是指注册商标被宣告无效前以该商标为权利商标，法院做出并已执行的针对该商标侵权案件的判决、裁定、调解书和行政部门做出并已执行的针对该商标侵权案件的处理决定等。而本案系纽巴伦公司的注册商标作为被诉侵权标识被提起诉讼的商标侵权案件，故商标法第四十七条第二款的规定不适用于本案。二审法院最终驳回了纽巴伦公司的上诉，维持原判。
从以上四个案例可以看出，不同地方的法院对于商标法第四十七条第二款的理解和适用有着非常大的差异，有的甚至截然相反，并对案件的结果产生了决定性影响。因此，对这个问题进行深入分析和准确解读是非常必要的，否则就会因为对这一法律条款的理解和适用出现偏差而不利于追究侵权责任。
作者：姚红军
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