商标代理机构代理行为构成帮助行为的认定及风险防范

2019年新商标法，对商标代理机构赋予了更多的注意义务与风险告知责任，若未能充分履行，则可能承担侵权责任。

近期，福建省高级人民法院审结了上诉人厦门和美泉饮水设备有限公司(原名：厦门安吉尔水精灵饮水设备有限公司，下称“和美泉公司”)、厦门海纳百川网络科技有限公司（下称“海纳百川公司”）、王移平、厦门兴浚知识产权事务有限公司（下称“兴浚公司”）与被上诉人艾默生电气公司（下称“艾默生公司”）不正当竞争纠纷一案，福建高院认定一审法院综合考量诉争商标的知名度、侵权情节、艾默生公司为制止侵权支出的合理费用，特别是侵权主观恶意程度等因素，确定和美泉公司、海纳百川公司、王移平和兴浚公司所应承担的赔偿金额，并无不当，因此判决驳回上诉，维持原判。主要案情如下：

主要案情

艾默生公司自1994年起先后在第7类、第1类、第9类、第11类商品上申请注册了“In-Sink-Erator”“爱適易”“

”“

”等商标，作为全球食物垃圾处理和饮用水净化设备的领导品牌，早在2010年之前就已经具有较高知名度，且经过其大量的使用，在中国的知名度持续上升。

根据一审认定的事实，和美泉公司、海纳百川公司从事厨卫垃圾处理和饮水系统相关业务，2010年至2019年，和美泉公司先后共27次在15个类别的商品/服务上申请注册insinkerator、爱适易、insinerator等商标。前述27次商标注册申请，除了第11671228号

商标注册申请委托的商标代理机构为案外人厦门市名一商标事务所有限公司外，其余26次商标申请注册行为所委托的商标代理机构均为兴浚公司。此外，兴浚公司还曾代理和美泉公司申请注册大疆、魅蓝、富可视、iPhone、邓元、安吉尔、陶氏等商标，并代理前述多件商标的评审程序。

2015年12月25日，北京市高级人民法院分别作出（2015）高行（知）终字第3968号、（2015）高行（知）终字第3969号行政判决书、（2015）高行（知）终字第3970号行政判决书、（2015）高行（知）终字第3978号行政判决书。该四份判决均认定，通过在案证据可以证明和美泉公司先后在第10、21、1、7、8、9、11、16、17、20、28、40等类别上申请注册的23件与引证商标相同的商标无实际使用及使用意图，其还曾申请注册大疆、魅蓝、富可视、iPhone、邓元、安吉尔、陶氏等商标，其大批量抢注行为违反了诚实信用原则，具有明显的复制、抄袭他人较高知名度商标的故意，扰乱了正常的商标注册管理秩序，有损于公平竞争的市场秩序。依据2001年修正《中华人民共和国商标法》第四十一条第一款禁止以欺骗手段或者其他不正当手段取得商标注册的规定，和美泉公司的抢注行为应当予以禁止。

从兴浚公司与和美泉等公司之间持久、频繁的业务往来关系来看，其作为专业的商标代理机构，对艾默生公司无效宣告请求的法律依据、事实理由、证据情况以及法院所认定的事实等，更是难以排除不知情的可能性。在明知和美泉公司申请注册的商标违反商标法第四条规定的情况下仍予以代理的行为，不仅应该遵守诚实信用原则，履行风险告知义务，而且应该拒绝委托代理。从本案来看，兴浚公司2010年以来持续代理和美泉公司申请前述禁止注册并不得使用的商标。因此，在艾默生公司诉和美泉公司等一审程序中，法院认定兴浚公司在明知委托人所委托注册商标是违反《中华人民共和国商标法》规定，且系不以使用为目的的恶意商标注册申请的情况下仍接受委托，其行为属于帮助侵权行为，应当就其所实施的帮助行为，与被告王移平、安吉尔水精灵公司、海纳百川公司共同承担法律责任。

二审福建省高级人民法院同样认为，根据《中华人民共和国商标法》第十九条第一款、第二款和第三款规定，商标代理机构应当遵循诚实信用原则，遵守法律、行政法规，按照被代理人的委托办理商标注册申请或者其他商标事宜；对在代理过程中知悉的被代理人的商业秘密，负有保密义务。委托人申请注册的商标可能存在本法规定不得注册情形的，商标代理机构应当明确告知委托人。商标代理机构知道或者应当知道委托人申请注册的商标属于本法第四条、第十五条和第三十二条规定情形的，不得接受其委托。兴浚公司作为专业的商标代理机构，从事商标代理业务，应当遵循诚实信用原则，遵守法律、行政法规，对于接受委托申请注册的商标应尽到积极的审查注意义务，对于可能存在不得注册情形的，应当明确告知委托人。

《民法典》第一千一百六十九条规定，教唆、帮助他人实施侵权行为的，应当与行为人承担连带责任。本案中，兴浚公司代理注册涉案48个商标中的47个商标，特别是2015年12月25日北京市高级人民法院在终审判决中对和美泉公司的抢注行为作出否定评价之后，兴浚公司明知委托人所委托注册的商标违反《中华人民共和国商标法》规定，系恶意抢注商标，仍接受委托，其行为属于帮助侵权行为，应与和美泉公司等共同承担法律责任。

综上可以看出，商标法意义上的帮助侵权行为并非泛指任何形式的帮助行为，而是特指商标代理机构在明知委托人申请注册商标属于不以使用为目的的恶意商标注册申请行为、违反《中华人民共和国商标法》规定的情况下，仍接受委托的，其行为属于帮助侵权行为，与侵权人共同承担责任。对此，商标代理机构在接受委托前，不仅应进行近似商标的查询，协助委托人评估判断注册风险，还应积极审慎地对委托人的商标注册情况进行整体调查，一旦发现其注册申请行为违反《中华人民共和国商标法》规定的，应明确拒绝接受委托，并进行相应的风险告知，以免构成侵权行为给企业或自身带来不必要的商誉和经济损失。

END

作者简介

田存景  知识产权顾问，执业律师，知识产权师

2016年加入集佳，拥有专利代理人资格证，为多家国内大型企业提供知识产权法律咨询服务，协助企业制订知识产权管理制度、进行知识产权保护布局或海外预警分析。