北京市集佳律师事务所
合伙人 律师
因多种原因,商标抢注多年来已成为一种很不正常的社会现象,虽经多年治理,仍屡禁不止。对于品牌商特别是国外相关权利主体而言,因商标注册制度差异等原因,其商标品牌如若未能在中国及时注册,不仅将面临被他人抢注的风险,还可能遭遇抢注者发起的行政投诉、民事诉讼等“维权”程序,这种“权利”滥用让品牌商或在先权利人为此付出了大量的时间及经济成本,成为众多品牌商的心中之痛。
笔者所代理的“一品石”侵害商标权及著作权权属、侵权纠纷两案,近期先后收到最高人民法院的再审胜诉判决。最高人民法院认定,如果取得及使用商标的行为系在侵犯他人合法在先权利的基础上进行,则违反了诚实信用原则,不具有正当性;如注册商标权利人据此向在先权利人提起商标侵权之诉,则其行为构成权利滥用,其诉讼请求因缺乏合法的权利基础而不应得到支持。
最高人民法院的上述两份判决,让违背诚实信用原则抢注他人商标并据此不当起诉他人进行“维权”的抢注人为其相关行为付出了代价,再度彰显了我国法院制止商标抢注并打击权利滥用行为的决心,也坚定了品牌方合法维权到底的信心。
案件基本事实
2006年2月,福库好希士株式会社通过委托创作的方式取得“
第6175220号“
双方著作权图样及涉案相关标识如图1所示:
在两枚商标注册满五年后,自2015年11月起,郑某红开始向工商部门行政投诉青岛福库公司及其经销商构成商标侵权。青岛福库公司亦在被行政投诉后,从2016年起对郑某红的“一品石”商标先后提出撤三和无效宣告申请,但均未能成功。
案件起诉及审理经过
2016年6月,郑某红、一品石公司以侵害其注册商标专用权为由,将青岛福库公司诉至广东省深圳市中级人民法院。2017年5月,青岛福库公司以郑某红、一品石公司使用“一品石”商标侵害其“一品石”美术作品著作权为由,将郑某红、一品石公司也诉至广东省深圳市中级人民法院。
就著作权权属、侵权纠纷一案,深圳市中级人民法院经审理,于2019年12月23日作出(2017)粤03民初614号一审民事判决,认为青岛福库公司未能明确说明其“一品石”美术作品区别于已进入公有领域的“秋史体”字体书写特征的具体体现内容,以明确其具体独创性之所在;青岛福库公司“一品石”美术作品与郑某红、一品石公司“一品石”商标之间存在多处较为明显差异,不足以判定两者构成实质性近似;青岛福库公司的在案证据无法证实郑某红、一品石公司在完成被诉“一品石”商标标志之前,存在接触青岛福库公司“一品石”美术作品的可能性等。综上,深圳中院一审判决驳回青岛福库公司的全部诉讼请求。广东省高级人民法院(2020)粤民终741号二审民事判决维持原判,理由是青岛福库公司提起本案诉讼时,已经超过自郑某红“一品石”注册商标核准注册之日起算的五年时限。
青岛福库公司依法向最高人民法院申请再审,最高人民法院裁定提审。2021年12月16日,最高人民法院就该案再审作出(2021)最高法民再121号再审民事判决,撤销上述二审民事判决和一审民事判决,判令郑某红、一品石公司立即停止侵害青岛福库公司“一品石”美术作品的行为,并赔偿青岛福库公司经济损失及合理开支合计人民币50万元。
就侵害商标权纠纷一案,深圳市中级人民法院2019年6月19日作出(2016)粤03民初1174号一审民事判决,认定青岛福库公司侵害郑某红、一品石公司“一品石”商标专用权,判令青岛福库公司停止商标侵权行为,赔偿对方经济损失及维权合理费用人民币共计600万元。广东省高级人民法院(2019)粤民终1945号二审民事判决维持原判。
青岛福库公司向最高人民法院申请再审,最高人民法院裁定提审,并于2022年3月21日作出(2021)最高法民再30号再审民事判决,撤销上述二审民事判决和一审民事判决,驳回郑某红、一品石公司的诉讼请求。
裁判要点及重大意义
就著作权权属、侵权纠纷一案,最高人民法院在(2021)最高法民再121号民事判决中认为:对于已具有一定表现形式的书法文字造型而言,判断其是否构成美术作品,关键在于判断其是否具有独创性。书法作品不能仅因其使用了某种已进入公有领域的字体,就否定特定的书法文字造型构成美术作品。对于使用某种已有字体而完成的书法文字造型,只要是作者独立完成的并体现了作者通过选择、取舍、编排等方式实现的个性化表达,就能够满足著作权法对于作品独创性的要求,成为受著作权法保护的美术作品。郑某红、一品石公司使用的“一品石”商标标志亦由书法文字造型构成,与青岛福库公司“一品石”美术作品相比,二者不仅文字构成完全相同、外在表达极为近似,而且这些相似之处恰恰是“一品石”美术作品区别于已有“秋史体”书法作品的独特之处。即,郑某红、一品石公司的“一品石”商标标志,使用的是青岛福库公司“一品石”美术作品中排除了公有领域创作素材之后的独创性表达部分,二者构成实质性相似;鉴于“一品石”美术作品的创作完成时间及在韩国首次公开发表的时间均早于郑某红“一品石”商标的创作完成时间,且作品一经发表即被公之于众,著作权法上的接触可能性并不限于对国内作品的接触,对于在国外发表的作品,国内主体也具有接触的可能性 ;再结合郑某红曾于2008年申请注册过与韩国现代公司商标相近似且带有韩文的商标的事实,最高人民法院认定郑某红在其“一品石”商标创作完成前,具有对青岛福库公司“一品石”美术作品的接触可能性 ;郑某红、一品石公司未经青岛福库公司许可而使用“一品石”商标标志,已构成对青岛福库公司就“一品石”美术作品享有的复制权、发行权的侵害。最高人民法院同时指出,被控侵权标志被获准注册为商标,并非侵害他人著作权的合法抗辩事由。
就侵害商标权纠纷一案,最高人民法院在(2021)最高法民再30号民事判决中认为:不具有合法权利基础的权利请求不应得到支持。民事诉讼活动应当遵循诚实信用原则。一方面,诚实信用原则保障当事人有权在法律规定的范围内行使并处分自己的民事权利和诉讼权利;另一方面,它又要求当事人在不损害他人和社会公共利益的前提下,善意、审慎地行使自己的权利。任何违背法律目的和精神,以损害他人正当权益为目的,恶意取得并行使权利、扰乱市场正当竞争秩序的行为,均属于权利滥用,其相关权利主张不应得到法律的保护和支持。同时,根据最高人民法院第82号指导案例裁判要点,当事人违反诚实信用原则,损害他人合法权益,扰乱市场正当竞争秩序,恶意取得、行使商标权并主张他人侵权的,人民法院应当以构成权利滥用为由,判决对其诉讼请求不予支持。本案中,由于郑某红及一品石公司取得及使用涉案商标权的行为系在侵犯青岛福库公司合法在先著作权的基础上进行,违反了诚实信用原则,不具有正当性,但其仍据此向青岛福库公司提起商标侵权之诉,其诉讼行为构成权利滥用,其诉讼请求因缺乏合法的权利基础而不应得到支持。
该两案再审判决明确,抢注者以抢注的注册商标进行起诉“维权”,将因违反诚实信用原则而具有不正当性,且缺乏合法的权利基础,从而被认定构成权利滥用,导致其诉讼请求不被支持。不仅如此,倘若抢注者在抢注商标后进行使用,其使用行为还会因侵害他人在先权利而被认定构成侵权并承担相应的法律责任。通过该两案的再审判决,最高人民法院再次向公众传递了“欺诈毁灭一切”法谚所蕴含的法理,凸显了诚实信用原则在市场活动中的重要作用,并启示相关权利人在合法权益遭受侵害时,应积极拿起法律武器据理力争地进行合法维权。
在先类案及本案指导意义
该两案中,就著作权权属、侵权纠纷案而言,该案是最高人民法院在2008年2月颁行《最高人民法院关于审理注册商标、企业名称与在先权利冲突的民事纠纷案件若干问题的规定》之后,在司法实践中继“蜡笔小新”案件后,再次以实际判例表明,对于涉及注册商标与在先著作权权利冲突而提起的符合民事诉讼法起诉条件规定的民事案件,人民法院应当受理,而无需先由行政主管机关处理。同时,通过对该案进行实体审理,最高人民法院明确了著作权与注册商标专用权作为各自独立的民事权利,具有各自的权利边界,权利人在行使自己合法权利的同时,亦不应侵犯他人的合法权利。
就侵害商标权纠纷案而言,该案是最高人民法院继在2014年8月审结的“歌力思”案件(即最高人民法院第82号指导案例)、2015年10月审结的“赛克思”案、2018年12月审结的“优衣库”案后,再次明确原告因违反了实信用原则而不正当取得并行使商标权,构成权利滥用,其全部诉求请求应依法予以驳回的案例。
上述提及的各个案件尽管案情不尽相同,但所体现的裁判要旨是基本相同的。而从本案一、二审在后判决的情况来看,地方法院在不同案件中就类似法律问题的理解和适用依然存在一定的偏差。这也从一个侧面表明统一裁判标准、确立类案检索制度的重要性,以及最高人民法院出台《最高人民法院关于统一法律适用加强类案检索的指导意见(试行)》的必要性。
在著作权再审案件中,最高人民法院对书法美术作品独创性的认定、实质性相似的判定、接触可能性的推定,以及运用逻辑推理和日常生活经验对相关证据进行全面客观的审核认定等,均对类似案件具有指导意义。
最高人民法院就商标侵权再审案件所做判决,再次确认了违反诚实信用原则恶意取得并行使商标权利构成权利滥用,即便其商标形式上获准注册,亦不具有实质上的合法性,其权利不具有保护的基础,相关主张亦不应得到法律支持。该判决再次彰显中国司法机关从司法层面制止非法抢注者试图通过形式合法的已注册商标进行恶意索赔的决心,为权利人遭遇同类情形时如何合法维权提供了又一经典判例。
两份再审判决展现了我国对于加强知识产权保护,加大制止商标恶意注册、恶意诉讼的力度的大趋势。在民事诉讼中赋予被抢注者以抗辩权,从而堵住非法抢注者的权利行使路径,使其无利可图,以净化市场环境、鼓励正当竞争为指引,坚决制止恶意抢注等商业标识侵权行为,为知名品牌的培育和成长提供良好的法律环境。
小结
通过对该两案的代理,笔者有几点真切感受和建议:
第一,建议相关市场主体特别是国外品牌方,在中国开展相关商业运营前,应就其拟用到的相关商标尽早在中国进行申请注册,且进行必要的商标排查和风险评估,以期从根源上尽可能规避潜在风险。
第二,建议相关权利人在相关作品创作完成或取得作品著作权后,及时进行相关版权登记,为后续可能的维权工作适当减轻举证负担。
第三,在遭遇类似商标抢注或恶意诉讼时,应坚定合法维权、据理力争的信心和决心,通过有效抗辩、及时反制等相关行动将维权进行到底。
第四,在获权、用权、维权等方面全面布局、合理规划,并适时寻求知识产权专业人士的意见和建议。
此外,对于因遭受商标抢注、恶意诉讼而为依法维权所付出的合理费用开支,相关权利人还可以通过启动“因恶意提起知识产权诉讼损害责任纠纷”或者“不正当竞争纠纷”案件而予以主张。
来源:《中国知识产权》杂志184期
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