近日，万慧达代理的淮海控股集团有限公司（“淮海控股集团”或“原告”）诉淮安市海润石化有限公司（“海润公司”或“被告一”）、江苏海纳石油制品有限公司（“海纳公司”或“被告二”）、江津区某汽配经营部等（“被告三、四”）四被告侵害商标权及不正当竞争纠纷一案，重庆市第一中级人民法院作出一审判决，认定被告在润滑油、发动机油系列产品上使用“淮海”“淮海及图”商标标识构成对原告在三轮车、摩托车、润滑油等商品上的“淮海”系列注册商标专用权的侵犯，判令四被告立即停止侵权，被告一、二（被控侵权产品的生产商）共同向淮海控股集团赔偿经济损失及合理开支3000万元。
淮海控股集团是小型车辆行业的领军企业，1976年其前身徐州市两山口车辆厂创立“淮海”三轮车品牌开始使用“淮海”系列商标，历经40多年发展，“淮海”品牌在全球小型车辆及相关领域具有较高知名度，在第12类三轮车、摩托车等商品上拥有一系列“淮海”“淮海HUAIHAI”等注册商标，在第4类润滑油等商品上注册有“淮海及图”
海润、海纳二公司系母子公司，主营润滑油产品的生产、销售。海润公司及其高管沙某（海纳公司股东）自2005年以来在第4、12、1类等多个商品类别申请了“淮海”“淮海HUAIHAI及图形”“HUAIHAI及图形”等商标。其中申请日最早（2005年6月6日）指定使用在第4类“发动机油；润滑油”等商品上的第4699087号“
海润公司自2005-2006年起一直生产、销售和宣传“淮海”牌润滑油、发动机油系列产品，海纳公司自2010年起与海润公司共同实施生产、宣传行为，使用“淮海”“淮海及图”商标标识（“被控侵权标识”），该产品在包括重庆、江苏等在内的全国数十个省市销售。在最高院判决宣告海润公司“
2022年1月，万慧达代理淮海控股集团在重庆一中院提起本案商标侵权及不正当竞争诉讼，请求法院判令四被告立即停止侵权，被告一二共同赔偿淮海控股集团经济损失及维权合理开支3000万元，具体主张以在案证据显示的海润公司侵权行为及获利开始至本案起诉前的持续侵权期间即2006-2021年共计15年为赔偿计算期间，根据该期间海润公司主营业务收入、应税货物销售额、主营业务利润等数据计算海润公司累计侵权获利应在2.45亿元以上，并主张按该获利数额的二倍适用惩罚性赔偿。
海润公司等四被告参诉后提出了以下主要抗辩：原告在第4类商品上的注册商标权系在海润公司被诉的4699087号“淮海”商标注册后才享有；被告润滑油、发动机油等产品与原告商标使用的三轮车、摩托车等商品不类似；被告不具有恶意，被诉“淮海”商标被宣告无效前的使用行为合法有效不应承担侵权责任，海润公司在收到无效宣告再审判决后只销售了2142元的涉案产品；原告起诉已超过诉讼时效，计算赔偿责任期间应倒推三年；海润公司主营业务利润不等于被诉产品净利润等。
重庆一中法院经审理认为：（一）被控侵权标识与原告商标属于相同或近似商标，最高院在（2020）最高法行再258号行政判决中认定海润公司诉争商标使用的润滑油等商品与原告商标核定使用商品（三轮车、摩托车等）具有一定联系的结论相当于认可二者构成类似商品，本院赞同并进一步认为润滑油、发动机油与机动三轮车、摩托车在功能、用途、销售场所、销售渠道、消费对象等方面具有极为密切的联系，海润公司在被诉产品上使用“淮海”商标容易导致相关公众的混淆误认，海润公司商品更是与原告第16965940号商标核定使用商品相同，海润、海纳二公司共同经营被诉产品构成对原告商标的共同侵权，被告三、四销售被诉商品的行为亦侵害了原告商标权。（二）被诉注册商标自始无效；“淮海”商标争议行政程序属于引起本案诉讼时效中断的事由，该案最高院作出再审判决后侵权诉讼时效期间重新计算，原告起诉未超过法定诉讼时效，有权对被告从始至终使用“淮海”标识的行为主张侵权。（三）确定海润公司赔偿责任时重点考察以下因素：原告商标具有较高知名度；至少自2006年起海润公司开始使用“淮海”标识，持续时间较长；海润公司自始使用“淮海”、申请相关商标具有攀附意图，且在其商标被宣告无效后继续侵权；海润公司的主要业务是生产、销售润滑油等相关产品，2006年、2007年度应税货物销售额分别为107691771.7元、33206840.93元，2008年至2018年的主营业务收入和主营业务利润合计605658113.5元和245437855.4元，虽然主营业务利润与侵权获利并不完全等同但可将其作为判断侵权获利的重要参考；原告维权开支。结合上述因素及一般商业常理，认定海润公司侵权获利高于原告主张的赔偿金额，无需适用惩罚性赔偿，对于原告主张3000万元的赔偿请求予以支持。
一
《商标法》47条的理解适用与注册商标无效前的侵权责任
本案系又一侵权注册商标被宣告无效前、后恶意注册人使用该商标被判令承担赔偿责任的典型案例，万慧达律师代理原告充分举证了被告一自其最早的侵权行为开始至本案起诉前共15年期间的持续侵权及获利情况，以该期间作为赔偿计算期间累计计算侵权赔偿金额获得法院认可，是本案最大的亮点之一。一审法院认为，根据《商标法》47条的规定，被诉注册商标自始无效，该条关于商标无效宣告不具有追溯力的规定针对的情形有所限定，仅包括无效商标的“权利人”作为维权或授权一方发生的纠纷或者法律关系，并不包括本案此种因商标无效而可能侵害他人商标权的情形，原告提起本案诉讼未超过法定诉讼时效，有权对被告从始至终使用“淮海”标识的行为主张侵权。
关于注册商标被宣告无效前的使用的赔偿责任，尽管现行《商标法》47条似未明确或细化，但根据该条“自始无效”的规定及其与《商标法》57条（构成商标侵权的行为）、63条（侵权赔偿数额的确定）等条款的逻辑自洽，以及商标侵权赔偿制度的价值意蕴，笔者赞同，该商标的注册人或者被许可使用人使用该商标构成侵权的，自然应当承担赔偿损失的责任，可不论该注册人或使用人是否具有主观恶意，而且，在本案中，被告具有攀附意图，更应承担赔偿责任。在代理本案过程中，笔者亦曾对近数年来涉及注册商标被无效前、后侵权的部分判例进行了调研整理，发现在多地法院审理的该类多数案件中，法院判决确定的侵权赔偿责任均及于涉案侵权注册商标被宣告无效前的使用，多个案件法院支持的赔偿计算期间（或酌定赔偿考量的侵权持续时间）为在案证据能够证明的被诉商标被宣告无效前、后的整个侵权期间，例如“鸽皇”案溯及“自始至终”13年，“惠氏”案、“永泉阀门”案赔偿计算/考虑期间覆盖了7年，“美禾辛”案赔偿计算期间5年。
以下笔者列出侵权注册商标被宣告无效前的使用被判决承担赔偿责任的部分其他案例，便于大家查阅参考。
二
润滑油、发动机油类产品与机动三轮车、摩托车等商品类似问题
一审法院认定被诉的润滑油、发动机油等产品与原告在第12类商品上注册的权利商标使用的“机动三轮车”“摩托车”等商品构成类似商品亦是本案的一大亮点。在海润公司第4699087号“淮海”商标无效宣告行政诉讼程序中，一、二审法院曾认为该商标指定使用的“润滑油；工业用油”等商品与淮海控股集团引证商标核定使用的“三轮车”“电动三轮车”“摩托车”等商品不类似，但最高院再审判决认为，淮海控股公司的前身在二十世纪九十年代生产、销售的是“淮海”牌助力三轮车、机动三轮车、摩托三轮车等系列产品，诉争商标核定使用的润滑油、发动机油等商品是机动三轮车、摩托车的备品配件，而且经常在摩配市场或者汽车修理厂销售，因此诉争商标核定使用的商品（润滑油；工业用油等）与淮海控股公司引证商标核定使用的商品（三轮车；摩托车等）具有一定的联系。在本案中，万慧达律师从原告品牌发展过程中经营的车辆类型及商标使用的商品，被诉产品与原告商标使用的“三轮车”“机动三轮车”“摩托车”等商品在功能、用途上的关联性，在销售场所、销售渠道、消费对象（消费群体）上的重合一致性，以及相关在先判例等方面进行了充分举证和论证，获得了法院的支持。
笔者调研发现，在近十多年的商标确权、侵权司法实践中，不乏认定第4类润滑油等商品与第12类摩托车、汽车类商品构成类似商品的案例，除本案被诉商标争议再审案件（(2020)最高法行再258号）外，还如，北京高院审理的“TSI-BEST”无效宣告案（(2019)京行终3618号）、“DANFOSS”无效宣告案（(2018)京行终41号）、“Haima及图”商标异议复审案（(2014)高行（知）终字第2872号）、“盖瑞特”商标异议复审案（(2012)高行终字第1540号）、“VWPOL0”商标异议复审案（(2011)高行终字第1616号）、“日产嘉禾及图”商标无效案（(2010)高行终字第599号）、北京一中院审理的“日产嘉禾及图”润滑油商标侵权案（(2012)一中民初字第6669号）、长沙中院审理的“法雷奥”商标侵权案（(2013)长中民五初字第770号）、重庆高院审理的“宗申”摩托车机油商标侵权案（(2005)渝高法民终字第209号）等。
而本案不同的亮点还在于认定润滑油、发动机油等产品与“机动三轮车”属于类似商品。根据我国车辆产品专业分类，“三轮车”是从车轮数量上划分的一种车辆类型，包括三轮摩托车、助力三轮车等机动三轮车类型，而三轮摩托车（可分为正三轮、边三轮）是摩托车的典型类型，属于摩托车。我国商标注册申请早期实践中曾接受“三轮车”商品名称的指定，例如本案淮海控股集团申请时间最早的第313958号权利商标指定商品为“三轮车”，在后来的《类似商品和服务区分表》中该名称是在第12类商品1204群组名称中使用的，被划归该群组的三轮车包括“机动三轮车”“电动三轮车”等规范商品名称。2022年版《类似商品和服务区分表》还明确指出，1204群组机动三轮车、电动三轮车与1202群组摩托车、踏板摩托车类似，与第九版及以前版本1203摩托车交叉检索。
据了解，本案被告或将上诉。
作者：向俊霖
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