缺乏显著性描述性标志的司法认定
对《商标法》第十一条第一款第二项规定的理解与适用[1]
要旨：《商标法》第十一条第一款第二项规定，仅直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点的的标志不得作为商标注册。判断标志是否构成《商标法》第十一条第一款第二项规定所指描述性标志，司法实践中一般综合考虑如下几个方面：（1）相关公众的通常认知；（2）标志申请时的事实状态；（3）商标与其核定使用商品的关联程度。标志显著性的判断应当采取商标标志整体认定方法。如果按照标志申请时相关公众的通常认知，该标志与其核定商品的功能、用途、质量等特点不能直接产生联系的，不宜认定该标志属于《商标法》第十一条第一款第二项规定所指不得注册为商标的描述性标志。
一、案情
当事人：
- 上诉人（原审第三人）：西安云睿网络科技有限公司
- 被上诉人（原审原告）：北京三正通联科技有限公司
二、审判
北京知识产权法院审理认为：
一、诉争商标的注册未违反2001年《商标法》第十一条第一款第一项的规定；
二、诉争商标的注册违反了2001年《商标法》第十一条第一款第二项的规定；
三、诉争商标的注册违反了2001年《商标法》第十一条第一款第三项的规定。北京知识产权法院依照《中华人民共和国行政诉讼法》第七十条第一、二项之规定，判决：一、撤销被诉裁定；二、国家知识产权局重新作出裁定。[2]
云睿公司不服一审判决，向北京市高级人民法院提起上诉。
北京市高级人民法院二审认为：判断诉争商标用于核定使用商品是否具有显著特征，应根据中国境内相关公众对上述标志的通常认知作为判断依据。就本案而言，诉争商标的主要识别部分为中文“狼人杀”、英文“Werewolves”。其中，“狼人杀”本身并非固有的中文词汇，“Werewolves”也非常见的英文词汇。相关公众看到上述词汇的第一认知，将直接影响其对诉争商标的整体认知，进而影响对诉争商标显著性的判断。
本案中，三正公司主张“狼人杀”指代一种采用特定游戏规则的桌游，并提交了相应证据。但其提交的证据或发生在诉争商标申请日及核准注册日之后，或真实性无法确认。对诉争商标是否构成描述性标志的认定，可以参照适用《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》（简称《商标授权确权司法解释》）第十条第四款的规定，三正公司提交的、形成于诉争商标申请日及核准注册之后的证据，不应作为认定诉争商标构成描述性标志的依据，仅凭在案证据无法证明诉争商标在申请注册时其核定使用商品的相关公众的通常认知，原审法院认定诉争商标属于描述性标志，依据不足，应当予以纠正。
此外，从诉争商标与其核定使用商品的关联程度来看。即便“狼人杀”指代一种采用特定游戏规则的桌游，但此种含义上的认知，仅是对于该类游戏的相关公众而言。由于诉争商标核定使用的“游戏弹子；木偶；玩具；拼图玩具；骰子；骰子杯；棋类游戏；麻将牌；棋”商品与三正公司所称的“狼人杀”游戏并不存在直接关联。尽管存在用于“狼人杀”游戏使用的“纸牌”，但“狼人杀”游戏并不一定使用纸牌，且“纸牌”商品也并非当然用于“狼人杀”游戏，二者之间并不存在直接关联。“狼人杀”使用在“纸牌”商品上，也非“纸牌”商品的常规表达方式，相关公众不能就此直接判断出“纸牌”商品的质量、功能、用途等特点。因此，诉争商标核定商品的相关公众在看到诉争商标及其中的“狼人杀”文字时，无法直接判断出其属于对商品或服务特点的直接描述，而是需要经过一定程度的演绎、解释、说明或想象。尤其是诉争商标还包含了英文“Werewolves”及图形的情况下，其整体上较为独特的外观形式更易使相关公众将之识别为商标。因此，诉争商标不构成2001年《商标法》第十一条第一款第二项所指的描述性标志。北京市高级人民法院判决：一、撤销一审判决；二、驳回三正公司的诉讼请求。
三、重点评析
《商标法》中与商标标志构成要素、描述性标志相关的条款主要体现在第八条、第九条第一款、第十一条。结合前述条款，根据《商标授权确权司法解释》第七条、第十一条的规定，《商标法》第十一条第一款第二项规定所指的不得作为商标注册的描述性标志是指，只是或主要是对商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点的描述，且整体不具有显著性特征或标志未以独特方式加以表现，故不具备区分、识别商品来源的功能，不会给相关公众以指示商品来源的认识的标志。
虽然《商标授权确权司法解释》第七条[3]规定了“商标标志中含有描述性要素，但不影响其整体具有显著特征的；描述性标志以独特性的方式加以呈现，相关公众能够以其识别商品来源的，应当被认定具有显著特征”的情形，但本案争议焦点在于商标标志是否含有描述性要素并构成《商标法》第十一条第一款第二项所指不得注册为商标的描述性标志，而非前述规定中所指的具有显著特征的描述性标志，故本文对后者情形不予赘述，仅在探讨商标的功能与显著性制度目的的基础上，结合相关案例情形下的描述性标志的判断进行分析。为便于表述，如未特别指出，下文“描述性标志”即指《商标法》第十一条第一款第二项所指不得注册为商标的描述性标志。
01
商标的功能与显著性制度目的
《商标法》中与商标标志构成要素、描述性标志相关的条款主要体现在第八条、第九条第一款、第十一条。结合前述条款，根据《商标授权确权司法解释》第七条、第十一条的规定，《商标法》第十一条第一款第二项规定所指的不得作为商标注册的描述性标志是指，只是或主要是对商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点的描述，且整体不具有显著性特征或标志未以独特方式加以表现，故不具备区分、识别商品来源的功能，不会给相关公众以指示商品来源的认识的标志。
商标的区分功能最终体现为消费者依靠对商标的信赖进行商品的选择。显著性是指商标的独特性和可识别性。[4]这意味着某一商业符号能够被注册为商标，其首先应当具有独特性和可识别性，能够被消费者识别为商标，并能够与他人同一种或类似商品上的商标相区别，使得消费者能够据此对商品的来源进行区分，最终通过对商标的识别进行商品的选择。
商标权兼具私权属性和公共属性，这意味着商标法既需要保护商标权人的专用权，也需要保障社会公众涉及商标的公共利益。其中，社会公众的利益应当理解为消费者及生产经营者及其竞争对手的利益。[5]
根据上述分析，商标法规定商标获准注册应当具有显著性亦出于两方面目的。一方面，就消费者与生产经营者而言，消费者在选择购买商品时，容易对某一商标标识的商品产生偏好或信赖，或对某一商标标识的商品产生不信任，只有某一商标具有可识别性，才能使消费者识别商标所传递的信息，否则将无法判断其所购买的商品的来源，使生产经营者无法因消费者的偏好而受到激励，不再积极维护其商标所承载的信誉等信息，最终导致生产经营者与消费者之间的生产购买关系无法形成良好循环，有损品牌创新和品牌经济的发展。另一方面，就生产经营者与其竞争对手而言。商标一经注册商标权人即取得禁用权，有权禁止他人未经其许可，在同一种或类似商品上使用与其注册商标相同或相近的商标，为防止特定主体通过获得商标权独占生产经营者都必须使用的描述性标志、通用名称标志等所致的不公平竞争，商标法通常拒绝此类标志被注册为商标。
02
商标标志是否构成描述性标志的司法认定
通过梳理相关案例可知，司法实践一般结合如下几个方面因素判断某一标志是否具有描述性：
（一）以相关公众的认知为出发点
《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第八条[6]规定“相关公众”应当包含两类主体，一是与诉争商标指定使用商品有关的消费者，二是与前述商品的营销有密切关系的其他经营者等。《北京市高级人民法院关于商标授权确权行政案件的审理指南》第9.1条亦规定，判断诉争商标是否具有显著特征时，应当以与该商标指定使用商品或服务有关的消费者和与前述商品或服务的营销有密切关系的其他经营者等相关公众为判断主体。需要注意的是“相关公众”不仅指最终端的消费者，而应当理解为商标使用中可能涉及的任何人，尤其售前、售中及售后过程中的消费者、潜在消费者、使用者或操作者。[7]亦即，“相关公众”的范围应当以商品或服务为中心，以该商品或服务的消费者、接触者以及有关经营者的视角判断该标志是否能够被识别为商标。
（二）以申请时的事实状态为准
在商标申请驳回复审案件中，一般商标申请时间与所涉案件审理时间相距较短，事实状态一般不会发生较大变化。此时，参照《商标授权确权司法解释》第十条第四款关于诉争商标是否属于通用名称的判断时间点的规定，可以诉争商标申请日时的事实状态判断申请商标是否属于缺乏显著性的描述性标志，当核准注册时事实状态发生变化的，则以核准注册时为准。
但在商标权无效宣告案件中，由于诉争商标申请或核准注册的时间通常距离所涉案件审理时间较长，相关公众对于诉争商标含义、诉争商标与核定商品的关联程度等认知可能会发生变化，此时对于判断诉争商标是否构成缺乏显著性的描述性标志的时间点往往存在争议。虽然目前相关法律对此问题尚无明确规定，但本文认为，描述性标志与通用名称标志的判断均属于商标显著性的认定体系。商标标志是否属于通用名称亦会随时间的推移而发生变化，但《商标授权确权司法解释》第十条第四款并未区分商标申请驳回复审和商标权无效宣告等不同场景下判断诉争商标是否属于通用名称的不同规则。因此，对于标志是否属于缺乏显著性的描述性标志的判断亦无需区分商标申请驳回复审或商标权无效宣告等不同情形，而均可参照《商标授权确权司法解释》第十条第四款规定，即以商标申请日时的事实状态作为判断商标是否构成描述性标志的依据，但核准注册时事实状态发生变化的，以核准注册时的事实状态进行判断。
03
应当综合考量商标与其核定使用商品的关联程度，以商标标志整体进行判断
商标的显著性是一个相对的概念，只要某一标志能够区别某一特定的商品，就可以说该标志具有显著性。[8]固有显著性是从商标与所指定使用的商品的关系的角度来评价，关系越远则显著性越高，关系越近则显著性越低[9]。因此，判断商标是否构成描述性标志应当结合具体的商品，分析该商品的质量、功能、用途等特点，如果商标整体含义描述了前述商品的特点，则应当认定该标志缺乏显著特征，不得作为商标注册；如果商标虽然具有描述性要素，但并非描述了其实际使用的商品的特点，则不应当认定该标志缺乏显著特征。如“抗噪卫士”
商标申请驳回复审行政纠纷一案中，认定“抗噪”一词并非其指定使用的“耳塞机、潜水用耳塞”等商品的通常功能或特点，“抗噪卫士”并非是对上述商品的质量或其他特点的直接表述，能够起到指示商品来源的作用，未违反《商标法》第十一条第一款第二项的规定。[10]
此外，对于描述性标志的认定应采取商标标志整体认定方法。生产经营者在设计商标时，可以自由选择将多个构成要素进行组合，此时并不要求每一个构成要素均具有显著性，只要商标整体具有显著性即可。根据《商标授权确权司法解释》第七条、第十一条规定，在判断商标标志是否构成描述性标志时，除了考虑是否含有描述性要素外，仍需考虑标志的音、形、义等方面，结合该标志与相关商品或服务的关联程度，从整体上进行综合判断。如“7色瘦”商标申请驳回复审行政纠纷一案中 ，认定“7色瘦”中的“瘦”字虽然可以理解为减肥产品所要达到的瘦身功能或效果，但申请商标中还含有“7色”。同时，按照在案证据所显示的内容，“7色瘦”系指一种利用7种蔬果的瘦身方法，相关公众需要阅读其包装的内容才能联想到“7色瘦”的含义，“7色瘦”并未违反《商标法》第十一条第一款第二项的规定。[11]
就本案而言，诉争商标的主要识别部分为中文“狼人杀”、英文“Werewolves”。首先“狼人杀”一词并非固有中文词汇，“Werewolves”亦非常见英文词汇。由于商标权具有地域性，判断诉争商标是否构成缺乏显著性的描述性标志应当以中国境内的消费者、密切接触者及有关经营者的通常认知为依据。三正公司虽然主张“狼人杀”是一种采用特定游戏规则的桌游，但其提交的证据不足以证明诉争商标申请注册时，“狼人杀”已经具有上述含义。其次，“狼人杀”游戏与核定使用的“麻将牌、棋”等商品并不存在直接关联；尽管存在“狼人杀”游戏使用“纸牌”商品的情形，但并非“ 狼人杀” 游戏必须使用“ 纸牌” 商品，“狼人杀”游戏亦非“纸牌”商品的常规表达方式，二者之间不存在直接关联，相关公众不能在看到“狼人杀”一词时直接判断其核定商品的功能、用途等。最后，诉争商标除“狼人杀”一词外还包含英文“Werewolves”及图形，其整体上更容易使相关公众将其识别为商标。因此，诉争商标的注册未构成《商标法》第十一条第一款第二项所指描述性标志。
当然，如果本案诉争商标在核准注册后，经过长期、大量的非商标性使用，退化为通用名称的，则任何单位或个人均可依据《商标法》第四十九条第二款的规定，向国家知识产权局申请撤销该注册商标。
四、结语
含有描述性要素的标志在未以独特方式加以呈现并使相关公众能够识别商品来源的情况下，通常不得作为商标注册。判断商标是否属于前述情形，应当结合其使用的商品，以相关公众的通常认知为依据，以商标申请注册时的事实状态为准，以该标志能否起到标识、区分商品来源的作用作为判断标准。另值得注意的是，相关公众的范围应当包括核定商品的消费者、密切接触者或有关经营者。应当在分析核定商品的功能、用途等特点的基础上，对标志是否直接描述了其特点进行判断，而不宜以标志本身所含有的要素含义限定相关公众的范围，在脱离核定商品的情况下，单独判断商标是否构成描述性标志。
注释
[1] 虽本文所讨论案例适用2001年《商标法》进行审理，但因2001年《商标法》第十一条第一款关于显著性的规定与2019年《商标法》第十一条第一款关于显著性的规定不存在实质差异，故本文将以2019年《商标法》为基础进行分析。
[2] 北京知识产权法院（2018）京73行初11839号行政判决书。
[3] 《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第七条规定：“人民法院审查诉争商标是否具有显著特征，应当根据商标所指定使用商品的相关公众的通常认识，判断该商标整体上是否具有显著特征。商标标志中含有描述性要素，但不影响其整体具有显著特征的；或者描述性标志以独特方式加以表现，相关公众能够以其识别商品来源的，应当认定其具有显著特征。”第十一条规定：“商标标志只是或者主要是描述、说明所使用商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量、产地等的，人民法院应当认定其属于《商标法》第十一条第一款第（二）项规定的情形。商标标志或者其构成要素暗示商品的特点，但不影响其识别商品来源功能的，不属于该项所规定的情形。”
[4] 冯晓青.知识产权法（第三版），北京：中国政法大学出版社，2015（2）：283.
[5] 冯晓青.知识产权法利益平衡理论，北京：中国政法大学出版社，2006（8）：129.
[6]《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第八条规定，商标法所称相关公众，是指与商标所标识的某类商品或者服务有关的消费者和与前述商品或者服务的营销有密切关系的其他经营者。
[7] 黄晖.商标法（第二版），北京：法律出版社，2016（1）：143.
[8] 黄晖.商标法（第二版），北京：法律出版社，2016（1）：59.
[9] 冯术杰.论商标固有显著性的认定[J].知识产权，2016（8）：51.
[10] 北京市高级人民法院（2019）京行终1279号行政判决书。
[11] 北京市高级人民法院（2011）高行终字第111号行政判决书。
（本文源自《中华商标》2022年第11期）
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