2022年9月，路盛律师事务所为其客户英国Juratek Ltd.（中文：优瑞特克公司）赢得了一项具有里程碑意义的涉外定牌加工（“OEM”）商标争议案件终审判决。这起商标侵权诉讼由在中国抢先注册了“
打赢这场官司对Juratek公司及其在华从事定牌加工业务的合作伙伴来说是一个巨大的里程碑式的胜利。Juratek公司的总经理Matt Robinson说：“我们对终审判决感到非常高兴。当我们的货物（因被指控商标侵权而）被扣留时，我们遭遇了困境，一度极度沮丧。我在中国做生意已经20年了，一直对中国的各项事务非常满意，但在当时，我开始产生怀疑。不过，中国的法律专家建议我们保持耐心和信心，幸运的是，我们最终实现了目标。”
“Juratek”案件具备OEM商标争议案件的典型特征，赢得案件胜利经历了艰难的证据收集以及复杂的法律论证工作。案件代理律师通过撰写本文，简要阐述涉外定牌加工商标争议案件的焦点、难点及挑战，以期与业内人士共同探讨此类案件。
司法观点的冲突和挑战
经过20多年的司法实践，法律意义上的涉外定牌加工(“OEM”)具有以下核心特征：首先，境内加工方依照境外委托方的授权为其生产产品，并以符合法律规定的形式在产品上贴附商标；其次，产品不在中国市场销售，而是出口到委托方所在或指定的国家；再次，委托方必须在货物收货地拥有合法商标权。由于OEM产品在境内生产、发货到境外，其交易流程涉及境内外两种商标制度，由此可能产生境内外商标权利的冲突。
我国司法实践对此类案件的裁判标准一直在变动并存在冲突，这些冲突主要围绕商标侵权要件中的“商标使用”、“混淆”、“主观过错”以及商标权的“地域性”原则及“诚实信用”原则等方面。2019年，最高院在 “本田案”中确定了在OEM商品上贴附商标构成商标性使用，强调商标的地域性原则，明确境外的商标权不能对抗境内的注册商标权。该案确定的裁判思路对OEM经营者主张自己不侵权带来巨大挑战。
案件背景
本案争议产品的定牌加工境外委托人Juratek公司是一家领先的汽车刹车制动用品供应商，于1982年在英国成立，2000年3月更名为 JURATEK LIMITED。Juratek公司于2004年9月申请注册欧盟商标“JUARTEK”，2006年5月核准注册。2013年底，该公司进行品牌升级，创作并使用新的品牌标识：、等。自2000年起，Juratek公司持续性在中国从事定牌加工业务，委托中国厂商生产、出口使用其商业标识的汽车刹车制动产品。
一审原告是莱州宝亿机械有限公司（“宝亿公司”）。宝亿公司于2011年6月在山东莱州成立，从事汽车刹车制动产品的生产销售。2017年4月，莱州宝亿公司在中国申请注册商标
在“Juratek”案件中，代理律师围绕“Juratek”公司的合法权利和“宝亿公司”不正当取得和行使商标权两方面展开，两方面的举证和论证均非易事。
境外委托方在涉外定牌加工商标争议案件中的困难与障碍
源于海外的知识产权难以在境内得到保护
Juratek公司创作了文字商标“Juratek”和涉案图形加文字商标
代理律师收集了Juratek公司创造、持续性使用涉案商标并在涉案商标上积累了知名度和影响力的历史资料，包括商标的设计背景和设计图稿、商标首次使用时的境外报刊、互联网媒体等刊登的新闻、图片等、Juratek公司的网站www.juratek.com的历史网页、以及国际知名的汽车零配件和售后服务网站对于Juratek公司及其品牌和产品的持续性报道等。这些证据的收集极为不易，一方面查找和获得历史资料需要大量工作乃至“运气”，另一方面源于海外的证据均需要复杂且成本高昂的公证、认证及翻译程序以满足证据的形式要求。然而，基于知识产权保护的地域性原则，海外的权利难以在中国司法案件中得到采纳和保护。
在境内的商标在先使用权难以举证
基于商标的在先使用权，境外委托方在境内商标的申请日之前已在类似商品或服务上善意且连续地使用与其相同或者近似商标且享有一定影响力的，有权在原有范围继续使用。
定牌加工贸易是委托方和加工方之间的交易，相关交易文书并不公开。本案中，代理人收集了大量Juratek公司在宝亿公司涉案商标申请日前在中国从事定牌加工业务的文件资料，然而，这些文件因属于交易双方的内部资料而受到真实性挑战。
另一方面，由于定牌加工的产品不进入中国市场，中国的媒体并没有关于“Juratek”品牌的报道，代理人极难获取公开资料以证明“Juratek”因在中国定牌加工使用而具有一定影响力。由于交易特性，Juratek公司在中国的定牌加工业务在先使用的商标拥有一定影响力的证据则更加难以采集。
主张境内注册商标权利人违反诚实信用原则障碍颇多
在具体案件中主张适用诚信原则并非易事。诚实信用原则是法律的基本准则和“帝王条款”。《民法典》第七条规定：“民事主体从事民事活动，应当遵循诚信原则，保持诚实，恪守承诺”。《商标法》第三十二条规定：“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利，也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”，这一条款可以视为商标法中对于诚信原则的体现。然而，诚实信用原则的高度抽象概括性导致司法实践在运用该原则时会遭遇困难。诚信原则作为法律原则，是概括且抽象的，其所涵盖的范围非常广泛，但其适用标准确实是模糊的、难以统一表达的。这给法官在法律判案时留下了很大的空间，也对法律工作者带来了很大的挑战。
就本案而言，要证明宝亿公司违反诚实信用原则，首先需要证明宝亿公司在申请注册涉案商标之前已经知晓JURATEK的相关标识，但仍然出于不正当目的申请注册了商标，且在取得商标权之后恶意行使该商标权。中国司法判例中，通常需要主张者提供抢注者“明知”其在先权利的直接证据，如：抢注者和商标创造者之间具有商业上的往来或前代理关系等，而本案并没有此类事实。
坚持和突破
代理律师并没有在困难和障碍面前止步，而是通过多角度的举证，完善了围绕“诚实信用”原则的证据链条。
在境外委托方创造、使用涉案商标且在境内以定牌加工方式持续使用相关商标的证据的基础上，代理人从各个角度收集了宝亿公司以不正当手段取得和行使涉案商标的证据，包括：宝亿公司和Juratek公司在中国众多定牌加工合作者处于相同地域，且该地域拥有中国汽车刹车制品产业集群，当地政府高度重视相关产业且持续组织业内经营者参加境内外展览；宝亿公司从事相同行业，其法定代表人娄效彬是所在地行业协会副秘书长，更在英国开设从事相同行业的公司，有充分的渠道接触境内外品牌和经营者；Juratek标识具有固有显著性，而宝亿公司注册和使用的商标和Juratek公司创作且在先使用商标完全相同，难谓巧合；宝亿公司还在其自身产品上使用和Juratek公司产品相同的包装装潢，更难谓巧合。此外，宝亿公司还抢注了本领域的其他海外知名品牌，其注册动机难谓善意等等。上述证据，结合宝亿公司向Juratek公司索要高额赔偿的事实，综合证明了宝亿公司“明知”Juratek公司的商标，仍然出于主观恶意注册和使用相同商标、继而主张合法权利人商品侵权以谋取不正当利益等事实。
得来不易的终审判决
2022年9月，浙江省高院终审判决，推翻了宁波中院的一审判决。法院在判决书中认为：
“作为商标权主体， 在商标权的取得和使用过程中，应当遵循诚实信用原则，违背法律目的和精神，以损害他人正当权益为目的，不正当地行使商标权的行为属于权利滥用，其相关权利主张不应得到法律的保护和支持。从优瑞特克公司在境外使用“JURATEK”系列标识和进行相关商标注册、与境内涉外定牌加工企业进行业务合作、宝亿公司对优瑞特克公司和其“JURATEK”系列标识的认知、宝亿公司的主观故意、其对涉案商标注册后的使用情况、宝亿公司同时还申请注册了多个与其他国家和地区知名汽车零配件品牌相同或近似的商标等方面综合研判后，法院认为宝亿公司行使涉案商标权的方式有违诚实信用原则。同时，反观润君公司，其在本案中已经尽到了审慎合理的注意义务。”
鉴此，法院认定，宝亿公司以涉案商标权为权利基础，对优瑞特克公司授权的润君公司在中国境内定牌加工被诉侵权商品的行为提起侵权之诉，有违诚实信用原则，其行使涉案注册商标权的行为难谓正当，对其诉讼请求不应予以支持。
阅读本案判决书
致敬浙江省高级人民法院
本案历经两审，终于经终审判决确认了宝亿公司获取涉案商标权和行使涉案商标权的行为难谓善意，构成违反诚信原则的行为，实属不易。代理律师在两审程序中提交了约80项证据，数十份代理意见，这也意味着法院需要付出巨额劳动和海量时间对各项证据及其证明事项一一审理、查明和认定。
本案代理律师在此致敬浙江省高级人民法院。古罗马法学家曾言“法乃公正善良的艺术”，浙江省高级人民法院无愧于专业、敬业、维护社会公平正义、弘扬诚信价值观的使命。
结 语
通过代理本案，本文作者深刻感受到涉外定牌加工交易者在遇到侵权诉讼时往往面临极其艰难、甚至是难以跨越的举证障碍。
作者认为，《商标法》保护的是商标上凝结的商誉，目的是促使生产、经营者保证商品和服务质量，维护商标信誉，促进社会主义市场经济的发展。我国商标法律、法规和司法判例对商标侵权判定树立了具体和明确的标准，但这些标准在面对涉外定牌加工这样的特殊交易模式时导致了定牌加工方承担过重的举证责任，进而导致市场交易者权利、义务的不平衡。
涉外定牌加工贸易是常见的、亦是对国民经济起到重大贡献的交易形式，针对定牌加工交易者的过重的举证责任和过于严苛的保护条件显然不符合相关产业的长期战略规划，也不符合国民经济发展的需要。作者呼吁涉外定牌加工商标争议的法律裁判标准不应局限于商标侵权判定的具体标准，而应对定牌加工相关主体及各自取得和行使权利的性质予以全面考察，实现加工贸易中对商标境内外法律效力的合理平衡。
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