案例评析 | 历时6年,电子证据助力Raycap商标确权终获胜诉
(文章仅代表作者个人观点)
自2017年起,德国雷凯浦集团的“Raycap”商标因遭遇抢注一直无法在中国获得注册。雷凯浦集团针对抢注商标先后提起异议及无效宣告请求,均因证据不足等原因而未能成功。2020年起,永新智财律师事务所代理雷凯浦集团针对国知局的无效宣告裁定向法院提起行政诉讼。在两审程序中,通过调查取证、据理力争,终于在近日收到北京市高级人民法院作出的终审判决,最终确认抢注商标应在相关商品上予以宣告无效。这场耗时6年的与商标抢注人之间的斗争,历经多个行政及司法程序,其代理过程和判决结果对商标授权确权及电子证据相关的诸多问题可以起到启示和示范作用。(一审案号:(2020)京73行初11952号;二审案号:(2022)京行终1250号。)雷凯浦(Raycap)集团,是一家总部位于德国的拥有数十年历史的防雷击产品生产制造商。2017年6月,雷凯浦集团旗下的雷凯浦知识产权公司向中国商标局申请在第9类的避雷针等商品上注册“Raycap”商标,却发现合肥某公司早于2016年8月31日在相同类别和商品上申请了“Raycap'商标。经查,该合肥某公司曾在其申请商标的同一年向雷凯浦集团采购产品,因此雷凯浦集团高度怀疑其商标属于恶意抢注。合肥某公司的商标于2017年7月初审公告,雷凯浦集团下属的雷凯浦知识产权公司及苏州雷凯浦保护设备有限公司,为维护自身商标权益,于异议期内共同对该商标提起异议。商标局未支持雷凯浦方的异议申请,合肥某公司的商标遂得以注册。雷凯浦方又于2019年6月向国家知识产权局提出无效宣告请求,但仍未能得到支持。期间,雷凯浦方的商标申请被引证合肥某公司的商标驳回,后雷凯浦方又多次尝试申请Raycap商标,皆因合肥某公司商标的阻挡被驳回。2020年,永新智财律师事务所代理雷凯浦方针对国知局的无效宣告裁定提起行政诉讼。2021年,北京知识产权法院作出一审判决,支持雷凯浦方的诉讼请求,判令国知局重新作出无效宣告裁定。国知局提起上诉。2023年6月,北京市高级人民法院终审判决维持一审判决,驳回国知局的上诉请求。时间表
- 2017年6月 雷凯浦方首次申请“Raycap'商标
- 2019年4月 商标局驳回雷凯浦方针对抢注商标的异议申请
- 2019年5月 雷凯浦方第一次驳回复审被商评委裁定不成立
- 2019年6月 雷凯浦方针对抢注商标提起无效宣告请求
- 2019年9月 雷凯浦方针对商评委驳回复审决定提起行政诉讼
- 2019年11月 一审法院判决维持商评委商标驳回复审决定
- 2019年12月 雷凯浦方第二次申请Raycap商标
- 2020年6月 国知局第二次在核心商品上驳回雷凯浦方商标申请
- 2020年6月 雷凯浦方第三次申请Raycap商标
- 2020年6月 国知局驳回雷凯浦方针对抢注商标的无效宣告请求
- 2020年9月 雷凯浦方针对国知局的无效宣告裁定提起行政诉讼
- 2020年11月 国知局第三次驳回雷凯浦方商标申请
- 2021年10月 国知局针对一审法院关于撤销无效宣告裁定的判决提出上诉
- 2022年8月 雷凯浦方针对抢注商标提起三年不使用撤销
- 2023年4月 国知局在核心商品上驳回雷凯浦方的撤三请求
- 2023年6月 二审法院维持撤销国知局无效宣告裁定的一审判决
一审逆转:电子证据显威力
雷凯浦方于2019年6月针对合肥某公司21170123号Raycap商标向国家知识产权局提出无效宣告请求,主要理由为合肥某公司曾与雷凯浦方有过业务往来,其商标构成商标法十五条二款规定的存在代理代表关系外的其他关系而抢注他人商标的情形。然而,合肥某公司的商标申请时间为2016年08月31日,雷凯浦方能够找到对方最早的采购订单日期为2016年12月26日。几个月的差距导致雷凯浦方的证据无法证明双方在诉争商标申请日前存在商标法十五条二款项下的“其他关系”,因此其无效宣告请求未能获得国知局的支持。2020年,永新智财律师事务所代理雷凯浦方针对国知局的无效宣告裁定提起行政诉讼,请求法院责令国知局重新作出裁定,将合肥某公司的商标宣告无效。一审过程中,雷凯浦方在代理律师协助下进一步补充完善了在先使用和知名度方面的证据。除此之外,代理律师将重点锁定于补充搜集诉争商标申请日前双方业务往来的证据,但因时间已过去多年,期间雷凯浦中国公司经历组织和业务调整,查找相关证据的难度很大。经过代理律师与雷凯浦方的多次会议和讨论,案件终于迎来了转机,雷凯浦方在一名已离职的前员工吴某的电子邮箱里发现了早期与合肥某公司联络的邮件。抓住这一线索,代理律师与雷凯浦方将该电子邮箱中的大量邮件进行了认真仔细的排查,最终发现若干封在诉争商标申请日前,该前员工与合肥某公司及其关联公司之间的邮件,以及该前员工有关与合肥某公司及其关联公司会面的出差报告等。为使这些关键证据在形式上更加完善,代理律师对这些邮件以公证的形式进行了证据保全。进一步的,代理律师还通过企业信息网查询、电话录音公证等,补充了证明合肥某公司与其关联公司之间关系的证据,使证据链更加完整。经过上述努力,北京知识产权法院一审对案件焦点问题作出了有利于雷凯浦方的认定:“根据二原告在诉讼阶段提交的经公证的前员工吴某的邮件及第三人(合肥某公司)企业信息等证据,可知在诉争商标申请日前,原告与第三人监事张某就产品报价进行过沟通,并向第三人邮箱发送带有诉争商标的产品报价单,可认定第三人与原告存在'其他关系’而明知'Raycap’商标的存在。诉争商标与原告在先使用的'Raycap’商标完全相同,诉争商标核定使用的配电箱(电)、电涌保护器、避雷针、避雷器商品与二原告在先使用的'Raycap’商标使用的避雷器等商品属于相同或类似商品,故在上述商品上,诉争商标的申请注册违反了2013年商标法第十五条第二款之规定。”据此,北京知识产权法院一审判决:撤销被告国家知识产权局作出的商标无效宣告请求裁定;判令被告国家知识产权局重新作出裁定。二审焦点:发件人身份认定及类似商品判断
国知局不服一审判决,向北京市高级人民法院提出上诉,第三人合肥某公司则接受了一审判决。二审中,国知局主要提出:1. 雷凯浦方未能提供劳动合同等充分证明发送电子邮件的前员工吴某与雷凯浦方具有雇佣关系;2.雷凯浦方在先使用Raycap商标的商品主要是避雷器、避雷针,该等商品与配电箱(电)、电涌保护器在《类似商品和服务区分表》中位于不同群组,不应判为类似商品。针对国知局的第一项上诉主张,雷凯浦方律师从以下方面进行了反驳:首先,从该前员工电子邮件的邮箱后缀与被上诉人官网域名相同、邮件署名部分显示被上诉人公司名称、被上诉人官网网址、后续邮件所附授权书上显示被上诉人公司名称及相关邮件内容均可以看出,该前员工确系代表被上诉人与合肥某公司进行沟通联络;其次,作为邮件另一方的合肥某公司已服从原审判决,即表示其认可相关事实。针对国知局的第二项上诉主张,雷凯浦方代理律师检索了相关国家标准、专业文章,用以证明避雷器、避雷针与配电箱(电)、电涌保护器之间的关系和类似性:电涌保护器所保护的过电压情形,包括雷电过电压、操作过电压两种,因此防雷避雷是电涌保护器的主要功能之一,可以说在现代电气工业中,电涌保护器与避雷器已经形成你中有我,我中有你,难以分割的关系;而配电系统是电涌保护器等防雷、避雷产品的主要保护对象,在功能上紧密配合,安装和使用在同一电力系统中,常常由共同的生产商生产并在相同的销售渠道一并销售,因此配电箱(电)、电涌保护器应认定为与避雷器、避雷针构成类似商品。经常长达1年8个月的审理,二审法院最终作出终审判决:“根据雷凯浦知识产权公司及苏州雷凯浦保护设备有限公司在一审诉讼阶段提交的雷凯浦知识产权公司及苏州雷凯浦保护设备有限公司前员工邮箱中相关邮件的公证以及合肥某公司与其关联该公司的关联关系证明,在无相反证据情况下,可以证明邮件中的吴某为苏州雷凯浦保护设备有限公司的前员工,上述公证书中的邮件信息可以证明,2016年8月间,苏州雷凯浦保护设备有限公司与合肥某公司监事张某就产品报价进行过沟通,并向合肥某公司邮箱发送带有诉争商标的产品报价单,故认定合肥某公司与苏州雷凯浦保护设备有限公司存在'其他关系’而明知'Raycap’商标的存在。……诉争商标核定使用的'配电箱(电)、电涌保护器’商品与雷凯浦知识产权公司及苏州雷凯浦保护设备有限公司在先使用的'Raycap’商标使用的'避雷器’等商品在产品功能上具有较大关联性,考虑到合肥某公司在申请注册诉争商标时所具有的恶意性以及雷凯浦知识产权公司及苏州雷凯浦保护设备有限公司在先使用的'Raycap’商标在'避雷器’商品上所具有的一定影响力,一审法院将诉争商标核定使用的'配电箱(电)、电涌保护器’商品与雷凯浦知识产权公司及苏州雷凯浦保护设备有限公司在先使用的'Raycap’商标使用的“避雷器”认定为类似商品并无不可,本院予以支持。”最终判决驳回上述,维持原判。典型性、指导性
- 关于电子邮件是否系发件人代表某单位发送的认定:可结合发件人邮箱后缀是否与该单位官网域名相同,相关邮件署名部分是否显示该单位名称、官网网址等信息,相关邮件所附附件中是否显示该单位名称或其他信息,以及相关邮件内容是否体现出发件人代表该单位进行联络的意图等进行综合判定。
- 关于类似商品的判断:《类似商品和服务区分表》仅是判断类似商品的参考,在产品功能上具有较大关联性的商品,可结合在先商标知名度较高、诉争商标申请时具有恶意性等因素,突破《类似商品和服务区分表》认定类似商品,以给与在先商标充分的保护。
启示
- 电子证据的保存:随着网络时代商业通讯和办公模式的发展,电子邮件、即时通讯等电子通讯方式占有越来越大的比重,承载越来越多的业务信息和交易记录,已成为重要的证据来源和证据形式。企业对于此类电子证据的存档和保存应加强重视和管理。尤其是,对于离职员工的工作邮箱等含有业务、交易信息的电子账户,不应马上进行注销、删除等简单化处理,建议:
- 根据不同的行业、职位和工作岗位,制定不同的保留期;
- 确需注销、删除的,提前在法务人员或律师指导下进行必要的审查、甄别、归档或存证工作。
- 电子证据的形式:在电子证据的保存和提取过程中,应注意:
- 电子证据的打印、输出须直接来源于电子数据的原始来源,以直接、常规且完整可靠的输出方式进行打印、输出,并可以显示、识别原始来源和输出介质;
- 不得破坏电子证据生成、存储、传输所依赖的计算机系统的硬件、软件环境的完整性、可靠性和正常运行状态;
- 电子证据尤其是重要证据的提取过程尽量进行公证保全。
- 收发件人的身份、与相关主体的关系等是最容易受到质疑的方面,应注意在这些方面做足证据准备工作,形成完整的证据链条;
- 除电子通讯正文外,收发件人及被抄送人的电子邮箱信息、即时通讯双方的即时通讯账户名称和注册信息、电子邮件的署名信息、所附附件、传送的照片、视频、语音、压缩包等文件或包含的链接、二维码等内容也可能具有重要的证据价值,须注意将相关信息进行完整地保全、提取。
杨宁
杨宁律师,永新知识产权合伙人,芝加哥肯特法学院L.L.M.,对外经济贸易大学国际法学硕士。2008年加入永新知识产权。兼任国际商标协会全球顾问理事会理事、北京律师协会商标专业法律委员会委员、北海国际仲裁院仲裁员。业务领域涉及商标、反不正当竞争、著作权相关的民事及行政诉讼、仲裁、行政执法、海关保护、知识产权及商业合同、域名争议解决、电子商务知识产权保护及争议解决,企业知识产权战略设计、企业合规治理等法律业务。曾被评选为GLE 2023-2024年度中国知识产权诉讼领域独家推荐律师、2021知产宝中国优秀知识产权律师榜TOP50、2021 北京律协涉外律师人才库入选律师、2019-2022西城区优秀律师。处理的案件曾入选2014年河南法院知识产权十大典型案例、中华商标协会2014-2015年优秀案例、四川省2020年知识产权司法保护十大典型案例、2021 北京律协涉外法律服务优秀案例、2021北京商标协会十大诉讼典型案例等。
潘铭
潘铭律师,中国人民大学法学硕士。自2013年加入永新以来为国内外多家知名企业提供知识产权相关领域的法律咨询和法律服务。所涉及的法律服务包括商标侵权诉讼、商标行政诉讼、行政打假行动、线上侵权监控及投诉、域名仲裁、域名侵权诉讼、著作权登记、海关知识产权保护相关、合同审查等。
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