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代理 “麦乐兹MAILEZI商标无效宣告案”点评
  北京正理商标事务所有限公司

合伙人/商标代理人 安彩虹

 案情简介

争议商标由香港誉丰集团(国际)有限公司(被申请人)于2018年2月5日申请注册,经异议于2020年9月7日注册,核定使用在第30类咖啡、冰淇淋上。2020年10月14日该商标被麦当劳公司(申请人)提起无效宣告请求。

申请人主张:争议商标与其引证商标构成近似商标;被申请人商标抄袭和摹仿他人知名商标且大量商标出售;被申请人的实际控制人为两家商标代理公司的法定代表人。因此,被申请人注册争议商标构成商标代理机构商标注册的禁止规定以及以其他不正当手段取得注册的情形,故请求依据商标法第十九条第四款、第三十条、第四十四条第一款等规定,对争议商标予以无效宣告。被申请人在规定期限内未予答辩。
国知局经审理认为:争议商标与诸引证商标构成使用在相同类似商品上的近似商标。本案被申请人的董事与广东智有商标代理有限公司、广州稀资源知识产权代理有限公司的法定代表人应为同一人,马庆泽作为商标代理机构法定代表人,通过其个人及在我国香港地区注册的公司在多个商品及服务上注册了400余件商标,除争议商标外,还包括“强声”、“裕小白”等多件与他人知名商标相近的商标。被申请人对其行为没有作出合理解释或说明。据此认定被申请人申请注册商标的行为具有利用他人在先标志的知名度谋取不正当利益的意图,而并非出于正当经营使用的目的,其行为扰乱商标注册管理秩序,有损于公平竞争的市场秩序。被申请人董事作为商标代理机构负责人,其通过另设名目大量注册商标的行为有损法律尊严,违背《商标法》第十九条第四款的立法本意。因此争议商标构成《商标法》第十九条第四款及第四十四条第一款规定所指情形。
 代理思路
本次主要讨论合并适用商标法第十九条第四款、第四十四条第一款规定的代理思路。
1.确定公司身份:香港誉丰集团(国际)有限公司是一家香港公司,申请人最初提起异议申请时初查发现被申请人有413件商标申请且商标没有规律可循,推测其抄袭商标或非以使用为目的进行商标注册的可能性较大。进一步通过香港公司注册处进行查询,发现其唯一的股东和董事是中国内陆公民“马庆泽”且被申请人股本仅1万元港币,证明被申请人应是未实际运营的空壳公司。
2.被申请人名下商标:发现被申请人第30类“大嘉乐”(抄袭在大湾区持续经营的中式餐饮和餐品品牌“大家乐”)、第5类“强声”(抄袭美国知名医疗保健品品牌“强生”)、第33类“裕小白”(抄袭国内知名白酒品牌“江小白”)、第25类“塞弗里德SEYFRIED”(复制美国女演员、歌手及词曲作者中外文姓名)等商标,证明其商标注册具有攀附他人知名商标以及名人姓名的恶意。
3.被申请人名下商标出售情况:在商标售卖平台“路标网”查询到被申请人名下大量商标的销售信息。

4.关联方恶意:被申请人的商标代理机构有5家是广州公司,其董事马庆泽与其代理机构广东智有商标代理有限公司(2017年成立)、广州稀资源知识产权代理有限公司(2012年成立)的法定代表人同名,应为同一人。马庆泽是多家商标代理机构的法定代表人,是商标行业的长期从业者,则其香港公司事实上是其为规避商标代理机构商标注册申请的法律规定而另立的公司,实际上应作为商标代理机构进行审查。同时,马庆泽个人也注册大量商标,证明马庆泽、被申请人及其多家代理机构是囤积商标和抄袭他人商标并将商标作为牟利工具的团伙。

综上各种证据分析,得出争议商标的注册违反商标法第十九条第四款、第四十四条第一款规定,应宣告注册无效。
 典型指导意义
本案涉及商标法第十九条第四款“商标代理机构不得申请注册其代理服务外的其他商标”的禁止注册规定,与商标法第四十四条第一款“以其他不正当手段取得注册”情形规定的合并适用。本案根据《商标实施条例》第八十四条第一款规定,准确认定被申请人的身份事实上为商标代理机构。同时本案综合被申请人的设立恶意及查明事实表明被申请人、马某某及其名下的两家商标代理公司在多个商品和服务类别上申请注册大量与他人在先知名标识相近商标并进行出售的情形,认定争议商标注册属于商标法第四十四条第一款所指情形。本案合并适用商标法第十九条第四款、第四十四条第一款,符合法律规定的立法本意,具有典型意义。
附件:麦乐兹MAILEZI商标无效宣告案无效宣告裁定.pdf
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