作者:
白海戎 天津自由贸易试验区人民法院法官
李明伟 天津自由贸易试验区人民法院法官助理
但是对于两注册商标之间的权利冲突,目前司法政策一直坚持应当采取形式主义。《最高人民法院关于审理注册商标、企业名称与在先权利冲突的民事纠纷案件若干问题的规定》规定,“原告以他人使用在核定商品上的注册商标与其在先的注册商标相同或者近似为由提起诉讼的,人民法院应当根据《民事诉讼法》第一百二十四条第(三)项的规定,告知原告向有关行政主管机关申请解决。”《最高人民法院关于当前经济形势下知识产权审判服务大局若干问题的意见》(2009年)也指出,“除注册商标之间的权利冲突民事纠纷外,对于涉及注册商标、企业名称与在先权利冲突的民事纠纷,包括被告实际使用中改变了注册商标或者超出核定使用的商品范围使用注册商标的纠纷,只要属于民事权益争议并符合民事诉讼法规定的受理条件,人民法院应予受理。”不过有所突破的是,在该意见中,又强调对驰名商标加大保护力度,“被诉侵权商标虽为注册商标,但被诉侵权行为是复制、摹仿、翻译在先驰名商标的案件,人民法院应当依法受理”。
但是,根据权利性质,不论知识产权是否经过行政授权程序,都不改变知识产权权利的私权属性,即便是同类型的两种知识产权冲突,本质上仍为民事权利的冲突,在法理上不存在不能适用民事诉讼程序的障碍。司法解释中关于行政程序前置的要求,更多是出于对历史背景的考量。有专家学者介绍:我国注册商标数量多,注册商标之间是否冲突的判断标准有一定弹性,若将注册商标之间的权利冲突作为侵权案件而纳入民事诉讼受理范围,在目前的情况下是否会引起注册和使用秩序的混乱,至少没有太大把握。【5】
其实,并非所有同类型、经过行政授权程序的知识产权权利冲突纠纷都需要行政程序前置。在两专利权的冲突中,就可以进行是否侵权的民事责任判定。《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)》规定,被诉侵权技术方案或者外观设计落入在先的涉案专利权的保护范围,被诉侵权人以其技术方案或者外观设计被授予专利权为由抗辩不侵犯涉案专利权的,人民法院不予支持。
因此,两注册商标之间权利冲突的处理方式,采取形式主义,即要求经过行政程序先行解决商标效力问题,更多是基于历史背景和维护商标集中授权制度稳定性的考量,在司法政策上采取的更稳妥的措施。但是,基于民事权利保护的特别需要,也可以适当进行政策的动态的调整,比如出于驰名商标强保护的需要,司法政策已经允许对复制、摹仿、翻译在先驰名商标的注册商标,可以提起民事侵权诉讼。
三、通过恶意注册取得商标权利外观,并故意实施侵权行为,构成权利滥用
商标权滥用是针对商标注册人获得商标专用权后行使商标权的方式而言,通常指商标注册人违反法律保护商标的目的和精神,违反诚实信用原则,以损害国家利益、社会公共利益或他人合法权益为主要目的行使商标权的行为。【6】商标权滥用的常见行为表现有:恶意注册商标后,再通过向实际使用人出售抢注标识,投诉、诉讼索赔等方式谋取不正当利益;或故意妨碍他人正当使用商标;或故意实施仿冒混淆等各类搭便车行为。
在本案中,被告即是在明知其获得授权的商标系通过恶意注册,权利基础存在重大瑕疵的情况下,仍以极易造成混淆的方式故意实施侵权行为,违反诚实信用原则,构成权利滥用,其行为损害了商标法律制度防止混淆和保护商誉的价值功能,应当受到规制。本案的裁判,考虑到虽然《商标法》赋予在先权利人提出无效宣告的行政救济渠道,但行政救济结果的生效,可能历经行政裁定、行政诉讼的多个程序,耗费时间成本和经济成本,无法立即阻断侵权行为。本案的商标恶意申请人在诉争商标经过行政裁定宣告无效后,又提出行政诉讼一审、二审,被告则与商标申请人合作,在无效宣告裁定尚未生效期间,实施了侵权行为,给原告造成损害。如果不在民事诉讼中判令停止侵权,则被诉行为存在持续的可能,对原告的商品市场甚至存在不可逆的损害风险。因此,本案裁判侧重救济手段效率价值的考量,在有充分证据证明诉争商标系恶意注册,被告行为构成权利滥用的情况下,在民事诉讼程序中判令被告停止侵权。
近年来的司法实践中,也有法院探索在民事诉讼程序中,依据诚实信用原则,对注册商标权利滥用行为给予否定性评价。如在沈阳久圣公司与重庆盛百利公司商标侵权及不正当竞争案件中,二审法院认为,自愿合法申请注册并使用商标,同样建立在诚实信用原则前提之上。原审被告在后注册使用的商标,在具体商品可能存在种类归属不清之时,理应对同种或类似商品上的在先商标进行合理避让,以保护在先的合法权利或利益,避免对他人已有合法权益的入侵或掠夺。行为人不能依据其在后非善意取得使用的注册商标专用权对他人的正当使用行为主动提起侵权之诉,同理,亦不能成为其作防御性抗辩时的保护伞。【7】
笔者认为,虽然已有民事诉讼案例以诚实信用原则、禁止权利滥用原则为指导,对注册人恶意取得商标注册后滥用商标权利的行为进行了否定性评判,但鉴于司法解释明确规定对两注册商标发生冲突的情况,应当先行经过行政程序解决商标效力问题。因此在民事诉讼案件中,应当遵循司法政策的要求,维护商标集中授权制度的稳定性。除非基于个案情况的特殊考量,不得不作出适度突破,如本案为避免侵权损害结果进一步扩大,防止被告逃避责任的特殊情况,从而判令停止侵权,但也应当建立在能够确定恶意注册和权利滥用的基础之上,避免诚实信用原则性条款的扩大适用。
注释:
【1】张鹏 :《规制商标恶意抢注规范的体系化解读》,载《知识产权》2018年第7期。
【2】《商标法修订草案(征求意见稿)》第二十二条:申请人不得恶意申请商标注册,包括:(一)不以使用为目的,大量申请商标注册,扰乱商标注册秩序的;(二)以欺骗或者其他不正当手段申请商标注册的; (三)申请注册有损国家利益、社会公共利益或者有其他重大不良影响的商标的;(四)违反本法第十八条、第十九条、第二十三条规定, 故意损害他人合法权利或者权益,或者谋取不正当利益的;(五)有其他恶意申请商标注册行为的。其中违反第二十三条,即指违反保护在先权利的规定。
【3】刘维:《〈商标法修订草案(征求意见稿)〉新增恶意抢注商标条文的主要问题和相关建议》,载《知识产权家》2024年2月17日。
【4】孔祥俊:《任何人不能通过形式合法而获利——知识产权审判中民事处理与行政程序的关系》,载《法律适用》2009年第5期。
【5】同四。
【6】刘义军 :《恶意注册后滥用商标权的司法规制》 ,载《电子知识产权》2022年第7期。
【7】重庆市高级人民法院民事判决书(2021)渝民终96号。
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