一
案情简介
华杰公司于1996年创立了“CHARLES & KEITH”品牌，经过多年的宣传和推广，在手提包等商品上获得了较高的知名度。原告桦洁公司获得了该商标的独占许可，可以在中国大陆范围内以自己的名义独立采取行动制止任何侵权行为。
案外人邹某于2018年7月27日申请注册了与“CHARLES & KEITH”相似的“CHERLSS & KEICH”商标，该商标于2019年1月6日通过初审，并于2019年4月6日注册。2019年12月6日，该商标经核准转让至源泰公司。2020年5月6日，再次转让至华喆达公司。2020年10月9日，该商标被宣告无效。源泰公司及华喆达公司在受让商标后，将其大量用于手提包产品。
无锡市中级人民法院一审判决[1]认为涉案行为构成商标侵权，并适用惩罚性赔偿，全额支持了原告330万元赔偿金的主张。源泰公司及华喆达公司不服一审判决，提起上诉，江苏省高级人民法院二审判决驳回上诉、维持原判。[2]
二
分析
本案是一起典型的受让涉嫌“傍名牌”商标后实施侵权的案例，主要争议焦点为：第一，被告源泰公司和华喆达公司的行为是否构成商标侵权；第二，赔偿责任的认定。
（一）商标被无效宣告前的使用行为是否构成侵权
商标被无效宣告前的使用行为是否构成侵权，业界尚有争议。法律并未明确在商标被宣告无效后，原注册人能否以国家知识产权局关于核准商标注册行为的公信力及其信赖利益为由提出不侵权抗辩。
有观点认为，根据一般商标侵权的判断规则，无需特别考虑使用人的主观恶意。即不论是否享有注册商标专用权，与在先商标产生混淆的在后标识一定侵犯了在先商标的商标权。同时，被无效的注册商标专用权视为自始即不存在。
本案一审法院则持另一种观点，认为在认定商标无效宣告前的使用行为是否构成侵权以及是否要承担赔偿责任的问题上，需考虑注册商标的绝对权及信赖利益保护。因此，判断对商标的使用是否具有“恶意”是此类案件的关键。
一审法院认为，虽然商标局关于准予商标注册的决定对包括商标权人在内的社会公众均具有公信力，因信赖商标注册部门的决定而实施的相关商标使用、许可、转让或保护等行为应当受到保护，不能因为注册商标之后被撤销或无效而使得原本合法的行为变为侵权行为。但是，判断源泰公司在“CHERLSS & KEICH”商标被宣告无效前的使用行为是否构成侵权，应以其存在主观恶意为前提。
桦洁公司已提起无效宣告程序，在该争议未解决期间，源泰公司和华喆达公司应当对受让的商标谨慎使用，避免在市场环境中产生更大范围的混淆或误认，以减小对在先权利人桦洁公司可能造成的损害。然而，本案中，源泰公司和华喆达公司仍继续使用受让的商标，主观恶意明显，故构成商标侵权。
（二）涉案行为可适用惩罚性赔偿
1.本案适用惩罚性赔偿的依据
《最高人民法院关于审理侵害知识产权民事案件适用惩罚性赔偿的解释》（以下简称惩罚性赔偿司法解释）第一条规定，原告主张被告故意侵害其依法享有的知识产权且情节严重，请求判令被告承担惩罚性赔偿责任的，人民法院应当依法审查处理。因此，适用惩罚性赔偿的条件有二：一是侵权人主观上的故意，二是侵权行为情节严重。
在故意侵权方面，惩罚性赔偿司法解释第三条第一款规定，人民法院应综合考虑被侵害知识产权客体类型、权利状态、相关产品知名度以及被告与原告或利害关系人之间的关系等因素。在本案中，“CHARLES & KEITH”商标具有较高知名度，源泰公司和华喆达公司作为专业从事箱包产品生产、销售的企业，应当清楚该商标的影响力并避免混淆。然而，这两家公司在受让侵权商标后，仍然选择拆分使用，并在多个商品类别中注册与涉案商标相似的商标，显然是故意攀附商标知名度的行为。尤其在侵权商标被裁定无效及多个类似商标注册申请被驳回后，这两家公司应当意识到商标近似性并停止侵权行为，但他们继续在淘宝、拼多多、快手等平台上销售相关产品，主观恶意明显。
在情节严重方面，惩罚性赔偿司法解释第四条第一款规定，人民法院应综合考虑侵权手段、次数、持续时间、地域范围、规模、后果及侵权人在诉讼中的行为等因素。本案中，桦洁公司提供的证据显示，源泰公司和华喆达公司旗下加盟店遍布全国，销售网络广泛，侵权行为已从线下扩展至线上，显示出明显的扩大趋势。大量消费者因误购侵权商品导致桦洁公司市场份额受损，经济损失严重，同时对“CHARLES & KEITH”商标的声誉造成不良影响。此外，源泰公司和华喆达公司拒绝在规定期限内提供有关侵权标识使用时间、加盟店数量等信息，甚至无视一审法院的裁定，因此一审法院认定其情节严重。
2.赔偿数额的计算
根据惩罚性赔偿司法解释第五条第三款规定，若被告无正当理由拒不提供或提供虚假账簿、资料，人民法院可以参考原告的主张和证据确定惩罚性赔偿数额的计算基数。本案一审期间，法院责令源泰公司和华喆达公司提交侵权商品生产、销售数据，但两公司无正当理由拒不提供。在被告拒绝提交相关证据情况下，法院认可桦洁公司提交的部分侵权获利证据。
根据《最高人民法院关于知识产权民事诉讼证据的若干规定》（2020）第三十一条，财务账簿、会计凭证、销售合同、进出货单据、上市公司年报、招股说明书、网站或宣传册等可以作为证据，证明侵权赔偿数额。桦洁公司提供了第三方电子支付平台拉卡拉公司的相关经营数据，并以同行业企业万里马公司和开润公司的平均利润率作为计算依据，具有合理性。在被告拒不提交获利证据情况下，桦洁公司的主张得到了法院的支持。
三
经验启示
对商标核准注册后、被宣告无效之前的使用行为，现行《商标法》并未特别规定其构成侵权的标准以及是否需要承担损害赔偿的法律责任。因此，当前对这一问题的判断仍应当回归到普通的商标侵权判定标准，即现行《商标法》第五十七条的规定。对商标无效宣告前善意的商标使用人而言，当针对其商标的无效程序启动后，应立即对其商标能否继续使用的法律风险进行审慎审查及系统性评估，这一方面将减少给在先商标注册人造成的损害，另一方面能降低自身在被诉后被认定存在主观过错、应当承担包括惩罚性赔偿在内的法律责任的侵权风险。
（文章来源：高文律师事务所公众号）
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