宋永杰
【摘要】
发明的创造性既可以来源于“技术问题的解决手段”，也可以来源于“技术问题的提出”。在创造性判断时，需要将 “'技术问题的提出’是否具有显而易见性”作为创造性判断的重要考量因素。
1、问题的引出
最高院知识产权法庭于2021年2月发布了《最高人民法院知识产权法庭裁判要旨（2020）》。其中，在第23号案例【（2020）最高法知行终183号上诉人深圳市大疆灵眸科技有限公司与被上诉人国家知识产权局、原审第三人杜文文实用新型专利权无效行政纠纷案】中，最高院就“技术问题的提出”对创造性判断的影响给出了对此类案件的审理思路及观点。
在该案例中，最高院首先肯定了在创造性判断过程中，当“问题的提出”相比“问题的解决”更重要时，如果在创造性判断过程中缺乏关于“'问题的提出’对本领域技术人员来说是否显而易见”的考量，可能导致创造性判断陷入后见之明的误区。具体到该案件中，最高院以“本专利的技术问题是显性的、直接能够发现的，本领域技术人员在面对该缺陷时，自然就会想到该缺陷是上诉人主张的技术问题而引发的”为由未认可上诉人的“本专利发现并解决了现有技术中没有注意到的技术问题，取得了有益的技术效果，具有创造性”主张。
2、案例解读
从上述案例，笔者认为，最高院对于此类案件给出了两个层次的启示：第一层，当“问题的提出”相比“问题的解决”更重要时，“技术问题的提出”应当是创造性判断的重要考量因素；第二层，“技术问题的提出”并不总是为发明带来创造性，需要进一步判断“技术问题的提出”是否是显而易见的。
对于上述启示，笔者认为，可以通过以下方面进行更深地理解：
《专利审查指南》给出了目前普遍使用、且操作性较强的创造性判断的“三步法”：（1）确定最接近的现有技术；（2）确定发明的区别技术特征和发明实际解决的技术问题；（3）判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见。然而，在发明的申请文件中，申请人通常会将所要解决的技术问题记载在说明书中。但同时，审查员又是在阅读了发明的技术方案之后对发明的创造性进行判断，此时“技术问题的提出”往往会在审查员的内心“先入为主”，从而导致审查员会更多的关注“技术问题的解决手段”是否是显而易见，而忽略“提出技术问题”本身是否是显而易见性。在这种情况下，简单、机械地套用“三步法”往往会得出发明不具备创造性的错误结论。
实际上，“提出技术问题”往往是一项技术改进的起点，在完成发明创造的过程中，通常是先发现一项技术存在技术缺陷，然后根据该技术缺陷获得技术问题，最后以该技术问题作为指引寻找解决该技术问题的技术方案。但是，如果本领域技术人员无法认识到存在这一技术问题，那么也就很难在缺乏技术问题的指引的情况下完成发明创造。因此，在这种情况下，除了要考虑技术问题的解决手段是否具有显而易见性之外，“技术问题的提出”本身也应当被认定为发明对于现有技术作出的实质性贡献之一。
但同时“技术问题的提出”并不总是为发明带来创造性。此时则需要判断“技术问题的提出”对本领域技术人员而言是否是显而易见的。具体如何进行这种判断，需要结合具体案情进行具体的分析。
当技术问题是本领域技术人员所面临的常规技术问题，这类常规技术问题的提出和解决是本领域技术人员对技术改进的常规方向，通常本领域技术人员有动机和能力对此类技术问题进行探索。此时，本领域技术人员运用本领域的普通技术知识以及合乎逻辑的分析、推理或者有限的试验能力，能够发现存在的技术问题，则可以认为“技术问题的提出”是显而易见的。相反，当技术问题的发现和提出已经超出了本领域技术人员的能力或水平，那么本领域技术人员在面对最接近现有技术时并不确定对技术进行改进的方向，进而难以获得明确的技术指引，那么也就没有动机寻找解决该技术问题的技术手段。在这种情况下，则可以认为“技术问题的提出”是非显而易见的。
3、对专利代理师的一点启示
在申请文件撰写过程中，专利代理师应当与发明人进行充分地沟通，尽力挖掘技术手段所要解决的技术问题是否是本领域技术人员难以发现的，并在申请文件中详细阐述现有技术水平以及现有技术难以发现该技术问题的原因。这种方式存在以下好处：由于“技术问题的提出的非显而易见性”已经明确记载在申请文件中，审查员在理解申请文件时，通常也会将其作为创造性判断的考量因素。相反，如果“技术问题的提出的非显而易见性”没有记载在原始申请文件中，而是在后续实审、无效、行政诉讼等阶段再去主张上述理由，不排除审查员或法院会认为上述争辩是申请人或专利权人为了获得专利权或者维持专利权有效而作出的强行争辩，从而作出权利要求不具备创造性的结论。
此外，在创造性争辩过程中，即使申请文件没有明示“'技术问题的提出’是非显而易见的”，专利代理师同样可以通过深入理解发明和现有技术的方案、查阅相关资料、与发明人沟通等方式尝试以“技术问题的提出”作为其中一个突破口。如果有较强的理由和/或证据能够证明技术问题的提出是非显而易见的，则可以将其作为争辩发明具备创造性的有力理由之一。
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