西班牙CIDESPORT公司（下称西班牙公司）在西班牙合法拥有在第25类商品（运动服装）上的NIKE注册商标专用权。2000年3月至5月，该西班牙公司委托浙江省畜产进出口公司（下称浙江公司）和嘉兴银兴制衣厂（下称嘉兴厂）生产NIKE男滑雪衣出口至西班牙。2000年8月，浙江公司通过深圳海关报关出境时，美国NIKE公司以该批服装侵犯其NIKE商标专用权为由，向海关申请扣留，后又向深圳市中级人民法院提起商标侵权诉讼，要求西班牙公司、浙江公司、嘉兴厂停止侵权并赔偿损失。深圳市中院审理后作出判决，认定西班牙公司委托浙江公司和嘉兴厂生产NIKE男滑雪衣，属于在同一种或类似商品上使用与他人注册商标相同或者近似商标的行为，构成对美国NIKE公司注册商标专用权的侵害。西班牙公司虽然在西班牙拥有NIKE注册商标专用权，但是基于商标的地域性，美国NIKE公司在中国注册的NIKE商标受中国法律的保护。
该案件的判决曾经在社会上引起强烈反响，因为就在同一时期，美国NIKE公司与西班牙公司在西班牙和荷兰进行的另外两场商标权诉讼，均以美国NIKE公司败诉告终。如此截然相反的判决结果，令人难以理解。该案是典型的涉外定牌加工中商标侵权纠纷的案件，其特殊情节值得讨论和思考。现有的法律框架和司法实践中的实际需求以及各方利益的平衡是无法回避的问题。这个问题的正确解决，直接涉及国内加工企业和国内商标权利人双方合法权利的保护，关系到我国对外贸易的健康发展。
定牌加工，英文简称OEM，是“Original Equipment Manufacture”的缩写，在我国被称为贴牌加工、贴牌生产、定牌加工、定牌生产等。涉外定牌加工是OEM的一种，是指我国国内企业受境外商标权利人或者商标使用权人委托，按照其要求加工贴附其商标的产品，产品不在国内销售而全部交付给境外委托人，由委托人向国内企业支付加工费的贸易方式。
二、理论界、实务界的分歧及主要观点
通过研究，笔者发现这个问题已经存在一段时间，但是在理论界和实务界仍然存在争议，而且我国法律法规也未针对涉外定牌加工中涉及的商标侵权纠纷本身作出具体规定，因此迫切需要有关部门对该类问题有统一的执法标准。目前理论界、实务界争议较大的问题是：如果境外定牌加工产品上贴附的商标与境内依法注册的商标相同或近似，且核定使用的商品相同或近似，该种加工行为是否构成对国内注册商标权的侵犯。针对这一争议，目前存在三种主要观点。
第一种观点认为不构成商标侵权，主要理由如下：1.在加工商品上贴附商标的行为，不构成《商标法》意义上的“使用”。2.定牌加工产品全部用于出口，不在国内销售，不会引起国内相关公众混淆和误认，不符合商标侵权的实质要件，即“混淆可能性”。3.该行为不会对国内商标权利人造成损害。4.该行为应类推适用《联合国国际销售合同公约》第四十二条，即此种行为不应适用出口国法律进行商标侵权评判，而应适用进口国/销售地国的法律进行评判，因为只有在货物的销售地，才会发生挤占权利人市场、损害权利人利益的问题，因此，权利人的权利主张应当以货物销售地国家的法律为根据。5.涉外定牌加工对我国对外贸易十分重要，如果认定此种行为系商标侵权，将对中国加工企业及未来的经济增长构成威胁。
第二种观点认为构成商标侵权，主要理由如下：1.根据《商标法实施条例》第三条，该种行为已经构成《商标法》意义上的“使用”。2.根据《商标法》第五十二条的规定，“混淆可能性”及因侵权行为引起的“损害”并非构成商标侵权的必要条件。3.该种行为不是货物销售法律关系，不应类推适用《联合国国际销售合同公约》第四十二条。4.商标权具有地域性，应根据我国的法律评价该行为是否构成商标侵权。
第三种观点认为应区别情况认定是否构成商标侵权。对于涉外定牌加工中在相同商品上使用相同商标的，应当认定为侵权。对于在同一种商品上使用近似商标，或者在类似商品上使用相同或近似商标，不认定为构成商标侵权。
三、相关法律问题辨析
笔者同意第二种观点，同时对与上述定牌加工相关的法律问题有一些新的思考。
（一）涉外定牌加工行为构成《商标法》意义上的“使用”
《商标法》意义上的“使用”应当从该商标是否具有“商标”特征，即其标注方法、使用方式等能否区别产品来源的功能进行考量，而不能将《商标法》意义上的“使用”与是否进入“商品流通渠道”相关联。笔者更认同《商标法》意义上的“使用”是主客观结合的标准，主观上考虑潜在的相关公众是否认可该种使用具有识别商品来源的作用，客观上主要考量其标注方法、使用方式等是否具有区别产品来源的功能。当然，客观标准更加符合我国相关立法的精神，如《商标法》第五十二条第（三）项规定“伪造、擅自制造他人注册商标标识或者销售伪造、擅自制造的注册商标标识的”构成商标侵权。在实践中，制造假冒商标标识的行为很多，该种标识在没有与相关产品结合前不会进入流通领域，但很显然这是商标意义上的“使用”，是一种典型的商标侵权行为。
（二）在同一种商品上使用相同商标的行为，不应当考虑“混淆可能性”
《与贸易有关的知识产权协议》第16条第1项规定：“注册商标所有人应享有专有权防止任何第三方未经许可而在贸易活动中使用与注册商标相同或近似的标记去标示相同或类似的商品或服务，以造成混淆的可能。如果确将相同标记用于相同产品或服务，即应推定已有混淆之虞。”最高人民法院《关于当前经济形势下知识产权审判服务大局若干问题的意见》第六条规定，未经商标注册人许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标的，除构成正当合理使用的情形外，认定侵权行为时不需要考虑混淆因素。因此，只要未经国内商标权利人许可，在同一种商品上使用与其商标相同商标的行为，即构成商标侵权，并不需要考虑混淆可能性。
除上述情形外，在同一种商品上使用近似商标，在类似商品上使用相同或者近似商标时，即使应当考虑“混淆可能性”，也应根据相关法律法规及司法解释等进行认定：1.上述所指的涉外定牌加工行为与一般行政执法中遇到的生产、仓储、运输用于出口的侵权假冒产品或者经过海关出口的侵权假冒产品的行为在认定是否引起“混淆可能性”时，标准应当一致，即均应遵循《商标法》第五十二条和相关法规、司法解释的规定。如果将“混淆可能性”作为上述涉外定牌加工行为不构成商标侵权的理由，则无疑否定了海关、工商等部门对侵权假冒物品出口行为进行执法的合法性，也否定了法院对涉及侵权假冒物品出口案件认定侵权的法律基础。2.“混淆可能性”是否为认定各类商标侵权行为的必要条件，理论界尚有争议。我国《商标法》意义上的侵权行为并没有将“混淆可能性”作为必要条件，只是评价是否构成近似商标、类似商品时的参考因素。3.认定“混淆可能性”是否存在的主体应当是法律拟制主体，而非具体的中国相关公众。不管是法官，还是工商、海关等执法人员在认定某种商标使用行为是否侵犯他人商标专用权时，只能将自己假设为某类与该产品相关的社会公众，进而评价该种行为是否具有“混淆可能性”。因此，在认定是否构成“混淆可能性”时，不能因上述行为所涉全部产品用于出口并不在国内销售而否认该行为具有引起混淆的可能性，而应根据中国相关法律法规等在拟制主体的思维下进行评价，即只要符合《商标法》第五十二条的规定，就应认定构成商标侵权行为。
（三）对《商标法》意义上“损害”概念的再认识
如果上述所指涉外定牌加工行为不会给国内商标权利人带来损害（实际和潜在损害），则法院在处理如此之多的出口产品侵犯国内商标权案件中，只能判决停止侵权行为，无法判定侵权人给予商标权利人赔偿。即使上述涉外定牌加工产品不会流入国内市场，也仍有可能经过目的国而流入其他国家或地区，进而给国内商标权利人造成潜在或者实际损害。此外，《商标法》关于侵权行为的认定是否必须以“损害”商标权利人的合法利益为构成要件，在实践和理论上尚有争议。
（四）认定上述涉外定牌加工行为构成商标侵权不会影响我国社会经济的发展
涉外定牌加工常见的情况是国内商标权利人与目的国商标权利人系同一法律主体。在国际分工日益精细的背景下，很多跨国企业在出口目的国的子公司依赖中国的廉价劳动力从事委托加工业务，而中国相关加工企业也可以从中学习委托人的先进品牌管理经验，提升技术水平，形成良性互动。但是，在我国政府提倡从制造大国向制造强国、从中国制造向中国创造转变的大背景下，即使是这种常见的涉外定牌加工行为，也应思考如何进行知识产权创新和培育自己的品牌，而非单纯靠贴牌加工赚取国际产业链中微薄的利润。这种涉外定牌加工在整个涉外定牌加工中所占比例极低，即使认定其为商标侵权，也不会影响中国目前作为世界工厂的地位，反而能够促使加工企业向创新型企业发展。
部分涉外定牌加工行为是某些国外不法分子利用国际贸易的便利，在个别国内商标权利人尚无法有效覆盖的国家、地区（多为欠发达地域）注册相关商标，并利用我国的廉价劳动力和有限的自然资源从事名为贴牌加工、实为侵权假冒的行为，并将产品转销至其他国家、地区，影响我国国内商标权利人在相关国家、地区的市场。这种做法给我国的国际形象造成了负面影响，导致部分企业没有将精力集中在创品牌、提升技术竞争力上，未能把握实现产业升级的历史机遇。笔者认为，认定该种行为不侵权可能产生的负面作用，显然远大于认定该种行为侵权产生的影响。
□通用汽车（中国）投资有限公司 陈 超
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